Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2016 г. N 09АП-29994/16

г. Москва

25 июля 2016 г.

Дело N А40-37529/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июля 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 июля 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей Н.И. Левченко, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО" и ОАО "Кондитерско-булочный комбинат"Черемушки" на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2016 по делу N А40-37529/15, принятое судьёй Ведерниковым М.А., по иску ОАО "Кондитерско-булочный комбинат"Черемушки" к ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО", ООО "Торговый дом "Настюша", третье лицо - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа", о запрете использования товарного знака,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Мазаев С.В. (доверенность от 14.07.2014),

от ответчиков - ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО" - Бурмистров Д.Б. (доверенность от 18.05.2016), от ООО "ТД "Настюша" - Марьясова Е.Н. (доверенность от 24.02.2016)

от третьего лица - извещено, представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Хлебокомбинат "ПЕКО" (далее - Ответчик 1), обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Настюша" (далее - Ответчик 2) о запрете Ответчику 1 использовать товарный знак "ПОЛЕНО" при производстве и маркировке кондитерских изделий в целях индивидуализации товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 183938; обязании Ответчика 1 изъять из оборота и уничтожить за его счёт контрафактные кондитерские изделия, этикетки и упаковку товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "ПОЛЕНО"; обязании Ответчика 2 изъять и уничтожить за его счёт предлагаемые им к продаже контрафактные кондитерские изделия, этикетки и упаковку товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "ПОЛЕНО"; обязании ответчиков опубликовать в газете "Ведомости" (федеральный выпуск) решение суда о допущенном нарушении, с указанием истца как действительного правообладателя товарного знака "ПОЛЕНО".

Решением от 21.04.2016 исковые требования удовлетворены частично: суд запретил ответчикам использовать обозначение "ПОЛЕНО", сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 183938 при введении товаров в гражданский оборот, а именно маркировке в целях индивидуализации товаров применительно к 30 классу МКТУ "кондитерские изделия". В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

При этом суд исходил из того, что действия ответчиков по производству и введению в гражданский оборот продукции с маркировкой товарным знаком истца по свидетельству N 183938 "ПОЛЕНО" являются нарушением исключительных прав истца; требование об изъятии и уничтожении товаров является неисполнимым; требование об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении не относится к предмету заявленного иска.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда в части отказа в иске изменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судом норм материального права.

На данное решение суда подана также апелляционная жалоба Ответчиком 1, в которой он просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске, ссылаясь на необоснованность вывода суда о схожести до степени смешения товарного знака истца и спорных обозначений.

Истец представил возражения на апелляционную жалобу ответчика, в которых просит отказать в удовлетворении апелляционной жалобы истца.

Ответчик 1 представил письменные пояснения, в которых просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске.

Ответчик 2 и третье лицо отзывы на апелляционную жалобу не представили.

Рассмотрев дело в отсутствие третьего лица, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей явившихся сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака "ПОЛЕНО" по свидетельству N 183938 с приоритетом от 18.09.1998 в отношении товаров 35, 42 классов МКТУ.

Исковые требования мотивированы тем, что Ответчик 1 производит и осуществляет оптовую и розничную продажу кондитерских изделий, размещая на их упаковке (этикетке) товарный знак истца "ПОЛЕНО", а Ответчик 2 в магазине по адресу: город Москва, улица Полярная, дом 29, осуществляет розничную продажу кондитерских изделий с использованием товарного знака "ПОЛЕНО", произведённых Ответчиком 1.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт использования ответчиками спорного товарного знака подтвержден совокупностью представленных доказательств - кассовыми чеками, контрафактными упаковками кондитерских изделий, фактически не оспорен ответчиками.

Суд первой инстанции пришел к правильным выводам о том, что действия ответчиков по производству и введению в гражданский оборот продукции с маркировкой товарным знаком истца по свидетельству N 183938 "ПОЛЕНО" являются нарушением исключительных прав истца.

При этом довод ответчиков об отсутствии схожести до степени смешения товарного знака истца и спорных обозначений "ПОЛЕНО "ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ" сливочное" и "ПОЛЕНО "сливочно-шоколадное" является неправомерным.

В данном случае слово "ПОЛЕНО", используемое в спорных словосочетаниях, является доминирующим и определяет восприятие потребителем обозначения в целом, а также выполнено заглавными буквами, как и зарегистрированный истцом товарный знак. Слова же "ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ" сливочное" и "сливочно-шоколадное" относятся к обозначению состава изделия и носят вторичный, описательный характер и выполнены меньшими буквами, чем доминирующее слово "ПОЛЕНО".

Обозначение "ПОЛЕНО" зарегистрировано как товарный знак и в силу закона подлежит правовой охране. Возражения Ответчика 1 о неправомерности государственной регистрации данного обозначения как товарного знака Роспатентом отклонены, иных решений о признании государственной регистрации данного обозначения как товарного знака необоснованным не принималось. На злоупотребление истцом правом ответчики не ссылаются.

Требование истца в части изъятия из оборота (или конфискации) и уничтожении за счет ответчиков товаров, маркированных товарным знаком "ПОЛЕНО", правомерно не удовлетворено судом, поскольку решение суда в этой части не будет исполнимо ввиду непредставления истцом сведений о местонахождении товара, его идентификации.

Требования об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении газете "Ведомости" (федеральный выпуск) правомерно отклонены судом, поскольку истец должен был доказать, что публикация именно в названном им периодическом издании соответствует характеру допущенного правонарушения, его масштабу, направлена на достижение установленных законом целей публикации.

По мнению суда апелляционной инстанции, публикация решения суда о допущенном нарушении не должна носить характер информации, адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к соответствующему объекту гражданского оборота.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционных жалоб не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269 и статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2016 по делу N А40-37529/15 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

Н.И. Левченко Д.В. Пирожков