Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 2 ноября 2016 г. N 07АП-8719/16

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права

Вывод суда: решение суда первой инстанции оставлено в силе

г. Томск

02 ноября 2016 г.

Дело N А67-2231/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2016 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2016 г.

Седьмой арбитражный апелляционный суд

в составе: председательствующего И.И. Терехиной

судей О.Ю. Киреевой, Е.И. Захарчука

при ведении протокола судебного заседания секретарем Т.Д. Смолиной

при участии представителей:

от истца: В.А. Еремина по дов. от 26.06.2014

от ответчика: И.Н. Юхневича по дов. от 08.07.2016

от третьего лица: не явился (извещен)

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Легион" и общества с ограниченной ответственностью "СибСпецПроект" (N 07АП-8719/16) на решение Арбитражного суда Томской области от 08.08.2016 по делу N А67-2231/2016 (судья С.Г. Аксиньин) по иску общества с ограниченной ответственностью "СибСпецПроект" (ИНН 7017142729, ОГРН 1067017135437) к обществу с ограниченной ответственностью "Легион" (ИНН 7017066450, ОГРН 1037000106659), при участии третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Дион" (ИНН 7017066242, ОГРН 1037000103571), о взыскании 100 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) "СибСпецПроект" обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью (далее ООО) "Легион" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 100 000 руб.

Решением арбитражного суда от 08.08.2015 (резолютивная часть объявлена 03.08.2015) иск удовлетворен частично, в сумме 50 000 руб. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением, ООО "Легион" в апелляционной жалобе просит его отменить и отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, указывая, в том числе на отсутствие в материалах дела доказательств нарушения исключительных прав истца на товарный знак в виде изображения овала с прорезью по диагонали, перечеркнутого прямой линией (свидетельство N 38130 от 10.06.2009). Размер компенсации, взысканный судом, является завышенным, он не должен превышать 10 000 руб.

ООО "СибСпецПроект" также подана апелляционная жалоба с дополнениями на решение суда, в которой истец просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме. В обоснование апелляционной жалобы податель ссылается на то, что факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, установлен вступившим в законную силу судебными актам по делу N А67-4453/2014, имеющим в силу ст.69 АПК РФ для настоящего дела преюдициальное значение. Судом апелляционной инстанции по делу N А67-4453/2014 установлено, что фотографии электроприборов размещены на интернет - сайте ответчика несколько лет назад с целью реализации продукции ООО "Дион", произведенной в рамках договора с истцом. От ее реализации ответчик получил доход более 2-х миллионов рублей. Присужденный судом размер компенсации не отвечает принципам разумности, справедливости, соразмерности последствиям нарушения. Такой размер компенсации в дальнейшем не стимулирует ответчика не нарушать в будущем права истца.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе ООО "СибСпецПроект" и в отзыве на жалобу ответчика, полагая, что всем доводам ООО "Легион" дана оценка.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы ООО "Легион", считая доводы истца несостоятельными.

Дело рассмотрено на основании ч.3 ст.156 АПК РФ без участия представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, дополнений и отзыва, проверив в соответствии со ст. 268 АПК РФ законность и обоснованность обжалуемого решения, суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене.

Материалами дела установлено, что решением комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области от 17.04.2014 по делу N 06-10/142-13 признаны незаконными действия ООО "Легион", выразившиеся во введении в оборот товара на интернет-сайте http://rele.tomsk.ru, с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 381308 правообладателя ООО "СибСпецПроект", чем нарушен пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ "О защите конкуренции".

ООО "Легион" не согласилось с решением от 17.04.2014 по делу N 06-10/142-13 и обратилось в Арбитражный суд Томской области с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы РФ по Томской области, в котором просило отменить указанное решение.

Решением Арбитражного суда по Томской области от 15.10.2014 по делу N А67-4453/2014, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2014, отказано в удовлетворении заявления ООО "Легион".

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2015 отменены ранее принятые судебные акты, решение УФАС РФ по ТО от 17.04.2014 по делу N 06-10/142-13 признано недействительным, как несоответствующее пункту 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Указанное выше постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2015 отменено Определением Верховного Суда РФ от 09.12.2015; решение Арбитражного суда по Томской области от 15.10.2014 по делу N А67-4453/2014, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2014 оставил в силе.

Из содержания вышеназванных судебных актов установлен, что ООО "Легион" рекламировало и реализовывало продукцию с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 381308 правообладателя ООО "СибСпецПроект".

Полагая, что ответчиком нарушены исключительные права истца на использование товарного знака, ООО "СибСпецПроект" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая судебный акт о частичном удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из доказанности незаконного использования ответчиком товарного знака истца путем размещения его изображения на сайте http://rele.tomsk.ru, необходимости снижения размера компенсации за нарушение исключительных прав до 50 000 руб.

Выводы суда не противоречат материалам дела.

В соответствии с п.1 ст.1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса, любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. (п/п.1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

При этом важное значение имеет то обстоятельство, что согласно п.п. 1 п.1 ст.1484 ГК РФ, товарный знак может быть использован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, установлен вступившими в законную силу судебными актами по делу N А67-4453/2014, имеющими в силу статьи 69 АПК РФ преюдициальное значение для настоящего дела.

Судами по делу N А67-4453/2014 установлены следующие обстоятельства:

02.06.2008 между ООО "СибСпецПроект" (исполнитель) и ООО "Дион" (заказчик) заключен договор N 3 на изготовление электротехнических приборов, согласно которому заказчик является собственником сырья и готовой продукции. ООО "Дион" реализовывало продукцию, изготовленную по договору от 02.06.2008, через дилера ООО "Легион" на основании дилерского договора от 01.09.2007.

ООО "Легион" разместило на своем интернет - сайте http://rele.tomsk.ru фотографии предлагаемых к продаже электротехнических приборов с нанесением на них товарных знаков - изображения овала с прорезью по диагонали, перечеркнутого прямой линией (свидетельство N 38130 от 10.06.2009 со сроком действия до 22.04.2018), правообладателем которого является ООО "СибСпецПроект".

Вместе с тем, разрешение ООО "СибСпецПроект" на использование зарегистрированного товарного знака на своем интернет - сайте у ООО "Легион" отсутствовало. Истцом и ответчиком не были заключены лицензионные соглашения.

При заключении договора от 02.06.2008 и продлении его действия сторонами не согласовано, что приборы, изготавливаемые для ООО "Дион" и являющиеся его собственностью, будут маркированы товарным знаком ООО "СибСпецПроект".

Как указано судом, срок действия договора на изготовление приборов от 02.06.2008 между ООО "СибСпецПроект" и ООО "Дион" истек 31.12.2011, и не может являться основанием для использования ответчиком товарного знака на приборах, изготовленных после истечения срока действия указанного договора.

При изложенных обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что судебными актами по делу N А67-4453/2014 установлены принадлежность исключительного права на товарный знак в виде изображения овала с прорезью по диагонали, перечеркнутого прямой линией (свидетельство N 38130 от 10.06.2009), истцу и факт нарушения ответчиком исключительного права истца.

В силу подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 100 000 руб.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 5/29 от 26.03.2009, следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, сформулированной в постановлении N 8953/12 от 20.11.2012, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Согласно разъяснениям, сформулированным в п. 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака, по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, является альтернативой взысканию убытков в случае, когда доказывание их конкретного размера не представляется возможным.

При удовлетворении требования о взыскании компенсации на основании п/п.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ суд определяет ее размер не произвольно. Истец должен представить доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации (ст. 65 АПК РФ). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Суд первой инстанции, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также с учетом характера нарушения, степени вины нарушителя, отсутствия доказательств наличия ранее совершенных данным лицом нарушений исключительного права истца, наличия возможности причинения убытков истцу, учитывая действия ответчика по последующему устранению выявленных нарушений, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, посчитал обоснованной компенсацию в размере 50 000 рублей.

Доводы апелляционной жалобы истца, касающиеся несогласия с уменьшением судом размера компенсации, подлежат отклонению, так как определение ее размера является правом суда, учитывающего в каждом конкретном случае фактические обстоятельства дела.

Принимая во внимание указанное выше, апелляционные жалобы по приводимым в них доводам, удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст.110, п.1 ст.269, ст.271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Томской области от 08.08.2016 по делу N А67-2231/2016 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

И.И. Терехина

Судьи

О.Ю. Киреева Е.И. Захарчук