Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2016 г. N 12АП-8851/16

г. Саратов

13 сентября 2016 г.

Дело N А12-23087/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 06 сентября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 сентября 2016 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего - судьи А.Ю. Никитина,

судей Т.В. Волковой, О.И. Антоновой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.С. Лукиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Акционерного общества Промышленная группа "Спектр-Авто" на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 07 июля 2016 года по делу N А12-23087/2016 (судья С.В. Павлова),

по исковому заявлению Акционерного общества Промышленная группа "Спектр-Авто" (ИНН 7712018177, ОГРН 1027739269821)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ТД Грасс" (ИНН 3445117986, ОГ

РН 1113460004151)

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии в заседании:

от Акционерного общества Промышленная группа "Спектр-Авто" представитель Мильшина Марина Алексеевна по доверенности от 03.06.2016 г., выданной сроком на 3 года,

от ответчика не явились, извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке части 1 статьи 122, части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В арбитражный суд Волгоградской области обратилось Акционерное общество Промышленная группа "Спектр-Авто" (далее - истец) с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ТД Грасс" (далее - ответчик) предъявив следующие требования:

Обязать ответчика прекратить использование обозначения "МУХОМОЙ", являющийся сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 239248, в том числе путем размещения на этикетках (упаковках) автохимической продукции словесного обозначения "МУХОМОЙ";

Обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет этикетки (упаковки) автохимической продукции находящиеся у ответчика, на которых размещено словесное обозначение "МУХОМОЙ", являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком "МУХОМОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 239248, а также с удалить обозначение из документации, рекламы в средствах массовой информации, в печатных изданиях и в сети Интернет;

Обязать ответчика ООО "ТД ГраСС" в пользу Истца АО ПГ "СПЕКТР-АВТО" выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака "МУХОМОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 239248 в размере 1.000.000 (одного миллиона) рублей.

Взыскать с ответчика судебные издержки, в том числе расходы понесенные на покупку стеклоомывателя под спорным наименованием "МУХОМОЙ" в размере 159 рублей, а так же расходы по уплате государственной пошлины.

Решением от 07 июля 2016 года Арбитражного суда Волгоградской области по делу N А12-23087/2016 суд обязал общество с ограниченной ответственностью "ТД Грасс" прекратить использование обозначения "МУХОМОЙ", являющийся сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 239248, в том числе путем размещения на этикетках (упаковках) автохимической продукции словесного обозначения "МУХОМОЙ";

Кроме того, суд обязать общество с ограниченной ответственностью "ТД Грасс" изъять из оборота и уничтожить за свой счет этикетки (упаковки) автохимической продукции находящиеся у ООО "ТД Грасс", на которых размещено словесное обозначение "МУХОМОЙ", являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком "МУХОМОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 239248, а также с удалить обозначение из документации, рекламы в средствах массовой информации, в печатных изданиях и в сети Интернет;

С общества с ограниченной ответственностью "ТД Грасс" в пользу Акционерного общества Промышленная группа "Спектр-Авто" взыскана компенсация в размере 100.000 руб., судебные издержки 159 руб., расходы по уплате государственной пошлины 6.000 руб.

В остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное.

Заявитель апелляционной жалобы считает, что нарушение Ответчиком исключительных прав на товарный знак N 239248, включающее в себя производство продукции под спорным наименованием "Мухомой", хранение, реклама продукции, предложение его к продаже, продажа, перевозка не может ограничиваться сроками сезонности товара, так как производство, организация продаж и реклама происходит вне этого срока.

Кроме того указывает, что после вынесения судом решения прекратить использование товарного знака "Мухомой", изъять из оборота, уничтожить за свой счет, а так же удалить обозначение из документации, рекламы в средствах массовой информации, в печатных изданиях и в сети Интернет требования истца не были выполнены ответчиком.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, отзыве на нее, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, АО Промышленная группа "СПЕКТР-АВТО" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) N 239248 на обозначение "МУХОМОЙ", зарегистрированного в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.02.2003 года (приоритет от 04.04.2001 г.), в отношении товаров 03 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ).

НПК "СПЕКТР-АВТО", созданное в 1987 году, и в дальнейшем преобразованное в АО ПГ "СПЕКТР-АВТО" является производителем смазочных материалов, а так же широкого спектра другой автохимической продукции. С 2005 года входит в состав Международной Торгово-Промышленной Ассоциации "ДЕЛФИН ГРУП".

Продукцию под наименованием "МУХОМОЙ" истец производит с конца 90-х годов.

В стеклоомывающей жидкости "МУХОМОЙ" впервые был реализован механизм пузырьково-кавитационного эффекта, позволяющего быстро удалять с поверхности лобового стекла насекомых, птичий помет, масляные и топливные пятна, а также пыль и осадки городского смога.

Препарат снижает абразивный износ щеток стеклоочистителя и предохраняет стекло от мелких царапин.

Препарат является экологически безопасным.

В июне 2015 года истцом был выявлен факт нарушения его исключительных прав на товарный знак путем предложения ответчиком к продаже неограниченному кругу лиц на сайте www.grass.su стеклоомывателя под наименованием "Мухомой" предназначенного для очистки стекол в летний период, в связи с чем 30.07.2015 года истцом была направлена претензия о нарушении прав владельца товарного знака.

14.10.2015 года истцом было получено письмо с сообщением о прекращении выпуска продукции под наименованием "МУХОМОЙ", об отзыве уже выпущенной продукции и обязательстве предоставить подробный отчет о ходе отзыва продукции и поступлении возврата от клиентов до конца ноября 2015 года.

Вместе с тем, 25.03.2016 года Генеральный директор истца приобрел в автомагазине, расположенного г. Курск у индивидуального предпринимателя Бабанина Олега Анатольевича летний стеклоомыватель под спорным наименованием "МУХОМОЙ". 05.04.2016 года уже в другом регионе, в автомагазине ООО "КЭМП-ДОМОДЕДОВО" г. Домодедово, Московской области был приобретен летний стеклоомыватель под спорным наименованием "МУХОМОЙ".

Поскольку длительное неправомерное использование ответчиком товарного знаком "МУХОМОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 239248 наносит значительный ущерб деловой репутации истца, приводит к ослаблению различительной способности обозначения истца, смешению, а также является нарушением прав истца на ведение честной хозяйственной деятельности и конкуренции, последний обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, правомерно исходил из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак; свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными данным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным кодексом.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе, способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента".

Использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица.

Изготовление, предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

Как разъяснено в пункте 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дела, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", за нарушение авторских прав может быть применена как уголовная или административная, так и гражданско-правовая ответственность.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение, поскольку согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Соглашение об использовании спорного товарного знака между истцом и ответчиком не заключалось, поэтому его использование без согласия истца неправомерно.

Таким образом, товары под наименование "МУХОМОЙ", вводимые в гражданский оборот ответчиком, соответственно путем их реализации в розничных сетях, имеют словесные обозначения схожие до степени смешения со словестным обозначением товарного знака "МУХОМОЙ", правообладателем которого является истец, что является нарушением исключительных прав истца, в силу чего требование об обязании прекратить использование товарного знака "МУХОМОЙ", изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика продукцию, содержащую изображение товарного знака "МУХОМОЙ", правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 названной статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя.

Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12 пришел к выводу, что выработанные в упомянутом постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12 подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Доказательств получения от правообладателя разрешения на использование товарного знака ответчик не представил.

Следовательно, истцом доказано о нарушении ответчиком исключительных прав истца и обоснованности исковых требований.

В связи с незаконным использованием ответчиком товарного знака истцом со ссылкой на статью 1515 ГК РФ заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 1.000.000 руб.

При определении размера компенсации судом первой инстанции учтен характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, вероятные убытки правообладателя с учетом того что спорный товар является сезонным, принятие ответчиком мер для добровольного удовлетворения требований истца (отзыв спорной продукции у ряда компаний, смена наименования аналогичной производимой продукции) в связи с чем размер компенсации установлен в сумме 100.000 руб.

Данный размер соответствует принципу разумности и справедливости, соответствует характеру совершенного нарушения и последствиям нарушения.

Доводы жалобы, что хранение, реклама продукции, предложение его к продаже, продажа, перевозка не может ограничиваться сроками сезонности товара, так как производство, организация продаж и реклама происходит вне этого срока, отклоняются судом апелляционной инстанцией.

В данном случае убытки оцениваются именно объёмом проданных ответчиком товаров, а продается товар только в сезон.

Именно покупка товара конечным потребителем является для истца основанием для подсчета убытков, а не когда и сколько ответчиком было произведено товара.

Истцом не доказано, что ответчиком производилось изготовление продукции с использованием товарного знака после обращения к нему с требованием о запрете использования товарного знака (согласно даты изготовления на упаковке товара).

Произведенная ответчиком продукция могла быть многократно перепродана.

Наличие товарного знака на сайте ответчика может быть устранено путем исполнения настоящего судебного акта.

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов решения суда и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не исследованные судом первой инстанции, в связи с чем оснований для отмены решения по доводам жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 07 июля 2016 года по делу N А12-23087/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, через Арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

А.Ю. Никитин

Судьи

О.И. Антонова Т.В. Волкова