Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2016 г. N 11АП-13316/16

г. Самара

17 октября 2016 г.

Дело N А65-9183/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 17 октября 2016 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рогалевой Е.М.,

судей Кувшинова В.Е., Корнилова А.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яковлевой Е.А.,

с участием:

от Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан - Яфизов А.А.(удостоверение N 15392),

от индивидуального предпринимателя Вдовина Сергея Николаевича - Камалиева Д.М.(доверенность от 12.07.2016 г.),

от общества с ограниченной ответственностью "Казанский сувенир" - Харченко Н.И.(решение от 18.12.2015 г.),

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда дело по апелляционной жалобе Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 августа 2016 года по делу N А65-9183/2016 (судья Насыров А.Р.),

по заявлению индивидуального предпринимателя Вдовина Сергея Николаевича, (ОГРНИП 304165525400081, ИНН 165502019284), г.Казань,

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, г.Казань,

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- общества с ограниченной ответственностью "Казанский сувенир", (ОГРН 1041621028162, ИНН 1655064670), г.Казань;

о признании незаконным решения N 08-419/2015 от 13.04.2016 г.,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Вдовин Сергей Николаевич, г.Казань (далее - заявитель) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением, в котором просил признать незаконным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее - антимонопольный орган) по делу N 08 -419/2015 от 13.04.2016 г.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 августа 2016 г. заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с выводами суда, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан подало апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить, жалобу - удовлетворить.

В апелляционной жалобе указывает, что является несостоятельным вывод суда о том, что при осуществлении деятельности по реализации сувениров заявитель и ИП Вдовин С.Н. используются товарные знаки, зарегистрированные по разным классам МКТУ, в связи с чем действия заявителя не может содержать нарушение антимонопольного законодательства.

По мнению подателя жалобы, действия заявителя по регистрации товарного знака "КОТ КАЗАНСКИЙ", который ранее использовался ООО "Казанский сувенир" (третьи лицом) в отношении тех же товаров, которые также реализуется и заявителем и третьим лицом является злоупотребление правом и недобросовестной конкуренцией.

Также податель жалобы считает, что является несостоятельным вывод суда о том, что третьим лицом (ООО "Казанский сувенир") пропущен срок исковой давности.

В судебном заседании представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан и ООО "Казанский сувенир" доводы апелляционной жалобы поддержали.

Представитель ИП Вдовина С.Н. считает решение суда законным и обоснованным, по доводам, изложенным в отзыве.

Проверив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в адрес Татарстанского УФАС России поступило обращение общества с ограниченной ответственностью "Казанский Сувенир" (вх. N 2310/ж от 06.11.2015 г.) по факту нарушения индивидуальным предпринимателем Вдовиным Сергеем Николаевичем антимонопольного законодательства, а именно, незаконного использования предпринимателем при осуществлении своей предпринимательской деятельности средств индивидуализации ООО "Казанский Сувенир" и незаконного использования товарного знака.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было установлено, что ООО "Казанский Сувенир" с 2004 года изготавливает и осуществляет реализацию сувенирной продукции под брендом "Кот Казанский". Начало использования ООО "Казанский Сувенир" словосочетания "Кот Казанский" подтверждается соответствующими документами, а именно, публикациями в газетах, журналах и иными материалами.

Вместе с тем, Татарстанским УФАС России установлено, что ИП Вдовин Сергей Николаевич 29 августа 2014 г. направлено заявление в Роспатент о регистрации товарного знака "Кот Казанский", в том числе в отношении классов МКТУ, касающихся производства и реализации сувенирной продукции.

Усмотрев в действиях ИП Вдовина С.Н. признаки нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Татарстанским УФАС России было возбуждено дело N 08419/2015 по признакам нарушения ИП Вдовина С.Н. пункта 2 части 1 и части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции от 13.07.2015 г.), выразившегося в незаконном использовании исключительных прав на средства индивидуализации товаров ООО "Казанский Сувенир" в виде словосочетания "Кот Казанский", а также в незаконной реализации товара с данным словосочентанием.

На основании указанного решения антимонопольным органом 12.04.2016 г. было выдано предписание N 08-419/2015, в соответствии с которым ИП Вдовину С.Н. необходимо в срок до 16.05.2016 г. прекратить нарушение статьи 14.4 Закона "О защите конкуренции", а именно, не использовать исключительное право на средство индивидуализации товаров ООО "Казанский Сувенир" в виде словосочетания "Кот Казанский", а также не реализовывать товар с данным словосочетанием.

О выполнении настоящего Предписания сообщить в антимонопольный орган не позднее пяти дней со дня его выполнения.

Не согласившись с решением и предписанием, заявитель оспорил их в судебном порядке.

При принятии решения об удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции правомерно исходил из следующих обстоятельств.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

В статье 4 Закона N 135-ФЗ, помимо прочих, закреплены следующие понятия, значимые для целей антимонопольного регулирования:

товар - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;

конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке;

недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Антимонопольный орган в своем решении указал, что в связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 5.10.2015 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", нормы права, закрепленные в пункте 2 части 1, части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О Защите конкуренции" (в редакции от 13.07.2015 г.), были детализированы и перенесены в статьи 14.2 и 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О Защите конкуренции" (в редакции от 05.10.2015 г" с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016 г.) соответственно, в связи с чем дело переквалифицировано по признакам нарушения статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Согласно части 1 статьи 14.4 Закона "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).

Антимонопольным органом согласно выпискам из ЕГРЮЛ было установлено, что основным видом деятельности ИП Вдовина С.Н. является прочая розничная торговля в специализированных магазинах, основным видом деятельности ООО "Казанский Сувенир" является розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями.

Проанализировав основные виды деятельности ИП Вдовина С.Н. и ООО "Казанский Сувенир", антимонопольный орган пришел к выводу, что сферы их деятельности идентичны, соответственно, возникает возможность реализации товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и введения потребителей в заблуждение.

По мнению антимонопольного органа, ИП Вдовин С.Н. незаконно использует исключительное право, закрепленное за ООО "Казанский Сувенир".

Указанный вывод сделан антимонопольным органом, исходя из того, что ООО "Казанский Сувенир" имеет первенство использования словосочетания "Кот Казанский".

Судом первой инстанции правомерно указано на следующее.

Часть 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) относит к результатам интеллектуальной деятельности товарные знаки и знаки обслуживания, то есть обозначения, служащие для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые признаются исключительными правами, удостоверяемые свидетельствами на товарный знак.

Согласно норме статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1.на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2.при выполнении работ, оказании услуг;

3.на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4.в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5.в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Кроме того в части 3 упомянутой статьи указывается, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Судом учтено, что согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В силу статьи 10 Гражданского кодекса не допускается действия граждан, юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Судом установлено, что ИП Вдовин С.Н. является правообладателем товарного знака "Кот Казанский", номер регистрации N 419261 (дата приоритета 28.09.2009 г., дата регистрации 28.09.2010 г.) в отношении товаров 21, 28 и 35 класса МКТУ (класс 21 - изделия бытовые керамические, изделия из майолики, изделия из фарфора, керамики или стекла художественные, посуда фарфоровая, посуда фаянсовая, статуи из фарфора, керамики или стекла, статуэтки из фарфора, керамики или стекла, тарелки).

В свою очередь, ООО "Казанский сувенир" является правообладателем товарного знака "Кот Казанский", номер регистрации N 451677 (дата приоритета 26.01.2011 г., дата регистрации 19.01.2012 г.) в отношении товаров 09, 16, 20, 24, 26 класса МКТУ (класс 09 - магниты декоративные, класс 20 - подушки диванные, класс 24 -полотенца, класс 26 - изделия галантерейные вышитые).

С учетом изложенного судом сделан правильный вывод о неправомерности позиции антимонопольного органа о незаконном использовании заявителем средств индивидуализации ООО "Казанский Сувенир" и незаконном использовании товарного знака, поскольку заявитель первым в установленном законом порядке зарегистрировал товарный знак в отношении товаров 21, 28 и 35 класса МКТУ.

Судом первой инстанции правильно учтено, что факт законности использования спорного товарного знака по соответствующей классификации был также установлен в рамках дела N А65-19680/2015, что в силу ст. 69 АПК РФ имеет преюдициальное значение.

Доводы антимонопольного органа относительно предшествовавшего использования ООО "Казанский Сувенир" спорного обозначения правильно отклонены судом, поскольку с момента вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года N 202-ФЗ "О признании утратившей силу части второй статьи 13 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" на территории Российской Федерации не существует права преждепользования товарным знаком ("принципа фактического применения", "принципа первого использования"), что соответствует и нормам международных договоров, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией, регулирующих правоотношения в отношении товарных знаков.

Данный вывод суда соответствует правовой позиции Суда по интеллектуальным правам (Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2013 г. по делу N А40-97955/2012).

Судом также верно указано на то, что ООО "Казанский сувенир" знало о регистрации и использовании соответствующего товарного знака ИП Вдовиным еще с 2009 года, однако не обратилось в судебную инстанцию за защитой своих нарушенных прав.

Судом сделан верный вывод о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства совершения ИП Вдовиным С.Н. действий, свидетельствующих об актах недобросовестной конкуренции, а именно, выразившихся в незаконном использовании исключительных прав на средства индивидуализации товаров ООО "Казанский Сувенир" в виде словосочетания "Кот Казанский", а также в незаконной реализации товара с данным словосочетанием.

Доводы подателя жалобы отклоняются апелляционным судом в связи со следующим.

Судом первой инстанции было установлено, что ИП Вдовин С.Н. является правообладателем товарного знака "Кот Казанский", номер регистрации N 419261 (дата приоритета 28.09.2009 г., дата регистрации 28.09.2010 г.) в отношении товаров 21, 28 и 35 класса МКТУ (класс 21 - изделия бытовые керамические, изделия из майолики, изделия из фарфора, керамики или стекла художественные, посуда фарфоровая, посуда фаянсовая, статуи из фарфора, керамики или стекла, статуэтки из фарфора, керамики или стекла, тарелки).

В свою очередь, ООО "Казанский сувенир" является правообладателем товарного знака "Кот Казанский", номер регистрации N 451677 (дата приоритета 26.01.2011 г., дата регистрации 19.01.2012 г.) в отношении товаров 09, 16, 20, 24, 26 класса МКТУ (класс 09 -магниты декоративные, класс 20 - подушки диванные, класс 24 -полотенца, класс 26 -изделия галантерейные вышитые).

Следовательно, заявитель первым в установленном законом порядке зарегистрировал товарный знак "Кот Казанский" в отношении классов товаров 21,28,35. Третье же лицо зарегистрировало товарный знак "Кот Казанский" позже по классам 09,16,24,26. Как видно, классы товаров различаются, при наличии совпадений Федеральная служба по интеллектуальной собственности не осуществила бы последующую регистрацию товарного знака, а это значит, что Заявитель имеет полное право использовать товарный знак "Кот Казанский" по классам 21,28,35.

Исходя из решения антимонопольного органа, актом недобросовестной конкуренции признаны действия заявителя по использованию товарного знака, что противоречит существу предоставления правовой охраны товарному знаку "Кот Казанский" согласно свидетельству, выданному заявителю Роспатентом. Более того, факт законности использования спорного товарного знака по определенным классам был также установлен в рамках рассмотрения дела А65-19680/2015, что имеет преюдициальное значение в силу ст. 69 АПК РФ.

УФАС по РТ решением и предписанием по делу N 08-419/2015 о нарушении антимонопольного законодательства от 13.04.2016 г. фактически запретило ИП Вдовину использовать словосочетание "Кот Казанский" и реализовывать товар с данным словосочетанием. При этом антимонопольный орган не учел, что ИП Вдовин, как отмечалось, является полноправным обладателем свидетельства на товарный знак "Кот Казанский" по классам 21,28,35 и вправе реализовывать товар по принадлежащим ему классам вплоть до признания недействительным предоставления правовой охраны соответствующему товарному знаку Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Этот вопрос Роспатентом на момент вынесения решения УФАС по РТ, решения суда первой инстанции и вплоть до настоящего момента не решался, следовательно, УФАС по РТ превысило свои полномочия, запретив ИП Вдовину заниматься деятельностью, связанную с использованием словосочетания "Кот Казанский".

Кроме того, согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Податель жалобы ссылается на то, что третье лицо использовало товарный знак "Кот Казанский" до его регистрации заявителем

Однако указанный факт не подтвержден надлежащими доказательствами, имеющимися в деле.

Кроме того, судом первой инстанции было правильно отмечено, что с момента вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года N 202-ФЗ "О признании утратившей силу части второй статьи 13 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" на территории Российской Федерации не существует права преждепользования товарным знаком ("принципа фактического применения", "принципа первого использования").

Данный вывод суда соответствует правовой позиции Суда по интеллектуальным правам (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2013 г. по делу N A40- 97955/2012). Соответственно, тот, кто первый зарегистрировал товарный знак, тот и получает его правовую охрану.

Таким образом, оснований для отмены решения суда не имеется.

Расходы по госпошлине распределяются между лицами, участвующими в деле, в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 августа 2016 года по делу N А65-9183/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в арбитражный суд кассационной инстанции через суд первой инстанции.

Председательствующий

Е.М. Рогалева

Судьи

В.Е. Кувшинов А.Б. Корнилов