Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2016 г. N 09АП-50515/16

г. Москва

26 октября 2016 г.

Дело N А40-219448/15

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.Н. Садиковой,

судей Д.В. Пирожкова, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 августа 2016 года

по делу N А40-219448/15, принятое судьей М.А. Ведерниковым

по иску ООО "Энергомонтаж" (ОГРН 1127746433363)

к 1) Росавтодор (ОГРН 1047796331494),

2) ФКУ "Центравтомагистраль" (ОГРН 1027700048551),

3) ООО "Точинвест Установка" (ОГРН 1126230001391)

третьи лица: 1) ООО "НПО "МЕДИАНА", 2) Демьянушко И.В., 3) Ждань Ю.А., 4) Насонов П.А.

о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен

от ответчиков: 1) Колыбанов А.А. (доверенность от 11.01.2016),

2) не явился, извещен 3) Ананьев А.В. (доверенность от 11.01.2016)

от третьих лиц: 1) Пелих А.Н. (доверенность от 25.02.2016), 2) не явился, извещен,

3) не явился, извещен, 4) не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "Энергомонтаж" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Росавтодору, ФКУ "Центравтомагистраль", ООО "Точинвест Установка" о запрете Федеральному дорожному агентству Министерства Транспорта Российской Федерации (Росавтодору) использовать полезную модель по патенту N 149221; запрете Федеральному казенному учреждению "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства" использовать полезную модель по патенту N 149221 при установке и эксплуатации дорожных тросовых ограждений; запрете Обществу с ограниченной ответственностью "Точинвест Установка" использовать полезную модель по патенту N 149221 при установке дорожных тросовых ограждений.

Решением суда от 08.08.2016 иск оставлен без удовлетворения.

Не согласившись с решением суда, истец обжаловал его в апелляционном порядке, указывая на необоснованный отказ суда первой инстанции в назначении повторной судебной экспертизы, ссылаясь на наличие заключения патентного поверенного, которому судом не уделено должного внимания.

Дело рассмотрено в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие представителей заявителя апелляционной жалобы, ответчика ФКУ "Центравтомагистраль", третьих лиц Демьянушко И.В., Ждань Ю.А., 4) Насонова П.А., извещенных в порядке ст.ст.121-123 АПК РФ.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, изучив и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями ст.71 АПК РФ, выслушав пояснения представителей ответчиков Росавтодор, ООО "Точинвест Установка", ООО "НПО "МЕДИАНА", оснований для удовлетворения требований апелляционной жалобы и отмены или изменения решения суда первой инстанции не находит.

Судом установлено и как следует из материалов дела, ООО "Энергомонтаж" (истец) является обладателем исключительного права на полезную модель "Тросовое дорожное ограждение, автомобильная дорога с межполосным дорожным ограждением и автомобильная дорога с двухсторонним дорожным ограждением" по патенту N 149221.

Заявка на указанный патент была подана 26.06.2013 с истребованием конвенционного приоритета от 27.09.2012 по дате подачи заявки N 2012141663. Сведения о полезной модели опубликованы 27.12.2014.

Мотивируя исковые требования, истец указал, что им было обнаружено тросовое дорожное ограждение, расположенное на участке, начинающемся с 31-го километра автодороги А-104 "Москва-Дмитров-Дубна" (Дмитровского шоссе), содержащее признаки принадлежащей ему полезной модели по патенту N 149221. Указанное тросовое дорожное ограждение, прерываясь менее чем на 1 километр в районе 34-го километра автодороги, продолжается до 49-го километра той же автодороги, где по состоянию на 09.09.2015 продолжались работы по его установке. Обнаружив указанные факты, истец обратился к нотариусу Дмитровского нотариального округа Московской области Калинкиной Майе Ивановне с заявлением о проведении нотариального осмотра обнаруженного тросового дорожного ограждения. 09.09.2015 нотариусом Калинкиной М. И. был проведен осмотр тросового дорожного ограждения на участке автодороги в районе 49-го километра Дмитровского шоссе, который подтвердил, что на указанном участке автодороги ведутся работы по установке тросового дорожного ограждения. В материалы дела представлен нотариальный протокол осмотра, который, в том числе, содержит фотографию информационного щита, на котором размещена информация следующего содержания: УСТАНОВКА ТРОСОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПО ОСИ а. д. А-104 "Москва-Дмитров-Дубна" КМ34 + 915 - КМ 65 + 050; Заказчик: ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТР АЛЬ"; Подрядчик: ООО "ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА"; Сроки строительства: 25.07.2015 г. - 10.10.2015 г. Из приведенной на указанном информационном щите информации следует, что строительство тросового дорожного ограждения должно быть по плану завершено на участке между 34 км 915 м и 65 км 050 м Дмитровского шоссе.

03.10.2015 врио нотариуса Мытищинского нотариального округа Московской области Барышникова Андрея Викторовича Буюнчук Ольгой Олеговной был осуществлен осмотр тросового дорожного ограждения на участке от 31 до 34 километра Дмитровского шоссе, протяженностью приблизительно 3,5 километра.

Таким образом, как считает истец, приложенными нотариальными протоколами осмотра доказательств подтверждается, что ответчиками N 2 и N 3 осуществлена установка тросового дорожного ограждения общей протяженностью более 33,5 километров.

После обнаружения указанных выше фактических обстоятельств истец обратился к патентному поверенному РФ N 1375, евразийскому патентному поверенному N 344 Пасынку Михаилу Сергеевичу с целью подготовки заключения по следующему вопросу: "Присутствуют ли в дорожном ограждении, изображенном на фотографиях, прилагающихся к протоколу осмотра, все без исключения признаки полезной модели по независимому пункту 1 формулы полезной модели, прилагающейся к патенту Российской Федерации на полезную модель N 149221?" Аналогичный вопрос поставлен в отношении независимого пункта 32 формулы полезной модели.

Как пояснил истец, вывод подготовленного патентным поверенным Пасынком М. С. заключения сформулирован как: "Таким образом, в автомобильной дороге, изображенной на фотографии 53 и описанной в протоколе, использованы все без исключения признаки полезной модели по пункту 32 со ссылкой на пункт 1. Следовательно, на оба вопроса, поставленные перед экспертом, следует дать положительный ответ". Как считает истец, приложенное заключение об использовании полезной модели подтверждает факт нарушения исключительного права на полезную модель по патенту N 149221 при установке и эксплуатации описанного выше тросового дорожного ограждения.

В соответствии со ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Для проверки законности и обоснованности заявленных исковых требований, определением суда первой инстанции от 12.04.2016 г. была назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой суд поручил экспертной организации ООО "Попеленский, Патентные поверенные". В качестве эксперта был привлечен Попеленский Николай Константинович. Перед экспертом судом был поставлен следующий вопрос: 1. Использован ли в тросовом ограждении установленном на автодороге А104 Москва- Дмитров-Дубна на участках 31 - 34 км., 34 км., 915 - 65 км., 050 км. каждый признак независимого пункта формулы по патенту на следующие полезные модели свидетельства о регистрации N 149221, N 132092, N 126041? В случае установления указать какой именно из указанных патентов использован при производстве работ.

В соответствии с экспертным заключением, подготовленным экспертом Попеленским Н.К., патент на полезную модель N 149221 не использован при производстве работ по установке тросового дорожного ограждения на автодороге А-104 Москва-Дмитров-Дубна на участках 31 км - 34 км и 34 км, 915-65 км, 050. Как следует из выводов эксперта, патенты на полезную модель N . 132092 и N . 126014 использованы при производстве работ по установке тросового дорожного ограждения на автодороге А-104 Москва-Дмитров-Дубна на участках 31 км - 34 км и 34 км, 915-65 км, 050.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к совершенно верному выводу, что имеющиеся в деле доказательства в своей совокупности подтверждают, что на спорном участке строительства ООО "Точинвест Установка" не используются все признаки, приведенные в формуле полезной модели по патенту N 149221 либо признаки, эквивалентные признакам, приведенным в формуле полезной модели.

В соответствии с пунктом 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Роспатента.

Принимая во внимание, что использованными признаны полезные модели по патентам N 126014, N 132092, то до момента признания указанных патентов недействительными патентообладатель иного технического решения, в котором использованы одинаковые и/или эквивалентные признаки, не вправе запрещать его использование. Тем самым, даже если Истец считает, что в патенте N 149221 использованы признаки, одинаковые или эквивалентные признаки независимых пунктов формул полезных моделей по патентам N 126014, N 132092, то в совокупности их использование не является нарушением исключительных прав на полезную модель по патенту N 149221 и, соответственно, такое использование не может быть запрещено.

Судебная коллегия доводы апелляционной инстанции о необоснованном отказе в назначении повторной экспертизы отклоняет, представленное в материалах дела экспертное заключение подготовлено в соответствии с требованиями ст. ст. 82, 83, 86 АПК РФ, в заключении эксперта отражены все сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 86 АПК РФ, оно достаточно мотивировано, выводы эксперта ясны, обоснованы исследованными им обстоятельствами, противоречия в выводах эксперта отсутствуют,

Апелляционный суд также считает несостоятельным довод истца касающийся не надлежащей оценки заключения патентного поверенного РФ Пасынка М.С. Суд первой инстанции указанное заключение признал ненадлежащим доказательством, суд указал, что заключение было изготовлено по заказу истца и им же было оплачено. Лицо, осуществляющее исследование не было предупреждено об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Исследование проводилось на основании фотографий, выводы об используемых материалах основаны на предположениях.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, судом первой инстанции дана надлежащая оценка представленному заключению.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 августа 2016 года по делу N А40-219448/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.Н. Садикова

Судьи

Д.В. Пирожков Е.Б. Расторгуев