Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2016 г. N 13АП-20838/16

Требование: о взыскании затрат, о защите прав на товарный знак

Вывод суда: жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено в силе

г. Санкт-Петербург

22 сентября 2016 г.

Дело N А56-14015/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 сентября 2016 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Загараевой Л.П.

судей Будылевой М.В., Лущаева С.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трощенковой Д.С.

при участии:

от истца (заявителя): Руденко Е.В. - доверенность от 29.03.2016

от ответчика (должника): Доможирова М.Ю. - доверенность от 10.05.2016

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-20838/2016) ООО "ФЕЛЛОУЗ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2016 по делу N А56-14015/2016 (судья Кожемякина Е.В.), принятое

по иску ООО "ФЕЛЛОУЗ"

к ООО "Новые технологии"

о защите исключительных прав на товарный знак

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Феллоуз" (ОГРН 1067760829223, место нахождения: 125315, Москва, ул. Чаосвая, д. 18; далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ОГРН 1137847308610, место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д. 57/26, литер А, пом. 11Н; далее - ответчик) с требованиями о пресечении нарушение исключительных прав истца ООО "Феллоуз" - на товарный знак "Fellowes" путем запрета использования товарного знака "Fellowes" ответчиком - ООО "Новые технологии"; изъятия из оборота и уничтожения за счет ООО "Новые технологии" контрафактных товаров, этикеток, упаковок товара, на которых незаконно размещен товарный знак "Fellowes", обязании ответчика ООО "Новые технологии" выплатить ООО "Феллоуз" компенсацию за незаконное использование товарного знака "Fellowes" в размере 5 000 000 рублей, а также взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 48 000,00 руб.

Решением суда от 20.06.2016 заявленные требования удовлетворены частично. ООО "Новые технологии" запрещено использовать товарный знак "Fellowes". Изъяты из оборота и уничтожены за счет ООО "Новые технологии" контрафактный товар в виде сжатого воздуха "Fellowes" для чистки труднодоступных мест оргтехники, этикеток, упаковок товара, на котором размещен товарный знак "Fellowes". С ООО "Новые технологии" в пользу ООО "ФЕЛЛОУЗ" взыскано 500 000,00 руб. компенсации и 12 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

Истец, не согласившись с решением суда в части удовлетворения требований о взыскании компенсации, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда изменить.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить. Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. просил решение суда оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, между компанией-правообладателем Fellowes, Inc и ООО "Феллоуз" 23.06.2008 был заключен лицензионный договор (регистрационный номер Роспатента N РД0037622). 11.02.2014 за номером N РДО141532 были зарегистрированы изменения, что подтверждается Приложением к свидетельству на товарный знак N 212379 о государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор от 23.06.2008 N РД0037622, в соответствии с которыми истцу было предоставлено право использования товарного знака от правообладателя товарного знака Fellowes (зарегистрированного на территории Российской Федерации по свидетельству N 212379 от 17.05.2002 в отношении товаров 03, 07, 09, 11, 12, 16 и 20 классов Международной Классификации товаров и услуг, с датой приоритета 21.07.1999 с объемом предоставляемых прав: исключительная лицензия.

27.05.2009 Приложением к свидетельству на товарный знак N 212379 срок действия регистрации товарного знака Fellowes был продлен до 21.07.2019 года.

Истцу стало известно, что ООО "Новые технологии" незаконно использует принадлежащий истцу товарный знак.

29.05.2015 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http^//zakupki.gov,ru/epz/main/public/home.html) был размещен заказ на закупку способом открытого аукциона в электронной форме под номером 321502412634 на поставку расходных материалов для вычислительной техники.

Заказчиком выступало Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен".

В спецификации к заказу к техническим требованиям (том 3 аукционной документации) от 29.05.2015 установлены номенклатурные коды и наименования заказываемых товаров, в частности "Баллон сжатый воздух Fellowes КОД99795" (порядковый номер 2, номенклатурный номер 163105801.

18.08.2015 было проведено заседание аукционной комиссии Управления метрополитена, по результатам которого был составлен Протокол от 18.08.15, в котором обозначены участники аукциона, в том числе и ответчик, который и явился победителем открытого аукциона.

Истцом был направлен запрос в ГУП "Петербургский метрополитен", в котором последнему предлагалось передать баллоны, поставленные ответчиком, официальному заводу-изготовителю Fellowes для проведения проверки, так как поставленная продукция является контрафактной.

Исследовав представленные образцы, приобретенные у ГУП "Петербургский метрополитен", было установлено, что на поставленной ответчиком продукции имеется недостоверная информация, а именно:

-на упаковке продукта указан адрес производства "Помещение 102, Блейк Билдинг, угол улиц Эйр и Хатсон, город Белиз, Белиз". Вместе с тем у компании Fellowes, ее аффилированных лиц или субподрядчиком нет производства баллонов с инертным сжатым воздухом в государстве Белиз;

-на упаковке продукта не указана контактная информация компании Fellowes, что является обязательным для всей продукции компании Fellowes;

-на упаковке продукта указан номер телефона "+441515289151", не принадлежащий ни компании Fellowes, ни ее аффилированным лицам или субподрядчикам, а равно и не используемый данными лицами.

24.12.2015 истцом в адрес ответчика была направлена претензия N 24-12-2015/001, из ответа на которую следует, что ответчик фактически признал нарушение им исключительных прав истца на товарный знак и распространение контрафактной продукции, так как представлены доказательства об уничтожении этикеток контрафактной продукции.

Таким образом, как считает истец, действия ответчика по предложению к продаже и продаже (т.е. введению в гражданский оборот) на территории РФ баллонов с инертным сжатым воздухом, являются незаконными и нарушающими исключительное право истца на товарный знак, в связи с чем, истец и обратился в суд с настоящим иском о защите исключительных прав на товарные знаки.

Вместе с этим, в порядке ст. 1515 ГК РФ истец предъявил ко взысканию с ответчика 5 000 000 руб. компенсации.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-14015/2016 установлено, что истцу было предоставлено право использования товарного знака от правообладателя товарного знака Fellowes (зарегистрированного на территории Российской Федерации по свидетельству N 212379 от 17.05.2002 в отношении товаров 03, 07, 09, 11, 12, 16 и 20 классов Международной Классификации товаров и услуг, с датой приоритета 21.07.1999 с объемом предоставляемых прав: исключительная лицензия).

Истцу стало известно, что ООО "Новые технологии" незаконно использует принадлежащий истцу товарный знак.

Доказательств введения товаров, маркированных товарными знаками "Fellowes" в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия ответчиком суду не представлено

Спорный товар был приобретен у третьих лиц за пределами Российской Федерации, что указывает на факт того, что спорный товар введен в гражданский оборот третьими лицами за пределами Российской Федерации,

Как следует из материалов дела и по существу не оспаривается ответчиком, что он предложил к продаже и продал на территории Российской Федерации продукцию, маркированную товарным знаком "Fellowes". При этом, ответчик не представил документально подтвержденных доказательств того, что реализуемая ответчиком продукция была введена в гражданский оборот на территории РФ с согласия истца.

Соответственно, противоправное совершение ответчиком одного или нескольких элементов (видов) введения в гражданский оборот на территории РФ товаров рассматривается законом и сложившейся по данной категории дел правоприменительной арбитражной практикой в качестве основания для возможности (констатации) установления запрета совершения любых действий по использованию товарных знаков и введению товаров в гражданский оборот на территории РФ без согласия правообладателя

Представленными в дело доказательствами подтверждается, что третьи лица (продавшие и поставившие) произвели закупку продукции, маркированной товарным знаком "Fellowes" согласно законодательства, действующего на территории, где данная продукция приобреталась, однако сведений о том, что третьими лицами было получено согласие правообладателей на ввод товара на территории РФ в гражданский оборот, представлено не было.

В указанной части решение суда не обжалуется сторонами.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации и от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 Постановления N 5/29 рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации, суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Также, при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, суд учитывает также необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон, в связи с чем, признавая обоснованными требования истца в отношении взыскания с ответчика компенсации по основаниям, предусмотренным статьей 1515 ГК РФ (пункт 4), исходя из установления судом факта незаконного использования товарного знака, принимая во внимание вышеназванные факторы, а также исходя из принципа разумности и соразмерности применимой меры ответственности за нарушение исключительных прав, считает правомерным взыскание с ответчика в пользу истца 500 000 руб. Суд исходит из того, что документально подтвержденных сведений о том, какой вероятный ущерб потерпел либо мог потерпеть истец в связи с действиями ответчика по незаконному использованию товарных знаков истца, в материалы дела не представлено.

В пункте 43.4 совместного Постановления Пленума от 26.03.2009 N 5/29 Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая, что ответчик, приобретая указанную выше продукцию, полагал, что приобретает оригинальные баллоны у лица, которое имеет право распоряжаться продукцией, однократность поставки товара в адрес ГУП "Петербургский метрополитен", отсутствие доказательств длительности нарушения исключительных прав, то обстоятельство, что Ответчик ранее исключительные права данного правообладателя не нарушал, а также, отсутствие доказательств наличия убытков правообладателя (нет подтверждения того, что в случае выигрыша в тендере других лицом, продукция была бы приобретена именно у Истца и нет оснований полагать, что указанная организация могла выиграть тендер), а также исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, считаем, что размер компенсации, установленный судом в размере 500 000 рублей является законным и обоснованным и не нарушает баланс гражданско-правовых отношений.

Доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела. Нарушений или неправильного применения норм процессуального права при вынесении решения судом не допущено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2016 по делу N А56-14015/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

М.В. Будылева С.В. Лущаев