Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2017 г. N 09АП-62421/16

г. Москва

02 февраля 2017 г.

Дело N А40-69858/16

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 февраля 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей Н.И. Левченко, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Сильвано Фешн" на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.10.2016 по делу N А40-69858/16, принятое судьёй Никифоровым С.Л., по иску ЗАО "Сильвано Фешн" к ООО "Торгово-розничная компания Галант" о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании 1 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Белобородова В.В. (доверенность от 15.08.2016), Григорьева М.В. (доверенность от 15.11.2016),

от ответчика - Артёмова М.Ю. (доверенность от 20.01.2017), Кошман Т.Р. (доверенность от 09.01.2017),

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен закрытым акционерным обществом "Сильвано Фешн" (далее - истец) к обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-розничная компания Галант" (далее - ответчик), с учетом уточнения исковых требований, о запрете ответчику использовать обозначение товарных знаков "MILAVITSA" и "МИЛАВИЦА", а также иных обозначений, сходных до степени смешения с ними, в отношении товаров, для индивидуализации которых указанный товарный знак зарегистрирован, а также однородных им товаров и услуг по 10, 25, 35 классам ИКТУ, обязании ответчика за свой счет демонтировать все вывески "MILAVITSA" и "МИЛАВИЦА" в магазинах, удалить обозначения товарных знаков "MILAVITSA" и "МИЛАВИЦА" с любых материалов, которыми сопровождается торговля и оказание услуг 10, 25, 35 классов МКТУ, в том числе с документации, вывесок, рекламных конструкций, билбордов, плакатов, баннеров, рекламных материалов, включая упаковку, вешалки, этикетки товаров, скидочные и иные пластиковые карты, визитки, обязании ответчика за свой счет изъять из продажи и уничтожить всю контрафактную продукцию, реализуемую им через сеть магазинов с использованием обозначений товарных знаков "MILAVITSA" и "МИЛАВИЦА", взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки "MILAVITSA" и "МИЛАВИЦА".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.106.2016 в удовлетворении иска отказано.

Судебный акт мотивирован тем, что в соответствии со статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации использование товарного знака другими лицами возможно в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот; истцом предоставлено разрешение на использование товарного знака при изготовлении вывесок, рекламы, оформлении витрин, что подтверждается соответствующей перепиской сторон.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить в части, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы указал на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, неполное выяснение обстоятельств дела, неправильное применение норм материального права, нарушение норм процессуального права и привел доводы, которые рассмотрены ниже.

Отзыв на апелляционную жалобу ответчиком не представлен.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить в части, удовлетворить требования об обязании ответчика за свой счет демонтировать все вывески "MILAVITSA" и "МИЛАВИЦА" в магазинах, удалить обозначения товарных знаков "MILAVITSA" и "МИЛАВИЦА" с любых материалов, которыми сопровождается торговля и оказание услуг 35 класса МКТУ, в том числе с документации, вывесок, рекламных конструкций, билбордов, плакатов, баннеров, рекламных материалов, и о взыскании 1 000 000 рублей компенсации.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 21.10.2016 подлежит отмене в части по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака "MILAVITSA" (свидетельство N 200969) на основании лицензионного договора от 13.11.2014 N 780/1488.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик нарушает права истца на товарный знак, используя данный товарный знак в целях извлечения коммерческой прибыли в виде вывесок над входными и оконными проемами в помещениях, занимаемых ответчиком для осуществления коммерческой деятельности, осуществляет торговлю продукцией, сходной по назначению и официально реализуемой истцом, под маркой "MILAVITSA", осуществляет рекламные действия с использованием данного товарного знака.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными истцом фотографиями, ответчиком по существу не оспариваются.

В обоснование возражений по иску ответчик указал, что осуществляет продажу товаров, маркированных обозначением "MILAVITSA", приобретенными у истца по договору поставки от 08.10.2015 N 170-СФ; товарный знак используется в рекламных целях с согласия истца, что подтверждается перепиской сторон.

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что реализуемые ответчиком товары введены в гражданский оборот легально самим правообладателем, в данном случае исключительное право истца на товарный знак исчерпано.

При этом судом не принято во внимание следующее.

Из представленной в материалы дела переписки сторон и пояснений представителей сторон следует, что ответчик использует товарный знак истца для продвижения сторонних торговых марок, против продвижения которых истец возражает, то есть реализует товары других производителей с использованием товарного знака истца - в торговых точках (магазинах), имеющих наименование "MILAVITSA" и обозначенных вывесками и другими рекламными материалами с обозначением "MILAVITSA". Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается, подтверждено его представителями в судебном заседании.

Между тем, по смыслу статьи 1484 ГК РФ, правомерным использованием товарного знака другим лицом является его использование с согласия правообладателя для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Использование товарного знака в предпринимательской деятельности с иной целью (в отношении других товаров, работ, услуг) возможно только с согласия правообладателя; в этом случае правоотношения правообладателя и лица, использующего товарный знак, следует квалифицировать как коммерческую концессию (глава 54 ГК РФ).

Доказательств заключения в письменной форме договора коммерческой концессии в целях использования ответчиком товарного знака истца в предпринимательской деятельности в отношении других товаров, государственной регистрации такого договора (статьи 1027, 1028 ГК РФ) в дело не представлено.

Переписка сторон, подтверждающая согласие истца на использование ответчиком спорного товарного знака, по смыслу статей 1027, 1028 ГК РФ не является разрешением на использование товарного знака в отношении других товаров; такое согласие является ничтожным в силу закона.

Таким образом, выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 АПК РФ является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Принимая новый судебный акт о частичном удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Как было указано выше, ответчик использует товарный знак истца в отношении товаров, для индивидуализации которых данный товарный знак не зарегистрирован, в отсутствие надлежащего согласия истца, что является нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

На стадии апелляционного производства истец просит отменить решение суда первой инстанции в части и принять новый судебный акт о частичном удовлетворении заявленных требований, относящихся к использованию ответчиком вывесок и иных рекламных материалов - с документации, рекламных конструкций, билбордов, плакатов, баннеров, рекламных материалов. Исходя из содержания пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, рекламные конструкции, билборды, плакаты, баннеры, рекламные материалы относятся к рекламе.

Из представленных в дело доказательств не усматривается, что ответчик использует товарный знак истца в рекламных конструкциях, билбордах, баннерах, то есть в рекламе, а также в документации.

Вместе с тем, в дело представлен ряд фотографий, фиксирующих использование вывесок с обозначением "MILAVITSA", сам ответчик не отрицает факт использования им таких вывесок. В целях устранения нарушения исключительных прав истца на товарный знак, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необходимости обязать ответчика удалить вывески со спорным обозначением из всех используемых им торговых точек в десятидневный срок со дня изготовления настоящего постановления в полном объеме за свой счет.

Определяя размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак на основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции принимает во внимание характер правоотношений между сторонами в период, предшествовавший возникновению спора, взаимодействие сторон при продвижении товара, маркированного спорным товарным знаком, непродолжительный период правонарушения, отсутствие явных негативных последствий для истца, которые могли бы быть причинены незаконным использованием его товарного знака, а также поведение самого истца, в письменном виде не возражавшего против использования ответчиком спорного товарного знака в пределах, в которых данный знак фактически использовался ответчиком, что способствовало правонарушению.

Исходя из вышеизложенного, суд апелляционной инстанции считает, что взысканию подлежит компенсации в минимально допускаемом законом размере - 10 000 рублей.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.10.2016 по делу N А40-69858/16 отменить в обжалуемой части.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Торгово-розничная компания "Галант" за свой счет демонтировать вывески "MILAVITSA" и "МИЛАВИЦА" в магазинах, в которых общество с ограниченной ответственностью "Торгово-розничная компания "Галант" осуществляет торговую деятельность.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово-розничная компания "Галант" в пользу закрытого акционерного общества "Сильвано Фешн" 10 000 (десять тысяч) рублей компенсации, 6 260 (шесть тысяч двести шестьдесят) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине.

В остальной части в иске отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

Н.И. Левченко Д.В. Пирожков