Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 мая 2017 г. N 13АП-4096/17

г. Санкт-Петербург

10 мая 2017 г.

Дело N А21-8217/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 03 мая 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 мая 2017 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Толкунова В.М.

судей Зотеевой Л.В., Сомовой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Дейкун А.А.,

при участии:

от заявителя: Бусел С.А., по доверенности от 27.12.2016; Валюшенич Т.В., по доверенности от 28.12.2016

от ответчика: не явился, извещен

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-4096/2017) ООО "Эвита" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 24.01.2017 по делу N А21-8217/2016 (судья Залужная Ю.Д.), принятое

по заявлению Калининградской областной таможни

к ООО "Эвита"

3-е лицо: компания "ЛЕГО Джурис А/С" в лице представителя правообладателя на территории РФ - компании "Хоган Лавеллз Си-Ай-Эс"

о привлечении к административной ответственности

установил:

Калининградская областная таможня (ОГРН 1083925999992, ИНН 3906190003, место нахождения: 236006, г. Калининград, Гвардейский пр., д. 30; далее - таможенный орган, Таможня) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Эвита" (ОГРН 1063905035116, ИНН 3905073191, место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Менделеева, д. 10, оф. 14; далее - ответчик, ООО "Эвита", Общество") к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Решением суда от 24.01.2017 Общество привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 руб. с конфискацией товаров, изъятых согласно протоколам изъятия вещей от 24.10.2016, от 25.10.2016 в количестве 1 440 единиц.

Не согласившись с решением суда, Общество подало апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы Общество указывает, что судом сделан неверный вывод о наличии семантического сходства в сравниваемых обозначениях. Словесное изображение "Ninja" размещено на упаковке спорных товаров не с целью их индивидуализации, а с целью информирования потребителя о том, что товар представляет собой игрушки - мини-фигурки ниндзя. По мнению ответчика, суд не учел существенные различия сравниваемых обозначений. Кроме того, Общество полагает возможным применение положений статьи 4.1.1 КоАП РФ и замену административного штрафа на предупреждение.

В судебном заседании представители таможенного органа против удовлетворения апелляционной жалобы возразили по основаниям, изложенным в отзыве.

Представители Общества и третьего лица извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание своих представителей не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, 07.09.2016 ООО "Эвита" подана декларация на товары (далее - ДТ) N 10012070/070916/0006051, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации по коносаменту N 60762280 в контейнере GLDU5074814 в рамках контракта ZY13G173А/3 от 23.12.2015 по таможенной процедуре "свободная таможенная зона". Изготовитель товара: Shanghai Plastic and Crafts International Trade Compani Limited (Китай).

В ходе таможенного досмотра товаров таможенным органом среди прочего установлено наличие товаров: игрушки для детского творчества - конструкторы артикул JR747 (1 440 наборов), изготовитель "Shantou Honghu Plastics Co. Limited (Китай). На индивидуальных упаковках товаров (картонных коробках) имеется надпись "NINJA".

По результатам контроля составлен акт таможенного досмотра (АДТ) N 10012070/100916/000270 от 10.09.2016.

В адрес Таможни 19.09.2016 и 21.09.2016 от представителя правообладателя товарного знака на территории Российской Федерации - компании "Хоган Лавеллз Си-Ай-Эс" поступили заявления о том, что доверитель (компания "ЛЕГО Джурис А/С.") является правообладателем товарных знаков по свидетельствам N 550947, 551037 в отношении товара по 28 классу МКТУ (игры, игрушки). Представитель правообладателя указал, что с ООО "Эвита" договорные отношения отсутствуют, потому считает использование товарных знаков на вышеуказанных товарах незаконным, нарушающим исключительное право на товарные знаки и российское законодательство ввиду того, что товарные знаки используются на товарах без согласия правообладателя.

В комплекте документов по ДТ, представленных ООО "Эвита" при таможенном декларировании товаров, отсутствуют документы от правообладателя, разрешающие ввоз на территорию Таможенного союза указанного товара, а именно: лицензионный договор с правообладателем, либо разовое разрешение от правообладателя.

Решением Таможни от 19.09.2016 назначена таможенная экспертиза.

Согласно заключению таможенного эксперта ЭКС ЦЭКТУ (РФ - г. Калининград) N 037190 от 17.10.2016: словесное обозначение "Ninja", размещенное на упаковке товара (артикул JR747), является сходным до степени смешения с зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ товарными знаками N 550947, 551037; представленные на исследование образцы товара являются однородным с товарами 28 класса МКТУ, указанными в свидетельствах N 550947, 551037.

По данному факту 23.09.2016 Таможней в отношении ООО "Эвита" вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования N 10012000-2659/2016 по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

Согласно заключению специалиста отдела защиты прав интеллектуальной собственности (ОЗПИС) Таможни (служебная записка от 04.10.2016 N 27-09/0326):

- товарный знак "NINJA" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации изобразительным товарным знаком согласно свидетельству N 551037 (с 21.08.2015 по 28.03.2024), 550947 (с 20.08.2015 по 28.03.2024) в отношении товаров 28 класса МКТУ (игры, игрушки);

- правообладателем указанного товарного знака является компания "ЛЕГО Джурис А/С" ДК-7190 Биллунд, Дания, представителем правообладателя на территории РФ - компания "Хоган Лавеллз Си-Ай-Эс" (125009, Москва, ул. Тверская, 22, 9 этаж, бизнес центр Саммит).

Согласно письму от 05.10.2016 N 313910 представителя правообладателя:

- размер ущерба, нанесенного действиями ООО "Эвита", выразившимися в ввозе товаров по ДТ N 10012070/070916/0006051, маркированных обозначением "NINJA", составляет 142 560 руб.,

- компания "Shantou Honghu Plastics Co. Limited" (Китай) не является полномочным производителем оригинальных товаров правообладателя.

22.09.2016 был составлен протокол изъятия товаров, являющихся предметом административного правонарушения, которые переданы на ответственное хранение обществу с ограниченной ответственностью "БСК". 24.10.2016 и 25.10.2016 на товар, являющийся предметом по делу об административном правонарушении, был наложен арест.

21.10.2016 Таможней в отношении Общества составлен протокол об административном правонарушении N 10012000-2659/2016 по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ Таможня обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением о привлечении ООО "Эвита" к административной ответственности.

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии в действиях Общества состава вменяемого правонарушения, в связи с чем привлек Общество к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. и конфисковал предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака.

Выслушав представителей таможенного органа, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены либо изменения судебного акта в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Как указано в пункте 1 статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 приведенной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ определено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, что рассматривая дела о привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за использование им обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос о таком сходстве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем.

В пункте 8 данного Постановления Пленума указано, что статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции, непосредственно исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к правильному выводу о том, что действия Общества правомерно квалифицированы таможенным органом по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

По смыслу приведенных правовых норм основной функцией товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о качестве продукции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Из логического толкования вышеприведенных норм следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в гражданский оборот (в том числе ввоз на территорию Российской Федерации) товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В своих суждениях Общество не учитывает, что приводимое им мнение не влияет на общее зрительное впечатление о сходстве сравниваемых обозначений, оценка впечатлению от товара с упаковкой должна даваться в совокупном, образном, ассоциативном восприятии изобразительных, объемных обозначений с позиции обычного покупателя.

В силу Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (Приложение к приказу Роспатента от 31.12.2009 N 197) "обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым".

Специалистом экспертно-криминалистической службы в ходе экспертизы проведено сравнение товарных знаков, зарегистрированных под N 550947, 551037 с обозначением представленных образцов товара (артикул JR747), в ходе которого установлено, что исследуемые обозначения являются сходными до степени смешения с зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарным знаком по признаку смыслового (семантического) тождества, так как ассоциируются с ним в целом.

Доводы Общества о том, что суд не учел существенных отличий сравниваемых обозначений, судом апелляционной инстанции отклоняются.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы на основе собственного анализа сравниваемых обозначений с позиции рядового потребителя.

Не имеет значения размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.04.2012 N 16577/11).

В соответствии с пунктом 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

В соответствии с пунктом 43 названных Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как верно указал суд первой инстанции, словесный элемент обозначения "NINJA" полностью входит в товарные знаки "NINJAGO, при этом имеются такие сходства как: совпадение слогов, идентичное расположение близких звуков и словосочетаний. Идентичное графическое написание с учетом характера букв (заглавные, прямые буквы, нижняя полочка буквы N продолжена), использование идентичного стилизованного шрифта (характерные заостренные линии на концах букв).

Смысловое (семантическое) тождество данных обозначений заключается в их принадлежности термину "ninja" (ниндзя), связанным с японской культурой и обществом, что подчеркивается внешним видом упаковки товаров, ввезенных ООО "Эвита".

Отличия, приводимые ответчиком, не оказывают существенного влияния на первое общее впечатление.

Как верно отметила Таможня, в силу вышеуказанного очевидно, что при рассмотрении товара потребителем возникнет явная ассоциация с известными товарными знаками и продукцией компании "ЛЕГО Джурис А\С".

В настоящем судебном заседании апелляционным судом обозревались образцы спорного товара, по результатам чего не появились основания для переоценки выводов суда первой инстанции.

Для признания товара контрафактным не имеет значение его точное визуальное сходство с оригинальным товаром, поскольку ввезенный Обществом товар является однородным тем товарам, для которых зарегистрирован товарный знак. Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения, для признания сходства достаточно уже самой опасности, а не реального смешения.

Материалы дела не содержат доказательств принятия Обществом всех зависящих от него мер для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, а также доказательств объективной невозможности исполнения действующего законодательства.

Таким образом, вину Общества (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ) и состав вмененного правонарушения следует признать установленными.

Общество, являясь самостоятельным участником торгового оборота, приобретая товар с целью его дальнейшей реализации, обязано было убедиться в законности использования товарного знака; должно было и могло предвидеть последствия использования чужого товарного знака.

В силу статьи 2 ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск, то есть при вступлении в гражданские правоотношения субъекты должны проявлять разумную осмотрительность, так как риски и последствия выбора контрагента ложатся на субъектов предпринимательской деятельности. Общество имело возможность для проверки и ознакомления с зарегистрированными товарными знаками, в том числе на общедоступных интернет-сайтах.

Общество имело возможность получить необходимую информацию, касающуюся объекта интеллектуальной собственности, который предполагалось использовать, либо урегулировать вопрос его использования с правообладателем. Доказательств наличия соглашения (договора) или иного документа, подтверждающего факт предоставления права использования товарного знака до момента ввоза товаров, в материалы дела не представлено.

Судом не установлено процессуальных нарушений в ходе производства по делу об административном правонарушении. На момент рассмотрения дела судом первой инстанции срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, не истек.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд первой инстанции назначил Обществу наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 руб. (минимальный размер штрафа, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ для юридических лиц) с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака в соответствии с протоколами изъятия.

По мнению суда апелляционной инстанции, назначенное Обществу наказание отвечает принципам разумности и справедливости, соответствует тяжести совершенного правонарушения и обеспечивает достижение целей административного наказания, предусмотренных частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ.

Исходя из объекта посягательства и характера совершенного правонарушения, степени вины нарушителя, основания для признания правонарушения малозначительным и освобождения от наказания по статье 2.9 КоАП РФ не установлено.

С учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для применения в данном случае положений статьи 4.1.1 КоАП РФ, поскольку из материалов дела не следует, что имеются условия, предусмотренные частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, в части такого обстоятельства, как отсутствие возникновения угрозы причинения вреда иным лицам. По убеждению суда, оснований для замены наказания на предупреждение не имеется.

Таким образом, материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и нормам права, в связи с чем апелляционный суд не усматривает оснований для отмены либо изменения решения суда.

Нарушений норм процессуального права, влекущих в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловную отмену судебного акта, не допущено.

Руководствуясь статьями 176, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Калининградской области от 24.01.2017 по делу N А21-8217/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.М. Толкунов

Судьи

Л.В. Зотеева Е.А. Сомова