Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2017 г. N 09АП-9277/17

г. Москва

20 марта 2017 г.

Дело N А40-184349/15

Резолютивная часть постановления объявлена 13 марта 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 марта 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2017 г. N С01-570/2017 по делу N А40-184349/2015 настоящее постановление отменено в части

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей В.Р. Валиева, А.Н. Григорьева,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.О. Меликсетяном,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "Кастом-ГИД" и Компании Медтроник Инк. (Medtronic.ink) на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 января 2017 года по делу N А40-184349/2015, принятое судьей Я.Е. Шудашовой, по иску Компании Медтроник Инк. (Medtronic.ink) (Соединенные штаты Америки) к ООО "Мединвест" (ОГРН 1107746276604); ООО "Медторг" (ОГРН 1107746784925); ООО "Кастом-ГИД" (ОГРН 1123926051644) о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Потапова К.Н. (по доверенности от 02.06.2016)

от ответчиков: от ООО "Мединвест": Чулкова Н. В. по доверенности 27.10.2016

от иных лиц: не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Компания Медтроник Инк. (Medtronic.ink) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "МедИнВест" 2 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав Компании на товарные знаки по свидетельствам N 404358, N 49505, N 274176, N 328676; взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "МедТорг" 2 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав Компании на товарные знаки по свидетельствам N 404358, N 49505, N 274176, N 328676.

В процессе рассмотрения дела, в порядке статьи 46 АПК РФ, к участию в деле в качестве соответчика привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Кастом-ГИД".

Решением от 10 января 2017 года по делу N А40-184349/2015 Арбитражный суд города Москвы признал действия ООО "Кастом-ГИД" по использованию товарных знаков по свидетельствам NN 404358, 49505, 274176, 328676 путем осуществления ввоза на территорию Российской Федерации по ГТД N 10226030/260713/0016812 продукции, маркированной товарными знаками по свидетельствам NN 404358, 49505, 274176, 328676 незаконными как нарушающие исключительное право Компании Медтроник Инк. (Medtronic.ink) на указанные товарные знаки и запретил ООО "Кастом-ГИД" совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации продажу товаров, маркированных товарными знаками по свидетельствам NN 404358, 49505, 274176, 328676, без согласия правообладателя, а также взыскал с ООО "Кастом-ГИД" в пользу Компании Медтроник (Medtronic.ink) компенсацию в размере 100 000 (сто тысяч) руб.; расходы на оплату госпошлины в размере 10 000 (десять тысяч) руб., в удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, ООО "Кастом-ГИД" и Компании Медтроник Инк. (Medtronic.ink) обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании представители ООО "Кастом-ГИД" и Компании Медтроник Инк. (Medtronic.ink) доводы апелляционных жалоб поддержали в полном объеме.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого Арбитражного Апелляционного суда и Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители иных участвующих в деле лиц в заседание не явились.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционных жалоб, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, суд апелляционной инстанции полагает, что оспариваемый судебный акт подлежит отмене в части отказа в удовлетворении требований к ООО "Мединвест" (ОГРН 1107746276604), ООО "Медторг" о взыскании компенсации.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем словесного товарного знака "MEDTRONIC" по свидетельству Российской Федерации N 404358, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.03.2010 в отношении товаров 09-го и услуг 42-го классов МКТУ, с приоритетом от 22.01.2009; словесного товарного знака "MEDTRONIC" по свидетельству Российской Федерации N 49505, зарегистрированного в Госреестре 19.04.1974 в отношении товаров 10-го класса МКТУ; изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 274176, зарегистрированного в Госреестре 26.08.2004 в отношении товаров 09, 10-го и услуг 37, 42-го классов МКТУ; комбинированного товарного знака со словесным элементом "Medtronic" по свидетельству Российской Федерации N 328676, зарегистрированного в Госреестре 27.06.2007 в отношении товаров 09, 10-го и услуг 42-го классов МКТУ, с приоритетом от 28.04.2005.

Из представленных Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Тюменской области "Областная клиническая больница N 1" документов истцу стало известно о том, что в марте 2015 года ООО "Мединвест" поставило Учреждению товар, маркированный товарными знаками компании "Медтроник Инк".

Согласно счету-фактуре N 24 от 30.03.2015, товарной накладной N 24 от 30.03.2015 продавцом ООО "МедИнВест" поставлен покупателю ГБУЗ ТО "ОКБ N1, следующий товар: "системы коронарного стента с покрытием зотаролимус resolute integrity" в количестве 50,000 шт. на общую сумму 3 855 300 рублей 00 копеек. В счете- фактуре так же указан номер грузовой таможенной декларации (ГТД): 10226030/260713/0016812.

Согласно счету-фактуре N 23 от 26.03.2015, товарной накладной N 23 от 30.03.2015 продавцом ООО "МедИнВест" поставлен покупателю ГБУЗ ТО "ОКБ N1" следующий товар: "стенты внутрисосудистые multi-link" и "стент коронарный xience prime с системой доставки 3,5 *12" в количестве 102,000 шт. на общую сумму 3 324 572 рублей 00 копеек. В счете-фактуре так же указан номер грузовой таможенной декларации (ГТД):05355/12032015/С133425.

В свою очередь, ООО "МедИнВест" в письме в адрес ГБУЗ ТО "ОКБ N 1" от 14.04.2015 г. исх. N 14 сообщило, что поставленный товар был приобретен на территории РФ у ООО "МедТорг". ООО "МедТорг" отказалось предоставить копии грузовой товарной декларации на ввезенные товары, ссылаясь на отсутствие такой обязанности, установленной законом.

Определением суда от 15.12.2015 было удовлетворено ходатайство Компании Медтроник, Инк. (Medtronic, Inc) об истребовании у ФТС России заверенной копий ГТД N (ГТД N 10226030/260713/0016812).

В ответ на запрос Суда в материалы дела от ФТС России представлена копия ГТД N 10226030/260713/0016812, из которой следует, что товары, маркированные товарными знаками, принадлежащими Компании Medtronic, Inc., ввезены на территорию Российской Федерации ООО "Кастом-ГИД".

Судом установлено, что ответчик ООО "Кастом-ГИД" ввез на территорию Российской Федерации спорный товар, маркированный товарными знаками, принадлежащими истцу, не имея на это согласие правообладателя.

Ввоз на территорию РФ товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, что разъяснено в п. 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 года N 122.

В соответствии со статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным. Товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации является незаконно введенным в гражданский оборот.

Поскольку нарушение исключительных прав истца действиями ответчика ООО "Кастом-ГИД" подтверждается материалами дела, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что требование истца в части признания действий ООО "Кастом-ГИД" по использованию товарных знаков по Свидетельствам N N 404358, 49505, 274176, 328676 путем осуществления ввоза на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарными знаками по Свидетельствам NN 404358, 49505, 274176, 328676 незаконными и нарушающими исключительное право компании Medtronic, Inc. на указанные товарные знаки, а требования истца о запрете ответчику совершения таких действий, основанными на законе, подтвержденными материалами дела, и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Судом первой инстанции взыскана компенсация размере 100 000 рублей, при определении размера компенсации в данном споре суд исходил из цены ввезенного товара, особой медико-социальной значимости товара, использование которого предполагает гарантийное обслуживание и оказание консультационных услуг по оперативной установке, а также сохранения баланса интереса сторон и соответствия восстановлению нарушенного права истца.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Указанная сумма полностью отвечает принципам разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Рассмотрев исковые требования, предъявленные к ООО "Мединвест" и ООО "Медторг", суд первой инстанции, установив, что товар, маркированный товарными знаками по свидетельствам N 404358, 49505, 274176, 328676, из сведений, представленных Федеральной таможенной службой Российской Федерации (письмо от 25.05.2016 N23-19/25144) стенты "RESOLUTE INTEGRITY)), указанные в ТН N 24 от 30.03.2015, по ГТД N 10226030/260713/0016812 не ввозились, обоснованно отклонил требование о признании незаконными действий ответчиков по использованию товарных знаков по свидетельствам NN 404358, 49505, 274176, 328676 путем осуществления ввоза на территорию Российской Федерации, а также требование о запрете ответчикам совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации продажу товаров, маркированных товарными знаками по свидетельствам NN 404358, 49505, 274176, 328676, без согласия правообладателя, которое носит неопределенный характер, т.к. распространяет свое действие в отношении неопределенного товара и периода времени.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что доказательства маркировки всеми указанными товарными знаками или одним товарным знаком товара, переданного ООО "МедИнВест" по договору от 09.12.2014 N 933К/15 на поставку расходного материала медицинского назначения для рентгенхирургии ГБУЗ Тюменской области "Областная клиническая больница N 1" по ТН N 24 от 30.03.2015, в материалах дела не имеются.

ООО "МедИнВест" приобрело товар по договору поставки N 11 от 16.01.2012 у ООО "МедТорг" по ТН N 15 от 30.09.2014 и впоследствии продал ГБУЗ Тюменской области "Областная клиническая больница N1".

На дату поставки товара по ТН N 24 от 30.03.2015 в адрес ГБУЗ Тюменской области "Областная клиническая больница N1" объекты интеллектуальной собственности истца не были внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации. Согласно Таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности по состоянию на 17.03.2015 часть 9 срок внесения объектов интеллектуальной собственности истца истек 17.02.2015 (N03256/03129-002/ТЗ-230714, N03257/03129-003/ТЗ-230714, N 03258/03129-001/ТЗ-230714, N 03259/03129-004/ТЗ-230714). В соответствии с Таможенным реестром объектов интеллектуальной собственности по состоянию на 28.10. 2015 часть 10 указанные объекты интеллектуальной собственности были внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 18.06.2015 (N03759/03725-001/ТЗ-180615, N03760/03725-002/ТЗ-180615, N03761/03725-003/ТЗ-180615, N-3762/03725-004/ТЗ-18062015). Следовательно, при передаче товара по ТН N 24 от 30.03.2015 в адрес ГБУЗ Тюменской области "Областная клиническая больница N 1" права истца не были нарушены.

Апелляционный суд не может согласиться с данными выводами суда первой инстанции, поскольку совершение ООО "Мединвест" и ООО "Медторг" действий по предложению к продаже товара, приобретенного на территории иного государства и маркированного средствами индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, и ввезенного на территорию Российской Федерации третьими лицами, не свидетельствует об отсутствии их вины в нарушении исключительных прав на товарные знаки.

Кроме того, ООО "Мединвест" и ООО "Медторг", являясь коммерческими организациями, при достаточной степени заботливости и осмотрительности имели возможность проверить законность совершения третьими лицами действий по ввозу оспариваемого товара на территорию Российской Федерации с целью их дальнейшей реализации на территории Российской Федерации.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств совершения заблаговременных действий по проверке факта легального ввоза товара на территорию Российской Федерации в материалы дела ООО "Мединвест" и ООО "Медторг" не представлены.

При указанных обстоятельствах, приобретая товар произведенный иностранным государством, в отношении которого отсутствуют доказательства легальности ввоза на территорию Российской Федерации, ООО "Мединвест" и ООО "Медторг" осуществляя предпринимательскую деятельность, приняли на себя риск нарушения исключительных прав правообладателя товарных знаков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям пункта 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при определении размера компенсации суд принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, суд апелляционной инстанции оценивает как обоснованное требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки по свидетельствам N 404358, N 49505, N 274176, N 328676 с ООО "Мединвест" и ООО "Медторг" (с каждого) в размере 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 января 2017 года по делу N А40-184349/2015 отменить в части отказа в удовлетворении требований к ООО "Мединвест" (ОГРН 1107746276604), ООО "Медторг" о взыскании компенсации.

Взыскать с ООО "Мединвест" (ОГРН 1107746276604) в пользу Компании Медтроник Инк. (Medtronic.ink) (Соединенные штаты Америки) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 404358, N 49505, N 274176, N 328676 в размере 100 000 руб.

Взыскать с ООО "Медторг" (ОГРН 1107746784925) в пользу Компании Медтроник Инк. (Medtronic.ink) (Соединенные штаты Америки) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 404358, N 49505, N 274176, N 328676 в размере 100 000 руб.

В остальной части решение оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

В.Р. Валиев А.Н. Григорьев