Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2017 г. N 13АП-2387/17

г. Санкт-Петербург

22 марта 2017 г.

Дело N А56-48300/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 марта 2017 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Будылевой М.В., Лущаева С.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Николаевым И.И.

при участии:

от истца (заявителя): Красноперов А.Н. - доверенность от 10.01.2017

от ответчика (должника): Качанов А.Е. - доверенность от 22.11.2016

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-2387/2017) ООО "Векта Инжиниринг"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2016 по делу N А56-48300/2015 (судья Рагузина П. Н.), принятое

по иску ООО "Тунгалой Рус"

к ООО "Векта Инжиниринг"

3-е лицо: 1) АО "Завод "Двигатель",

2) ООО "Компания ЭкоБел",

3) Компания Tungaloy Corporation

о защите прав на товарный знак

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Тунгалой Рус" (ОГРН: 1093123008395; далее - ООО "Тунгалой Рус", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "Векта Инжиниринг" (ОГРН: 1077847533873; далее - ООО "Векта Инжиниринг", ответчик) с требованиями:

- запретить ООО "Векта Инжиниринг" совершать любые действия по использованию товарного знака "Tungaloy" (свидетельство на товарный знак N 440313) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет;

- взыскать с ООО "Векта Инжиниринг" в пользу ООО "Тунгалой Рус" компенсацию за незаконное использование товарного знака "Tungaloy" в размере 1 000 000 руб.;

- обязать ООО "Векта Инжиниринг" изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары Tungaloy, указанные в техническом задании к закупке, размешенной на сайте http://www.zakupki.gov.ru N 31502248699 лот N 20 и спецификации к договору поставки от 28.04.2015 N ВИ-15/062-01-47, заключенному между ответчиком и акционерным обществом "Завод "Двигатель".

Кроме того, истец попросил взыскать с ответчика 300 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Завод "Двигатель" (далее - АО "Завод "Двигатель"), Компания Tungaloy Corporation и общество с ограниченной ответственностью "Компания ЭкоБел".

В процессе рассмотрения спора истец на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказался от требования об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет товар Tungaloy, указанный в техническом задании к закупке, размешенной на сайте http://www.zakupki.gov.ru N 31502248699 лот N 20 и спецификации к договору поставки от 28.04.2015 N ВИ-15/062-01-47, заключенному между ответчиком и АО "Завод "Двигатель".

Решением суда первой инстанции от 19.12.2016 принят отказ от иска в части требования об обязании общества с ограниченной ответственностью "Векта Инжиниринг" изъять из оборота и уничтожить за свой счет товар Tungaloy, указанный в техническом задании к закупке, размешенной на сайте http://www.zakupki.gov.ru N 31502248699 лот N 20 и спецификации к договору поставки от 28.04.2015 N ВИ-15/062-01-47, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью "Векта Инжиниринг" и акционерным обществом "Завод "Двигатель", и прекратить производство по делу в указанной части.

Суд запретил ООО "Векта Инжиниринг" совершать любые действия по использованию товарного знака "Tungaloy" без согласия общества с ограниченной ответственностью "Тунгалой Рус", в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг. С ООО "Векта Инжиниринг" взыскано в пользу ООО "Тунгалой Рус" 500 000 руб. денежной компенсации, 50 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя и 17 500 руб. судебных расходов по государственной пошлине. В остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе Ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и не соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит обжалуемое решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование жалобы ее податель ссылается на трактовку положений статьи 1487 ГК Российской Федерации без учета создания Таможенного союза и положений пункта 16 главы 5 Приложения 26 к договору о ЕАЭС.

В судебном заседании представитель ответчика доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца с доводами жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Компания Tungaloy Corporation (Япония) является правообладателем товарного знака "Tungaloy", зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 440313 в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ "металлообрабатывающие машины, станки и инструменты" (и других классов МКТУ, указанных в свидетельстве).

ООО "Тунгалой Рус" является единственным торговым и эксклюзивным дистрибьютором продукции (металлорежущих инструментов) Компании Tungaloy Corporation и обладателем лицензии на использование указанного товарного знака на всей территории Российской Федерации на основании лицензионного договора от 01.02.2013 N 1 и эксклюзивного дистрибьюторского соглашения от 01.07.2009, в соответствии с условиями которых только ООО "Тунгалой Рус" имеет право ввозить и реализовывать на территории Российской Федерации твердосплавный инструмент, с использованием товарного знака "Tungaloy".

Из содержания дистрибьюторского соглашения и лицензионного договора следует, что после ввоза инструмента на территорию Российской Федерации ООО "Тунгалой Рус" реализует данный инструмент как самостоятельно, так и через сеть официальных дилеров. ООО "Тунгалой Рус" осуществляет контроль за тем, чтобы весь инструмент реализовывался только конечным потребителям, исключая его дальнейшую перепродажу.

ООО "Тунгалой Рус" обратилось с настоящим иском в арбитражный суд, ссылаясь на то, что не давало ответчику своего разрешения на распространение товара, маркированного товарным знаком "Tungaloy", на территории Российской Федерации, что такое распространение является незаконным и нарушает исключительные права истца на указанный товарный знак в силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции, признал требования Истца о запрете ООО "Векта Инжиниринг" совершать любые действия по использованию товарного знака "Tungaloy" без согласия общества с ограниченной ответственностью "Тунгалой Рус", в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, обоснованными по праву, взыскав компенсацию за нарушение исключительных прав, снизив заявленный Истцом размер в два раза. В то же время суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец не доказал, совершение ответчиком действий по использованию товарного знака "Tungaloy" на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет.

Апелляционный суд, изучив материалы дела, оценив доводы жалобы не находит оснований для ее удовлетворения.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного Постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что Компания Tungaloy Corporation (Япония) является правообладателем товарного знака "Tungaloy", зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 440313 в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ "металлообрабатывающие машины, станки и инструменты" (и других классов МКТУ, указанных в свидетельстве).

В обоснование иска истец указал, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав на указанный товарный знак путем осуществления деятельности по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации твердосплавного инструмента, маркированного товарным знаком Tungaloy, без каких-либо правовых оснований.

В частности, ответчик участвовал в запросе предложений цены на закупку металлорежущего инструмента на сайте http://www.zakupki.gov.ru за N 31502248699 лот N 20, для нужд АО "Завод "Двигатель".

В техническом задании к указанному запросу значилось 47 наименований продукции марки Tungaloy. Согласно сведениям по заявке ответчика он предложил поставить инструмент по цене 934 646 руб. 10 коп. Ответчик был признан победителем указанного запроса. Между ответчиком и АО "Завод "Двигатель" был заключен договор поставки, в том числе 47 наименований продукции марки Tungaloy.

Ответчик также участвовал в запросе предложений цены на закупку твердосплавного инструмента марки Tungaloy на сайте http://www.zakupki.gov.ru за N 31502373612 лот N 28 для нужд АО "Завод "Двигатель". Согласно сведениям о заявке ответчика он предложил поставить инструмент по цене 1 030 013 руб. 74 коп. Однако ответчик не был признан победителем запроса.

Удовлетворяя исковые требования Истца, суд первой инстанции, установил нарушение действиями ответчика исключительных прав истца на товарные знаки. При этом суд первой инстанции, взыскивая компенсацию за нарушение исключительных прав признал необходимым снизить заявленный Истцом размер в два раза, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ссылка ответчика на то, что судом не приняты во внимание положения пункта 16 раздела V Приложения N 26 Договора о Евразийском экономическом союзе, подлежит отклонению, поскольку судебный акт не запрещает ввоз ответчиком в будущем на законном основании товаров из государств-членов Евразийского экономического союза.

Запрещение такого способа использования товарного знака как ввоз и иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком, направлено на соблюдение международных обязательств Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности в соответствии с частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Единственным ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно пункту 16 Протокола на территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Положения 16 пункта в целях обеспечения свободного перемещения товаров в рамках Евразийского экономического союза предусматривают территориальное расширение действия принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, ограничивая возможность правообладателя по неоднократному его осуществлению на территории Евразийского экономического союза в отношении одного и того же экземпляра товара, правомерно введенного в гражданский оборот на территории любого из государств-членов Союза.

Таким образом, в соответствии со статьей 1487 ГК РФ, пунктом 16 Протокола учитывая существование общего запрета (абзац 2 пункта 1 статьи 1229, пункт 3 статьи 1484 ГК РФ), введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации (в рассматриваемом случае на территории Республики Беларусь) не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным. И наоборот, товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя, считается незаконно введенным в гражданский оборот.

Право правообладателя на товарный знак может быть признано исчерпанным только в том случае, когда товар, на котором нанесен товарный знак, был введен в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории Российской Федерации, Республики Беларусь или Республики Казахстан.

Представленные в материалы дела доказательства подтверждают введение в оборот товара с согласия правообладателя за пределами территории Республики Беларусь и Российской Федерации (Германия).

В силу вышеназванных положений действия общества по приобретению товара, маркированного товарным знаком третьих лиц, в другой стране и ввозу такого товара на территорию Российской Федерации с последующим введением их в гражданский оборот без получения соответствующего согласия правообладателя не могут быть признаны законными.

Ответчиком не представлено надлежащего доказательства введения спорного товара в гражданский оборот на территории Белоруссии непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия, в связи с чем, принцип исчерпания истцом права на товарный знак, предусмотренный статьей 1487 ГК Российской Федерации и пунктом 16 Протокола, не может быть применен.

При таких обстоятельствах следует признать, что выводы суда первой инстанции о правомерности требований истца о запрете ООО "Векта Инжиниринг" совершать любые действия по использованию товарного знака "Tungaloy" без согласия общества с ограниченной ответственностью "Тунгалой Рус", в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, соответствуют имеющимся материалам дела.

Поскольку в рамках апелляционного производства выводы суда первой инстанции о не доказанности Истцом совершения ответчиком действий по использованию товарного знака "Tungaloy" на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, а также о наличии оснований для снижения размера заявленной к взысканию компенсации, сторонами не оспариваются, суд апелляционной инстанции в силу части 5 статьи 2368 АПК Российской Федерации лишен полномочий по проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции в указанной части.

Доводы апелляционной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда первой инстанции трактовке тех же обстоятельств дела и норм права, не опровергают правомерность и обоснованность выводов суда первой инстанции, не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушения и неправильного применения норм процессуального права, влекущих отмену судебного акта в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2016 по делу N А56-48300/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева С.В. Лущаев