Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2018 г. N 15АП-11901/18

город Ростов-на-Дону

20 августа 2018 г.

дело N А53-33353/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 августа 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Ереминой О.А.

судей Новик В.Л., Шапкина П.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коноплевым И.А.

при участии:

от истца - представитель Яковлева А.Н., доверенность от 15.06.2018;

от ответчика - представитель Баринов Д.А., доверенность от 27.03.2017;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Топган" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 09.06.2018 и дополнительное решение от 05.07.2018 по делу N А53-33353/2017

по иску - ООО "Топган"

к ответчику - индивидуальному предпринимателю Сердюкову Л.В.

при участии третьего лица - ООО "А-клуб"

о запрете использовать товарный знак, взыскании задолженности, упущенной выгоды, компенсации и по встречному иску

принятое в составе судьи Бирюковой В.С.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Топган" обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю Сердюкову Леониду Владимировичу со следующими требованиями:

1) признать действия индивидуального предпринимателя Сердюкова Л.В. до 25.08.2017 по использованию в предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) комплекса принадлежащих истцу исключительных прав нарушающими права истца на использование товарного знака TOPGUN, охраняемого на территории Российской Федерации согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 584802, дата государственной регистрации 23.08.2016, дата публикации 12.09.2016, дата истечения срока действия исключительного права 06.02.2025;

2) запретить использовать обозначение TOPGUN в своей предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ);

3) взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака TOPGUN в размере 1000000 рублей за период с 23.08.2016 по 25.08.2017;

4) взыскать просроченную задолженность в сумме 450000 рублей;

5) взыскать упущенную выгоду в размере 3250000 рублей;

6) взыскать нотариальные расходы в размере 33600 рублей (с учетом изменения предмета исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - т. 1 л.д. 95-98).

В свою очередь, индивидуальным предпринимателем Сердюковым Л.В. заявлен встречный иск к ООО "Топган" о запрете осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака N 584802 на территории следующих муниципальных образований: г. Ростов-на-Дону; г. Краснодар путем заключения с любыми третьими лицами договоров о предоставлении права использования товарного знака N 584802 в период действия договора коммерческой концессии N РНД_001 от 16.01.2017 (т. 2 л.д. 2-4).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "А-клуб" (определение от 07.05.2018 - т. 3 л.д. 130).

Решением от 09.06.2018 первоначальный иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 450000 рублей задолженности, 3215 руб. 52 коп. расходов на оплату услуг нотариуса. В остальной части первоначального иска отказано.

Встречный иск удовлетворен частично, суд обязал ООО "Топган" не предоставлять другим лицам право использовать в предпринимательской деятельности товарного знака (свидетельство о регистрации N 584802 от 23.08.2016) на территории Российской Федерации города Ростова-на-Дону и города Краснодара в период действия договора коммерческой концессии N РНД_001 от 16.01.2017. В удовлетворении остальной части встречного иска отказано.

Решение мотивировано тем, что соглашение об использовании товарного знака от 24.02.2015, последующие действия сторон указанного соглашения по заключению договора о передаче права на регистрацию товарного знака от 25.05.2016, а в дальнейшем действия ООО "Топган" по заключению договора коммерческой концессии от 16.01.2016, свидетельствуют о наличии воли правообладателя спорного товарного знака на его использование ответчиком. С учетом наличия корпоративной взаимосвязи между ООО "А-клуб" и ОО "Топган" органы управления и участники названных юридических лиц осведомлены о факте использования ответчиком комплекса переданных ему исключительных прав. Истцом своевременно не совершены действия по государственной регистрации договора коммерческой концессии, регистрация произведена 25.08.2017. Поскольку использование ответчиком комплекса принадлежащих истцу исключительных прав осуществлялось под контролем правообладателя на основании ранее заключенных сделок, в последующем договор коммерческой концессии зарегистрирован в установленном порядке, основания для признания действий ответчика по использованию комплекса принадлежащих истцу исключительных прав в период до 25.08.2017 незаконными отсутствуют. В удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака и убытков в виде упущенной выгоды отказано. В период с августа 2017 по декабрь 2017 года ответчиком не произведена оплата правообладателю вознаграждения, в данной части требования удовлетворены. Требование о запрете ответчику использовать в своей деятельности обозначение TOPGUN оставлено без удовлетворения, так как договор коммерческой концессии является действующим. Истцом нарушены условия пунктов 1.5 и 2.5 договора концессии, данные нарушения до настоящего времени не устранены, ООО "Топган" предоставило третьим лицам право на открытие двух мужских парикмахерских на территории города Краснодара с использованием товарного знака TOPGUN. Обязательство по выплате фиксированной части вознаграждения по договору не исполнено ответчиком ввиду неисполнения истцом обязательств по регистрации. Доказательств прекращения действия договора коммерческой концессии не представлено. Встречные требования частично удовлетворены, так как истцом не соблюдены ограничения, предусмотренные в пункте 3.1.1 договора коммерческой концессии в части предоставления третьим лицам аналогичных комплексов исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории.

Дополнительным решением от 05.07.2018 суд обязал ООО "Топган" самостоятельно не осуществлять использование в предпринимательской деятельности товарного знака (свидетельство о государственной регистрации N 584802 от 23.08.2016 на территории Российской Федерации города Ростова-на-Дону и города Краснодар, в период действия договора коммерческой концессии N РНД-001 от 16.01.2017.

Дополнительное решение мотивировано тем, что по договору коммерческой концессии истец принял на себя обязательства не предоставлять другим лицам аналогичные или сходные до степени смешения комплексы исключительных прав либо отдельные элементы комплекса исключительны прав для их использования на закрепленной за пользователем территории, а также воздерживаться от собственной аналогичной деятельности. В период действия договора коммерческой концессии ООО "Топган" произвело открытие мужских парикмахерских "TOPGUN" на территории города Краснодара.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность решения, просил его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель сослался на то, что обжалуемым решением нарушены права лиц, не привлеченных к участию в настоящем деле, с которыми ООО "Топган" заключило договоры, предусматривающие передачу прав на использование товарного знака TOPGUN. Регистрация договора коммерческой концессии произведена 27.08.2017, тогда как заявка на регистрацию подана истцом 02.03.2017. Истец является правообладателем двух товарных знаков, судом не установлено под каким товарным знаком осуществляют деятельность парикмахерские в г. Краснодаре. Ответчику права на товарный знак N 636306 от 21.11.2017 не передавались. Уведомление о приостановлении оплаты вознаграждения поступило правообладателю спустя только 5 месяцев, оплата не производилась. Кроме того, у суда отсутствовали основания для принятия дополнительного решения.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца жалобу поддержал.

Представитель ответчика доводы жалобы отклонил как несостоятельные по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителей сторон, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 06.02.2015 ООО "А-клуб" подало заявку на регистрацию товарного знака ТOPGUN в 03 и 44 классах МКТУ (N заявки 2015702851 - т. 3 л.д. 102-103).

Заявка на регистрацию товарного знака зарегистрирована 06.02.2015 (т. 3 л.д. 101).

ООО "А-клуб" 24.02.2015 заключило с индивидуальным предпринимателем Сердюковым Л.В. соглашение об использовании товарного обозначения (т. 3 л.д. 106-111), по условиям которого ООО "А-клуб" (правообладатель) обязалось предоставить индивидуальному предпринимателю Сердюкову Л.В. (пользователь) право использования в предпринимательской деятельности торгового обозначения TOPGUN, а пользователь обязался выплачивать правообладателю вознаграждение в следующем порядке: 500000 рублей - фиксированная часть, 250000 рублей из которой выплачиваются в течение двух дней с момента подписания соглашения, 250000 рублей - в течение 10 дней с момента официального открытия пользователем салона мужских стрижек под торговым обозначением TOPGUN.

Срок действия соглашения определен сторонами до подписания и регистрации договора коммерческой концессии, предметом которого будет являться весь комплекс исключительных прав на использование товарного знака TOPGUN, зарегистрированного в установленном порядке.

Платежным поручением N 1 от 25.02.2015 пользователь оплатил правообладателю 250000 рублей (т. 3 л.д. 112).

На основании договора от 25.05.2016 ООО "А-клуб" (правообладатель) передало ООО "Топган" (правопреемник) за вознаграждение принадлежащее ему право на регистрацию товарного знака по заявке в полном объеме и в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке (т. 3 л.д. 99-101).

Между ООО "Топган" (правообладатель) и индивидуальным предпринимателем Сердюковым Л.В. (пользователь) 16.01.2017 заключен договор коммерческой концессии N РНД _001 (т. 2 л.д. 1-14), согласно которому правообладатель обязался предоставить пользователю право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, поименованных в пункте 1.2 договора в пределах территории и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а пользователь обязался уплатить правообладателю обусловленное договором вознаграждение.

Комплекс исключительных прав, пользование которым предоставляется по настоящему договору, включает права на товарный знак (знак обслуживания), свидетельство о государственной регистрации товарного знака N 584802 от 23.08.2016 и коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN, исключительные права на произведения дизайна, изобразительного искусства и т.д. используемые при оформлении, рекламных мероприятиях и прочей деятельности правообладателя и пользователя, исключительные права на секреты производства (ноу-хау), связанные, в том числе, с методикой оказания парикмахерских услуг.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.08.2017 под номером РД0230411 за Сердюковым Л.В. зарегистрирована исключительная концессия на срок до 16.01.2022 на соответствующей территории использования.

Полагая, что до даты государственной регистрации договора коммерческой концессии N РНД_001 (25.08.2017) индивидуальный предприниматель Сердюков Л.В. незаконно использует товарный знак TOP GUN, а после регистрации договора концессии пользователем ненадлежащим образом исполнялись договорные обязательства по оплате предоставленного комплекса исключительных прав, ООО "Топган" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Ссылаясь на то, что исключительное право на товарный знак приобретено индивидуальным предпринимателем Сердюковым Л.В. с 06.02.2015, правообладателем нарушены условия договора коммерческой концессии, Сердюков Л.В. обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом. Такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и другие виды договоров.

Воля правообладателя спорного товарного знака на его использование индивидуальным предпринимателем Сердюковым Л.В. выражена в предмете соглашения об использовании товарного знака от 24.02.2015 в совокупности с последующими действиями сторон по заключению договора о передаче права на регистрацию товарного знака от 25.05.2016, а в дальнейшем договора коммерческой концессии от 16.01.2016.

Как отмечено выше, по договору о передаче права на регистрацию товарного знака от 25.05.2016 ООО "А-клуб" передало, принадлежащее ему право на регистрацию товарного знака по заявке на комбинированный товарный знак TOP GUN N 2015702851 с приоритетом от 06.02.2015 в полном объеме в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

По правилу пункта 1 статьи 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем).

В силу пункта 3 статьи 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации заявка на товарный знак должна содержать: 1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения; 2) заявляемое обозначение; 3) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; 4) описание заявляемого обозначения.

Заявка на товарный знак подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его представителем, подающим заявку (пункт 4 статьи 1492 Кодекса).

В пункте 3 статьи 1497 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака.

Согласно пункту 6.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, в случае уступки своего права на заявку иному лицу заявитель подает в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о внесении записи об изменении заявителя. Заявление должно содержать указание на уступку права на заявку иному лицу - правопреемнику, сведения об этом лице, предусмотренные подпунктами (3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 настоящих Правил.

Исходя из изложенных положений, следует, что предметом договора от 25.05.2016 является не заявка на товарный знак, а имущественное право на регистрацию конкретного товарного знака с соответствующей датой приоритета, определяемой, по общему правилу, по дате подачи заявки, возникшее в связи с подачей такой заявки и принадлежащее ее заявителю.

При этом такое имущественное право относится к объектам гражданских прав и может свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому, самостоятельно участвовать в гражданско-правовых отношениях, поскольку не ограничено в обороте.

Согласно пункту 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Таким образом, ранее заключенные договоры первого правообладателя спорного товарного знака имеют силу для настоящего правообладателя.

Последствия неуведомления настоящего правообладателя о заключении первоначальным правообладателем соглашения об использовании товарного знака от 24.02.2015 с индивидуальным предпринимателем Сердюковым Л.В. не могут быть возложены на последнего.

В связи с изложенным, доводы заявителя апелляционной жалобы о необоснованности выводов о корпоративной взаимосвязи между ООО "А-клуб" и ООО "Топган" не имеют правового значения для настоящего дела.

Согласно пункту 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В пункте 2 названной статьи указано, что договор коммерческой концессии также предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Согласно пункту 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Согласно пункту 3 статьи 1233 Кодекса договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абзац второй пункта 1 статьи 1240).

В пункте 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса (абзац второй пункта 2 той же статьи).

В пункте 1.5 договора коммерческой концессии сторонами предусмотрено, что все действия по регистрации (сбору и подаче необходимых документов, оплата пошлин и т.д.) осуществляются правообладателем самостоятельно, но за счет правообладателя и пользователя в равных пропорциях. Пользователь по просьбе правообладателя обязан предоставить все необходимые ему документы и информацию для регистрации права использования комплекса исключительных прав в Роспатенте и Федеральном институте промышленной собственности в 15-дневный срок.

В случае неосуществления пользователем указанных в настоящем пункте действий в 15- дневный срок, ООО "Топган" имеет право обратиться в суд с целью понуждения пользователя осуществить необходимые для регистрации действия и отнесением на последнего всех судебных расходов и применением иных мер ответственности, предусмотренных настоящим договором и положениями действующего законодательства.

Из указанных условий договора коммерческой концессии следует, что обязанность по регистрации предоставления права использования в соответствии с условиями договора (пункт 1.5 договора) возложена на правообладателя. Соответствующая обязанность правообладателем не исполнена.

Поскольку обязательство по совершению действий, направленных на государственную регистрацию договора концессии не исполнено, такие действия реализованы пользователем самостоятельно, вследствие чего государственная регистрация коммерческой концессии N РНД_001 от 16.01.2017 состоялась только 25.08.2017.

Согласно пункту 1 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.

Пунктом 2 той же статьи предусмотрено, что предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Из указанных ранее норм права следует, что по договору коммерческой концессии, который подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте, правообладатель имеет право на предоставление пользователю за вознаграждение на срок или без указания срока права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, который также предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя, с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности, и которые, по общему правилу переходят от правообладателя к приобретателю в момент его заключения, тогда как в том случае, если такой договор не будет в установленном законом порядке зарегистрирован в Роспатенте, то предоставление такого права использования считается несостоявшимся (указанная правовая позиция содержится в Постановлении суда по интеллектуальным правам от 06.12.2017 N С01-972/2017).

Таким образом, правовым последствием отсутствия регистрации договора коммерческой концессии является не недействительность этого договора, а признание несостоявшимся предоставления права.

Поскольку использование Сердюковым Л.В. комплекса принадлежащих ООО "Топган" исключительных прав осуществлялось под контролем правообладателя на основании ранее заключенных сделок, а в последующем договор коммерческой концессии N РНД_001 был зарегистрирован в установленном законом порядке, основания для признания незаконными действий Сердюкова Л.В. по использованию в предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) комплекса принадлежащих обществу исключительных прав в период до 25.08.2017 отсутствуют.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогичным образом бремя доказывания распределяется и по делам о защите исключительного права на товарный знак.

Недоказанность ООО "Топган" факта незаконного использования ответчиком в предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) комплекса принадлежащих ООО "Топган" исключительных прав в данном случае служит основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, как в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1000000 рублей, так и в части заявленной ко взысканию упущенной выгоды в сумме 3250000 рублей, поскольку договорное использование соответствующего средства индивидуализации исключает возможность заявления требования о взыскании убытков либо компенсации.

При этом судом правомерно удовлетворено требование о взыскании задолженности по договору коммерческой концессии в размере 450000 рублей за период август-декабрь 2017 года с учетом единоразового платежа в размере 250000 рублей.

Согласно пунктам 6.1.1, 6.1.3 договора коммерческой концессии от 16.01.2017 пользователь обязан уплатить правообладателю вознаграждение в следующем размере: 250000 рублей - фиксированная единоразовая часть вознаграждения; 10000 рублей - ежемесячный маркетинговый платеж, 30000 рублей - ежемесячное вознаграждение.

Истцом заявлено требование о взыскании задолженности за период августа - декабрь 2017 года.

Расчет судом первой инстанции проверен и признан верным, возражений по расчету задолженности сторонами не заявлено.

После принятия к производству Арбитражного суда Ростовской области встречного иска в рамках настоящего дела (06.02.2018), ООО "Топган" направило индивидуальному предпринимателю Сердюкову Л.В. уведомление об одностороннем отказе от договора коммерческой концессии N РНД_001 от 16.01.2017 года, датированное 22.02.2018 (т. 3 л.д. 43-44) со ссылками на нарушение условий пункта 6.1.1. договора коммерческой концессии.

В пункте 6.1.1 договора коммерческой концессии определено, что фиксированная часть вознаграждения составляет 250000 рублей и выплачивается в течение 3-х дней с момента предоставления договора в Роспатент для регистрации предоставления права использования комплекса исключительных прав.

Неуплата фиксированной части вознаграждения либо уплата не в полном объеме является существенным нарушением договора, в связи с которым правообладатель имеет право отказаться от исполнения договора либо потребовать возмещения убытков и/или процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как указано выше, в рассматриваемом случае правообладателем не исполнена предусмотренная пунктом 1.5 договора коммерческой концессии обязанность по регистрации данного договора.

В период правомерного использования Сердюковым Л.В. товарного знака TOP GUN, несмотря на прямой запрет, установленный законом и договором, ООО "Топган" представило третьим лицам право на открытие двух мужских парикмахерских на территории города Краснодар с использованием товарного знака ТОР GUN.

В связи с указанными обстоятельствами, 25.08.2017 индивидуальным предпринимателем Сердюковым Л.В. направлена претензия ООО "Топган" о недопустимости нарушения условий договора, запрошены разъяснения относительно действий истца, заявлено требование о прекращении деятельности на территории г. Краснодар.

Сердюковым Л.В. 04.10.2017 повторно направил претензию относительно фактов нарушения прав пользователя, содержащую уведомление о приостановлении встречного исполнения обязательств по договору концессии до момента прекращения нарушения прав пользователя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей не предоставленному исполнению.

Поскольку ООО "Топган" нарушены условия пунктов 1.5, 2.5 договора концессии, с учетом норм о том, что до регистрации договора коммерческой концессии договор считается несостоявшимся, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что Сердюков Л.В. правомерно приостановил исполнение своих обязательств по выплате фиксированной части вознаграждения, предусмотренной разделом 6 договора.

Кроме того, исходя из буквального толкования условий договора (пункт 6.1.1), обязанность по оплате фиксированной части вознаграждения прямо обусловлена исполнением правообладателем обязательства по осуществлению регистрационных действий.

Таким образом, требование о выплате фиксированной части вознаграждения по договору не исполнено ввиду неисполнения ООО "Топган" своих обязательств, предусмотренных договором, с учетом условий договора обязательство по уплате вознаграждения до регистрации договора не возникла.

В пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" предусмотрено, что по смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться, в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или е момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно пункту 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иным правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

В связи с изложенным, довод заявителя жалобы о прекращении действия договора коммерческой концессии от 16.01.2017, признается несостоятельным.

Регистрация досрочного расторжения договора коммерческой концессии от 16.01.2017 в соответствии с пунктом 2 статьи 1037 Гражданского кодекса Российской Федерации также не произведена.

По встречному иску заявлено требование о запрете ООО "Топган" осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака N 584802 на территории г. Ростов-на-Дону и г. Краснодар, как самостоятельно, так и путем заключения с любыми третьими лицами договоров о предоставлении права использования товарного знака N 584802 в период действия договора коммерческой концессии N РНД_001 от 16.01.2017.

Судом первой инстанции требование о запрете осуществлять деятельность путем заключения с любыми третьими лицами договоров о предоставлении права использования товарного знака N 584802 в период действия договора коммерческой концессии N РНД_001 от 16.01.2017 рассмотрено в решении от 09.06.2018.

Требование о запрете ООО "Топган" осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака N 584802 на территории г. Ростов-на-Дону и г. Краснодар, самостоятельно рассмотрено в дополнительном решении от 05.07.2018.

Согласно статье 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

Таким образом, судом первой инстанции не допущено нарушений процессуального права при принятии дополнительного решения, на что указывает заявитель апелляционной жалобы.

В силу статьи 1033 Гражданского кодекса Российской Федерации договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору, в том числе обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории.

Согласно пункту 3.1.1 договора коммерческой концессии правообладатель обязан не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории воздержатся от собственной аналогичной деятельности на этой территории.

В пункте 3.1.1 договора коммерческой концессии стороны установили ограничения принадлежащих им прав.

Правообладатель принял на себя обязательство не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории (пункт 3.1.1 договора).

Судом первой инстанции сделан вывод о том, что ООО "Топган" в период действия договора коммерческой концессии предоставил третьим лицам права на открытие мужских парикмахерских ТОРGUN на территории города Краснодара.

В качестве доказательств указанных обстоятельств суд первой инстанции сослался на скриншоты официального сайта ООО "Топган" (т. 3 л.д. 7-10).

Таким образом, судом первой инстанции установлено нарушение ООО "Топган" ограничений, предусмотренных пунктом 3.1.1 договора коммерческой концессии от 16.01.2017 в части предоставления третьим лицам аналогичных комплексов исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории.

Ссылка заявителя жалобы на то, что при принятии решения по встречному иску не учтено наличие у ООО "Топган" исключительных прав на использование иных товарных знаков, признается судом апелляционной инстанции необоснованной, так как указанные доводы не подвтерждены документально.

Кроме того, указанные заявителем жалобы обстоятельства не освобождают его соблюдать предусмотренные спорным договором ограничения.

Пояснений о том, каким образом решение в данной части нарушает права заявителя жалобы с учетом условий пункта 3.1.1 договора коммерческой концессии, не представлено.

При таких условиях, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения обжалуемого решения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 09.06.2018 и дополнительное решение от 05.07.2018 по делу N А53-33353/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Взыскать с ООО "Топган" (ОГРН 1167847215733, ИНН 7842107759) в доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Еремина О.А.

Судьи

Новик В.Л. Шапкин П.В.