Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 июля 2017 г. N 09АП-27271/17

г. Москва

31 июля 2017 г.

Дело N А40-211524/16

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 июля 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей А.Н. Григорьева, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "Айсбер", ООО "ДИИП 2000"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 апреля 2017 года по делу N А40-211524/16, принятое судьей Ведерниковым М.А.

по иску ООО "ДИПИКС"

к ООО "Айсбер"; ООО "ДИИП 2000"

о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца: Михальченко А.А. (по доверенности от 27.09.2016)

от ответчика: от ООО "Айсбер" - Сайфулин А.В. (по доверенности от 12.12.2016), от ООО "ДИИП 2000" - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "ДИПИКС" (далее - истец, правообладатель) обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Айсберг" и ООО "ДИИП 2000" (далее - ответчики) о запрете Обществу с ограниченной ответственностью "Айсбер" и Обществу с ограниченной ответственностью "ДИИП 2000" совершать действия, нарушающие исключительное право Общества с ограниченной ответственностью "ДИПИКС" на полезную модель "Сортировщик монет", охраняемую патентом РФ на полезную модель N 159591, в том числе: предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделие "Счетчик -Сортировщик монет CS 100", в котором использована полезная модель по патенту РФ N 159591; обязании Общества с ограниченной ответственностью "Айсбер" и Общества с ограниченной ответственностью "ДИИП 2000" изъять из оборота и уничтожить за свой счет без компенсации контрафактную продукцию, а именно: изделия "Счетчик -Сортировщик монет CS 100", в которых использована полезная модель "Сортировщик монет", охраняемая патентом РФ на полезную модель N 159591; взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Айсбер" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ДИПИКС" компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту РФ N 159591 в размере 500 000 рублей 00 копеек.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12 апреля 2017 года по делу N А40-211524/16, запрещено Обществу с ограниченной ответственностью "Айсбер" и Обществу с ограниченной ответственностью "ДИИП 2000" совершать действия, нарушающие исключительное право Общества с ограниченной ответственностью "ДИПИКС" на полезную модель "Сортировщик монет", охраняемую патентом РФ на полезную модель N159591, в том числе: предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделие "Счетчик - Сортировщик монет CS 100", в котором использована полезная модель по патенту РФ N 159591. Взыскано с Общества с ограниченной ответственностью "Айсбер" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ДИПИКС" 100 000 руб. 00 коп. компенсации, 10 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску, а также 25 000 руб. расходов на проведение судебной экспертизы. Взыскано с Обществу с ограниченной ответственностью "ДИИП 2000" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ДИПИКС" 100 000 руб. 00 коп. компенсации, 10 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску, а также 25 000 руб. расходов на проведение судебной экспертизы. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

С решением не согласились ответчики, подали апелляционные жалобы в которых просят решение отменить, в удовлетворении исковых требований ООО "ДИПИКС", отказать.

По мнению ответчика ООО "Айсбер"суд не учел наличия права преждепользования.

Ответчик ООО "ДИИП 2000" считает, что суд не принял во внимание, что представленный этим ответчиком экземпляр изделия для судебной экспертизы не содержит каждый признак независимой формулы изобретения, в отличие от экземпляра истца.

Истец возражал на доводы жалоб.

Представитель ответчика ООО "Айсбер" поддержал доводы жалоб.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ответчика ООО "ДИИП 2000", извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 12 апреля 2017 года по делу N А40-211524/16 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, истец является обладателем исключительного права на полезную модель "Сортировщик монет", охраняемую патентом N 159591 с датой приоритета - 13.11.2015, сроком действия до 13.11.2025 года.

Как следует из текста искового заявления, истцу стало известно, что ответчиками предлагается к продаже, продается изделие "Счетчик монет CS 100", в конструкции которого использована полезная модель по патенту N 159591.

Согласно экспертному заключению, составленному патентным поверенным, вышеуказанное изделие содержит все признаки, приведенные в независимой формуле полезной модели.

Данное изделие вводится в гражданский оборот под торговой маркой МВох, которую на территории России использует ООО "ДИИП 2000". Данное юридическое лицо является администратором сайта "mbox.ru", что подтверждается протоколом осмотра письменных доказательств от 13.10.2016 г.

Факт продажи от имени ООО "Айсбер" упомянутого счетчика подтверждается товарной накладной N 150316-002 от 15.03.2016 и счет-фактурой N 150316-002 от 15.03.2016 года.

Материалами дела подтверждается факт введения ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации спорной продукции, что ответчиком и не оспаривалось.

Использованием изобретения считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Исходя из предмета доказывания по настоящему делу для установления всех признаков полезной модели включенных в независимый пункт формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 159591, а также ответа на вопрос, используется ли в образце изделия признаки полезной модели, то есть для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний в области науки, техники и патентоведения, необходимо проведение судебной патентно-технической экспертизы.

В соответствии с положениями ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

С целью установления наличия признаков независимых пунктов формулы по патенту Российской Федерации N 159591 в спорной продукции судом по ходатайству истца была назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ФГБУ "ФИПС" Боронину А.М., перед которым был поставлен следующий вопрос:

1) Содержит ли представленный для исследования продукт (Счетчик - Сортировщик монет CS 100) каждый признак, содержащийся в патенте N 159591 формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники?

В результате проведенного экспертного исследования были сделаны следующие выводы.

Представленный истцом образец действительно содержит каждый признак полезной модели по патенту РФ N 159591, приведенный в независимом пункте содержащейся в данном патенте формулы полученной модели.

Изделие, представленное ответчиком, таких признаков не содержит.

При этом изделия представленные истцом и ответчиком не тождественны, поскольку имеют разное конструктивное выполнение.

Истец считает, что его требования к ООО "Айсбер" полностью доказаны, поскольку согласно заключению судебной патентно-технической экспертизы от 12.02.2017 по настоящему делу изделие Счетчик-Сортировщик монет CS-100, представленное истцом и закупленное у ООО "Айсбер", содержит каждый признак полезной модели по патенту РФ N 159591, приведённый в независимом пункте содержащейся в данном патенте формулы полезной модели.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Таким образом, полезная модель по патенту РФ N 159591 использована в изделии Счетчик-Сортировщик монет CS-100, которое предлагает к продаже, продает и хранит для этих целей ООО "Айсбер".

Требования к ООО "ДИИП 2000" также подтверждены материалами дела, несмотря на то, что в соответствии с заключением судебной патентно-технической экспертизы от 12.02.2017 по настоящему делу изделие Счетчик-Сортировщик монет CS-100, представленное ответчиком, не содержит каждый признак полезной модели по патенту РФ N 159591, приведённый в независимом пункте содержащейся в данном патенте формулы полезной модели.

Так, к изделию, закупленному у ООО "Айсбер", приложен гарантийный талон, где как фирма-продавец указано ООО "ДИИП 2000", и руководство по эксплуатации, также оформленное ООО "ДИИП 2000"; в процессе рассмотрения спора ООО "ДИИП 2000" не отрицало, что это оно поставило данный счётчик-сортировщик монет ООО "Айсбер" и указывало на то, что ООО "ДИИП 2000", в свою очередь, приобрело его у ООО "АМИНТА"; внешне изделия, представленные истцом и ответчиком, совершенно идентичны, при этом ООО "ДИИП 2000" никогда не заявляло, что имеются два одинаковых внешне изделия, которые им реализуются, но которые имеют разное конструктивное исполнение; хотя в заключении эксперта указано на отсутствие в изделии, представленном ответчиком признаков 5, 6 и 7 независимого пункта содержащейся в патенте РФ N 159591 формулы полезной модели: "...дозатор количества монет, высыпаемых через окно из лотка на диск подачи монет, включающий створку, установленную в корпусе с возможностью перекрытия окна, привод створки...", однако тамже на стр. 8 (т. 2 л.д. 49) отмечено, что в блоке управления предусмотрено гнездо (CN8) для подключения привода створки, также в изделии, представленном ответчиком, присутствует оптический датчик нахождения монет на диске подачи монет. В связи с этим экспертом сделан вывод, что "...Оснащение устройства для сортировки и последующего подсчета монет датчиком нахождения монет на диске подачи монет и блоком управления дозатора количества монет с одновременным отсутствием самого дозатора количества монет не поддается логическому объяснению с точки зрения целесообразности наличия этого датчика и этого блока управления" (стр. 8 заключения, последний абзац).

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно признал обоснованным довод истца, о том что не тождественность представленных сторонами на экспертизу изделий свидетельствует лишь о том, что ООО "ДИИП 2000" изменило конструкцию изделия перед представлением его на экспертизу в связи с чем жадоба ООО "ДИИП 2000" удовлетворении не подлежит.

В отношении права преждепользования суд первой инстанции верно указал, что в силу п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как разъяснено в п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Право преждепользования может быть признано только за производителем конкретного изделия, которым ООО "ДИИП 2000" не является.

При этом ООО "ДИИП 2000" не доказало, что оно до даты приоритета использовало созданное независимо от автора полезной модели истца тождественное решение и объём его использования на дату приоритета этой полезной модели.

В этой связи жалоба ответчика ООО "Айсбер" удовлетворена быть не может.

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения исключительных прав истца на полезную модель по патенту Российской Федерации N 159591, то в данном случае указанное право подлежит защите путем запрета ответчикам продавать спорную продукцию, в которой использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 159591.

Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, степени вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал возможным уменьшить сумму убытков до 200.000 рублей, из расчета по 100.000 рублей с каждого из ответчиков.

Таким образом, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции правильно определил правоотношения сторон, предмет доказывания по спору, с достаточной полнотой выяснил, исследовал и оценил в совокупности все значимые обстоятельства по делу, правильно применив нормы материального права, регулирующие спорные отношения.

С учетом того, что иных доводов, подлежащих оценке, апелляционная жалоба не содержит, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 апреля 2017 года по делу N А40-211524/16 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

А.Н. Григорьев Н.И. Левченко