Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 августа 2018 г. N 09АП-5855/18

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2018 г. N 09АП-5855/18

г. Москва

03 августа 2018 г.

Дело N А40-245880/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 31.07.2018 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 03.08.2018 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей Н.И. Левченко, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Резаевой В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "ТД ОМЗ" и ЗАО "Сибпромкомплект" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 декабря 2017 года по делу N А40-245880/16, принятое судьёй Чадовым А.С.

по иску ЗАО "Сибпромкомплект" к ООО "ТД ОМЗ" о запрете использования полезной модели, взыскании компенсации за нарушение права на полезную модель в размере 5.000.000 руб.

третье лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЗУН"

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Лабзин М.В. (по доверенности от 05.04.2018)

от ответчика: Щедрин Д.М., Курашко А.Г. (по доверенности от 20.01.2017)

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Сибпромкомплект" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Торговый Дом ОМЗ" о защите исключительных прав на патент Российской Федерации N 74415 и взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, привлечено АО "СУЗУН".

Решением от 12.12.2017 г. суд запретил ответчику изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей термоизолирующих направлений с использованием полезной модели по патенту N 74415 "Термоизолирующее направление"; взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 1 000 000 руб.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске, ссылаясь на необоснованность выводов суда первой инстанции, нарушение норм материального и процессуального права.

На данное решение суда подана также апелляционная жалоба истца, в которой просит отменить решение суда в части размера компенсации, ссылаясь на необоснованное уменьшение судом данного размера.

Рассмотрев дело в отсутствие третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит патент на полезную модель N 74415 "Термоизолирующее направление" с приоритетом от 20.02.2008.

Исковые требования мотивированы тем, что истцу стало известно, что на электронной площадке www.tn.tektorg.ru была проведена закупка способом открытого запроса предложений на право заключения договора по лоту N С-16-МТР-053 "Поставка комплектов термоизолирующих направлений 426/630" для нужд АО "Сузун". На участие в закупке указанным способом было подано три заявки, признанные соответствующими требованиям документации о закупке: ЗАО "СИБПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "Торговый дом ОМЗ" и ООО "ЧЗСК". Протоколом N 607/16-МТО (ЗК) от 22.08.2016 победителем запроса предложений на основании соответствия техническим требованиям и наименьшей приведенной стоимости было признано ООО "Торговый дом ОМЗ" в соответствии с коммерческим предложением на сумму 53 560 200 руб. Истец указывает, что согласно проведенному сравнительному анализу в продукте (изделии), предлагаемом ответчиком для изготовления и продажи в соответствии с техническим заданием закупки и неотъемлемым от него опросным листом на изготовление и поставку 1750614/0260Д-01-700000-АС-ОЛ-02 "Термоизолирующие направления устьев скважин", использован каждый признак полезной модели, приведенный в формуле патента N 744415. Также сравнительный анализ продукта и признаков формулы полезной модели N 744415 проведен на основании технических характеристик конструктивного исполнения изделия, заявленных в опросном листе на изготовление и поставку 1750614/0260Д-01-700000-АС-ОЛ-02, и чертежа общего вида изделия в сборе (Приложение А к опросному листу на изготовление и поставку - 1750614/0260Д-01- 700000-АС-ОЛ-02-ПРЛ-А).

Также в обоснование заявленных требований истец настаивает на том, что предложение о продаже термоизолирующего направления, а также его изготовление и последующая продажа в порядке исполнения договора поставки в рамках закупки по лоту N С-16-МТР-053 со стороны ответчика, как победителя закупки, является нарушением исключительного права истца на полезную модель "Термоизолирующее направление", удостоверенного патентом N 74415.

В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право и право авторства.

Статьей 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака промышленного образца по патенту Российской Федерации 74415.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, исходил из проведенной по делу судебной экспертизы, согласно которой (том 6 л.д. 19-20) термоизолирующее направление производства ООО "Торговый Дом ОМЗ", поставленное в АО "Сузун" по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке (лот N С-16-МТР-053, протокол комиссии N 607/16-МТО (ЗК) от 22 августа 2016 г.), содержит каждый признак независимого пункта формулы по патенту России на полезную модель N 74415.

В ходе рассмотрения спора в суде апелляционной инстанции судом установлено, что эксперт при проведении экспертизы исключил рассмотрение признака функционального назначения крепежа "для временной фиксации ребер для опоры на стенки скважины в процессе монтажа направления", представленного в формуле полезной модели по патенту Российской Федерации N 74415. Ряд признаков формулы полезной модели по патенту N 74415 признаны экспертом использованными в продукте ООО "ТД ОМЗ" без учета того, как они сформулированы. Речь идет о признаках "внутренние трубы снабжения соединены между собой фланцами" (признак N 6), "зона стыка перекрыта обечайкой" (признак N 7), "полость между обечайкой и внутренней трубой заполнена теплоизолирующим материалом" (признак N 8). У всех перечисленных признаков полезной модели объект охарактеризован в законченном, применяемом виде ("соединены", "перекрыта", "заполнена"), тогда как ответчик поставляет свой продукт в незавершенном виде, требующим осуществления ряда операций.

Суд также согласился с доводом ответчика о том, что вопрос должен быть поставлен как в конкурсной документации. В соответствии с протоколом комиссии N 607/16-МТО (ЗК) от 22 августа 2016, предметом закупки являются комплекты термоизолирующего направления 426/630.

В этой связи по делу судом назначена повторная судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту Кудакову Андрею Дмитриевичу.

Согласно заключению эксперта Кудакова А.Д. комплект термоизолирующего направления 426/630 производства ООО "Торговый Дом ОМЗ", поставленный АО "Сузун" по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке (лот N С-16-МТР-053, "Поставка комплектов термоизолирующих направлений 426/630", протокол комиссии N 607/16-МТО (ЗК) от 22 августа 2016 г.), не содержит каждый признак независимого пункта формулы по патенту России на полезную модель N 74415.

Принимая во внимание содержание экспертного заключения Кудакова А.Д., суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

При этом ссылка истца на то, что при сборе комплекта термоизолирующего направления 426/630 производства ООО "Торговый Дом ОМЗ", поставленный АО "Сузун" по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке (лот N С-16-МТР-053, "Поставка комплектов термоизолирующих направлений 426/630", протокол комиссии N 607/16-МТО (ЗК) от 22 августа 2016 г.), будет иметь место нарушение прав истца ввиду того, что сборный комплект содержит каждый признак пункта формулы по патенту России на полезную модель N 74415, несостоятельна, поскольку из вышеуказанного экспертного заключения следует, что экспертом рассматривался данный вопрос и был также сделан вывод о том, что изделие не содержит каждый признак пункта формулы по патенту России на полезную модель N 74415, что следует из Таблицы 1 экспертного заключения (том 12, л.д. 10-13), согласно которой экспертом исследовалиь все признаки полезной модели по патенту РФ N 74415 и признаки технического решения "комплект термоизолирующего направления". Из данной таблицы следует, что в собранном виде комплект термоизолирующего направления не содержит каждый признак пункта формулы по патенту России на полезную модель N 74415 (пункты 1, 12 таблицы).

Таким образом, решение суда подлежит отмене, а исковые требования - оставлению без удовлетворения.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266, 267, 268, 269, 270 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 декабря 2017 года по делу N А40-245880/2016 отменить.

Отказать в удовлетворении иска.

Перечислить ИП Кудакову А.Д. (ИНН 501803160021) согласно счету от 30.05.2018 г. N 207-2018 с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 60 000 руб., зачисленные на депозитный счет суда за проведение повторной патентоведческой экспертизы платежным поручением N 466 от 14.03.2018 г.

Взыскать с ЗАО "Сибпромкомплект" (ОГРН 1027200858849) в пользу ООО "ТД ОМЗ" (ОГРН 1157746021465) 60 000 рублей в возмещение расходов за проведение повторной экспертизы.

Возвратить ЗАО "Сибпромкомплект" с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда 200 000 рублей, внесенных на счет платежным поручением от 06.04.2018 г. N 1247.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Н.И. Левченко Д.Н. Садикова