Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2017 г. N 09АП-44497/17

г. Москва

20 октября 2017 г.

Дело N А40-206553/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2017 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 октября 2017 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей О.Г. Головкиной, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи апелляционные жалобы ООО "Инжиниринговая компания "ВижнСекьюрити", ООО "БЕКАС-СБ", ООО "Поле зрения" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.07.2017 г. по делу N А40-206553/2015, принятое судьей Ереминой И.И. по иску ООО "ТРИМЕТР" (ОГРН 1107746542782) ООО "Инжиниринговая компания "ВижнСекьюрити" (ОГРН 1097746067891), ООО "БЕКАС-СБ" (ОГРН 1106320017891), ООО "Поле зрения" (ОГРН 1116320000610) о защите исключительного права на товарный знак

третьи лица: АО "Региональный сетевой Информационный Центр", ООО "Регистратор"

при участии в судебном заседании:

от истца: Королева И.А. (по доверенности от 23.08.2016)

от ответчика: от ООО "БЕКАС-СБ" - Романеева С.В. (по доверенности от 20.01.2017), от ООО "Поле зрения" - Романеева С.В. (по доверенности от 20.01.2017);

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ТРИМЕТР" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением:

- о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ВижнСекьюрити" (далее - Ответчик 1) компенсации в размере 5 000 000 рублей за неправомерное использование товарного знака "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048;

- об обязании общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ВижнСекьюрити" прекратить использование графических логотипов, сходных до степени смешения с товарным знаком "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048, а также использование названного товарного знака в фирменном наименовании общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ВижнСекьюрити";

- о признании администрирования доменного имени visionsecurity.ru с использованием товарного знака "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048 обществом с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ВижнСекьюрити" нарушением исключительного права Общества с ограниченной ответственностью "ТРИМЕТР" на товарный знак "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048, о запрете использования товарного знака "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048 путем его размещения в доменных именах в сети "Интернет" и об обязании общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ВижнСекьюрити" безвозмездно передать право администрирования доменного имени visionsecurity.ru Обществу с ограниченной ответственностью "ТРИМЕТР" не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента вступления Решения суда по настоящему делу в законную силу;

- об обязании общества с ограниченной ответственностью "БЕКАС-СБ" (далее - Ответчик 3) и общества с ограниченной ответственностью "Поле зрения" (далее - Ответчик 2) солидарно выплатить компенсацию Обществу с ограниченной ответственностью "ТРИМЕТР" в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей за неправомерное использование товарного знака "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048 на сайте svision.ru и в коммерческой деятельности.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, привлечены АО "Региональный сетевой Информационный Центр", ООО "Регистратор".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.05.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2016, в иске отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

При этом суд кассационной инстанции указал, что для принятия законного и обоснованного решения требуется проведение анализа сходства противопоставленных товарного знака и спорных обозначений, используемых ответчиками, а также анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца, товаров и услуг, предлагаемых ответчиками.

При новом рассмотрении дела решением от 17.07.2017 г. исковые требования удовлетворены частично, судом уменьшены лишь испрашиваемые истцом компенсации до 500 000 руб. - с ответчика 1, до 2 500 000 руб. солидарно - с ответчиков 2 и 3.

Не согласившись с принятым решением, Ответчик 1 подал апелляционную жалобу, в которой просит отказать в удовлетворении исковых требований, заявленных к нему, ссылаясь на то, что использование им доменного имени не создает истцу препятствий для размещения в сети Интернет информации о нем, о его услугах с использованием своего товарного знака; истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора; логотип истца и ответчика не являются схожими; деятельность истца и ответчика 1 не является однородной.

На данное решение суда подана также апелляционная жалоба ответчика 2, в которой просит отменить решение суда, ссылаясь на то, что он уже 2 года не использует обозначение, сходное с товарным знаком истца; вывод суда о том, что товары и услуги являются однородными, неверен; взысканный судом размер компенсации не является разумным и справедливым.

Также подана апелляционная жалоба и ответчиком 3, в которой просит отменить решение суда, ссылаясь на то, что понятие товар и понятие услуга не являются тождественными, доведение товаров до потребителя через интернет является услугой и не относится к производству товаров.

Истец представил письменные пояснения на апелляционные жалобы ответчиков, в которых просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третьи лица отзывы на апелляционную жалобу не представили.

Рассмотрев дело в отсутствие ответчика 1 и третьих лиц, в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения явившихся представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционных жалоб и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, ООО "Триметр" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048, (дата приоритета - от 14.12.2010), зарегистрированного в отношении следующих товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

9-ый класс (аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; компьютеры и т.д.);

35-ый класс (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса);

38-ой класс (информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету);

42-ой класс (разработка и усовершенствование технического и программного

обеспечения компьютеров, в том числе анализ компьютерных систем);

45-ый класс (службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц, в том числе консультации по вопросам безопасности).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Протоколом осмотра (том 1 л.д. 38) установлено, что ответчик 1 использует графический логотип ((Security Vision" с 07.01.2014 (том 1, листы дела 38-67), использует доменное имя visionsecurity.ru (том 1, лист дела 123), использует фирменное наименование "ИК ВижнСекьюрити" с 13.05.2011 (выписка из ЕГРЮЛ).

Суд первой инстанции пришел к правильным выводам о том, что доменное имя visionsecurity.ru и логотип, используемый ответчиком 1, сходны до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 445048, и используются ответчиком без согласия правообладателя.

На основании пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 г. N 32 (далее Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, согласно пунктам 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение.

Согласно подпункту 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, при определении наличия признаков сходности до степени смешения необходимо руководствоваться указанными Правилами, которые устанавливают, что сходство обозначения с зарегистрированным товарным знаком может определяться по одному из указанных выше признаков (звуковым, графическим или смысловым) с применением правила выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение.

Судом с учетом указанных выше норм правомерно установлено сходство до степени смешения по фонетическому и смысловому признакам, что является нарушением исключительных прав истца.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Довод ответчика 1 о том, что использование им доменного имени не создает истцу препятствий для размещения в сети Интернет информации о нем, о его услугах с использованием своего товарного знака, не может служить основанием для отказа в иске, поскольку само право администрирования доменного имени, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, нарушает исключительные права истца на товарный знак по свидетельству N 445048 и является препятствием для истца использовать указанный товарный знак в сети Интернет.

Также судом первой инстанции правомерно установлено, что фирменное наименование ответчика 1 совпадает с товарным знаком истца, сходно фонетически, то есть сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Поскольку истец зарегистрировал товарный знак ранее, чем ответчик 1 начал использование своего фирменного наименования, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование истца о прекращении использования ответчиком 1 товарного знака истца в своем фирменном наименовании.

Доводы заявителей жалоб о неправомерности вывода суда о том, что понятие товар и понятие услуга не являются тождественными, отклоняется судом апелляционной инстанции.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В пункте 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, "программы для компьютеров" (9 класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42 класс МКТУ); "одежда" (25 класс МКТУ) и "пошив одежды" (40 класс МКТУ); "очки (оптика)" (9 класс МКТУ) и "услуги оптиков" (44 класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16 класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс МКТУ), "издание книг" (41 класс МКТУ).

Таким образом, в целом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности.

С учетом изложенного, суд первой инстанции полно и всесторонне проанализировав товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товары и услуги, индивидуализируемые ответчиками, правомерно признал их однородными.

Данная правовая позиция согласуется с правовой позицией, изложенной в решении Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2014 по делу N СИП-631/2014.

Также исковые требования предъявлены к ООО "Поле зрения" и ООО "БЕКАС-СБ" и мотивированы тем, что Ответчик 2 использует доменное имя svision.ru с 10.11.2013, что подтверждается сведениями с сервиса whois (том 1, лист дела 124), а согласно распечатке сведений о домене svision.ru с сайта регистрационного центра доменных имен администратором доменного имени является ООО "БЕКАС-СБ".

Ответчик 2 использует логотип, сходный до степени смешения с товарным знаком Истца на сайте svision.videoglaz.ru, где профессионалам безопасности предлагается участие в мастер-классах (нотариальный протокол осмотра письменных доказательств, том 1, листы дела 72-76).

Факт использования ответчиком 2 данного логотипа подтверждается представленными в материалы дела доказательствами с сайта https://archive.org/web, являющимися надлежащими доказательствами, что согласуется с правовой позицией, изложенной в Решении Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2016 по делу N СИП-612/2015, Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2015 N С01-326/2015 по делу N А40-33294/2014.

Судом первой инстанции в обжалуемом судебном акте дана полная и всесторонняя оценка тому, что товары и услуги ответчика 2 являются однородными товарному знаку истца (в рамках 9 и 42 классов МКТУ). Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции у суда апелляционной инстанции не имеется.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени.

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Поскольку судом установлено, что ООО "Бекас-СБ", являясь администратором доменного имени, под которым другим лицом используется интернет-сайт, информация с которого является основанием для предъявления требований о защите исключительного права, то он не может быть освобожден от ответственности за размещение такого рода информации.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец определил компенсацию в размере 5 000 000 рублей с ответчика 1 и 5 000 000 руб. солидарно с ответчиков 2 и 3 на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, соразмерности компенсации последствиям нарушения, взысканный судом размер компенсации в сумме 500 000 рублей с ответчика 1 и 2 500 000 руб. солидарно с ответчиков 2 и3, является разумным и справедливым.

В любом случае, исходя из доводов апелляционной жалобы ответчика 2, право определения размера компенсации принадлежит суду; процессуальный отказ в уменьшении компенсации не является безусловным основанием для отмены либо изменения решения суда, в связи с чем доводы апелляционной жалобы о наличии оснований к уменьшению судом размера компенсации (отсутствие ранее совершенных правонарушений, добросовестность поведения ответчика, непродолжительность нарушения, небольшая степень вины ответчика) подлежат отклонению.

При этом суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что с ответчиков 2 и 3 компенсация взыскана не в размере 2 500 000 руб. с каждого, что, как указывает ответчик 2, в 5 раз больше компенсации, взысканной с ответчика 1, а данная компенсация взыскана с ответчиков 2 и 3 в солидарном порядке, что не соответствует понятию заявителя о превышении компенсации в пять раз над компенсацией, взысканной с ответчика 1.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционных жалоб не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Решение суда в части отказа в иске истцом не обжалуется.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2017 г. по делу N А40-206553/2015 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

О.Г. Головкина Д.В. Пирожков