Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2018 г. N 09АП-39675/18

г. Москва

22 августа 2018 г.

Дело N А40-125002/17

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 августа 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Д.В. Пирожкова, Т.В. Захаровой

при ведении протокола судебного заседания секретарем Момот И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Мосигра"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июня 2018 года

по делу N А40-125002/17, принятое судьей М.А. Ведерниковым,

по иску Карт Бланш Гритингс Лимитед (Carte Blanche Greetings Ltd.)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Мосигра"

(ОГРН: 1157746058997; 109456, Москва, 1-й Вешняковский, дом 1, строение 8)

о взыскании 500 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Пчелинцев Р.А. (по доверенности от 07.04.2016)

от ответчика: Ястребов А.В. (по доверенности от 01.08.2017)

УСТАНОВИЛ:

Компания Карт Бланш Гритингс Лимитед (Carte Blanche Greetings Ltd., далее - Компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Мосигра" (далее - ООО "Мосигра", ответчик) о взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение прав на использование персонажа, 500 000 рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак, расходов по составлению нотариального протокола осмотра сайта в размере 18 200 рублей (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)) уточнения требований).

Исковые требования заявлены на основании статей 1229, 1252, 1259, 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что ответчик незаконно использует персонаж и товарный знак, права на которые принадлежат Компании Карт Бланш Гритингс Лимитед.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017, исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 200 000 рублей компенсации.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 судебные акты судов первой и апелляционной инстанции были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом суд кассационной инстанции указал на то, что истцом было заявлено не одно требование, а два раздельных требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав - в размере 500 000 рублей за нарушение исключительного права на персонаж и в размере 500 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак; при разрешении спора подлежало рассмотрению каждое из этих требований с изложением судом выводов о размере компенсации за нарушение исключительных прав на каждый из данных объектов; решение суда первой инстанции о взыскании 200 000 рублей компенсации не содержит указания на то, за нарушение права на какой именно объект (персонаж или товарный знак) данная сумма взыскана судом.

При новом рассмотрении решением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2018 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано компенсация за нарушение исключительных прав на персонаж "Tatty Teddy" в размере 100 000 рублей, компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак N 855249 в размере 100 000 рублей, а также 18 200 рублей судебных расходов.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Ответчик полагает, что требования несоразмерны последствиям нарушения, имеются все основания для назначения компенсации ниже минимально установленного предела 10 000 рублей, поскольку ответчик никогда ранее не допускал подобные нарушения; использование медвежонка не являлось существенной частью предпринимательской деятельности; нарушение не носило грубый характер: изображение размещено на четвёртой и шестой фотографии из двенадцати, а медвежонок на них - на втором-третьем плане, закрытый другими предметами; фотографии с медвежонком были удалены с сайта незамедлительно после получения претензии, срок их использования малозначителен; умысел на использование чужого товарного знака или персонажа у ответчика отсутствовал (здесь имела значение только инициатива приглашённого фотографа); вероятные убытки правообладателя отсутствуют; между истцом и ответчиком нет конкурентных отношений; потребители не вводились в заблуждение относительно производителя и продавца товаров.

В заседании суда апелляционной инстанции 16.08.2018 представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, представитель истца против доводов жалобы возражал.

Истец в порядке статьи 81 АПК РФ представил письменные пояснения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене в части распределения судебных расходов, а в остальной части оставлению без изменения на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанций, истец является обладателем исключительных прав на объект авторского права "Tatty Teddy", объект авторского права (произведение), товарный знак по международной регистрации N 855249, представляющий собой изображение медвежонка с голубым носом и заплаткой.

Как указывает истец, ему стало известно о том, что ответчик использует (доводит до всеобщего сведения) в рекламе своего продукта - настольная игра "Дрова" на сайте ответчика в сети "Интернет" по адресу http://www.mosigra.ru/ персонаж - мишку "Tatty Teddy" (официально используемое имя персонажа, данное правообладателем, далее - персонаж).

Указанное обстоятельство подтверждается представленным в материалы дела нотариальным протоколом осмотра от 30.03.2017.

Полагая, что указанными действиями ответчик нарушил его исключительные права на товарный знак, а также на персонаж "Tatty Teddy" литературного произведения с иллюстрациями "Серый мишка с голубым носом, История Ми Ту Ю", истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с настоящим иском.

В соответствии с Бернской конвенцией по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1224 о присоединении к названной Конвенции), Всемирной конвенцией об авторском праве (заключена в Женеве 06.09.1952, вступила в действие для СССР 27.05.1973), Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (принят Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.1996 N 1503 "О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков") в отношении исключительных прав истца на произведение и на товарный знак в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности.

На основании пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе литературные произведения, произведения живописи, графики и другие произведения изобразительного искусства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

Таким образом, при определенных установленных законом условиях персонаж произведения может быть признан объектом авторского права.

В пункте 29 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) разъяснено, что поскольку согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Аналогичные разъяснения даны в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

На основании пункта 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что истцу принадлежат исключительные права на произведение изобразительного искусства, литературного произведения с иллюстрациями "Серый мишка с голубым носом, История Ми Ту Ю" и товарный знак по международным регистрациям N 855249.

Также суд установил, что ответчик не представил в материалы дела доказательства наличия у него права на использование указанных объектов интеллектуальной собственности или принадлежности этих прав иным лицам.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик нарушил исключительные права компании на соответствующий объект авторского права и товарные знаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 этого Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ также предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд первой пришел к правильному выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав обоснованы.

Определяя размер компенсации, суд учел характер допущенного нарушения, объем степень вины предпринимателя, отсутствие доказательств длительности совершения предпринимателем нарушения, вероятные убытки компании, и, исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая указания суда кассационной инстанции, взыскал компенсацию в размере 100 000 рублей за нарушении исключительных прав на персонаж "Tatty Teddy", компенсацию в размере 100 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак N 855249.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции и не находит основания для их переоценки.

Довод ответчика об уменьшении размера компенсации ниже минимального предела подлежит отклонению, исходя из следующего.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в указанном постановлении, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Аналогичный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233.

Вместе с тем из материалов дела не усматривается, что ответчик в обоснование доводов о необходимости снижения заявленного истцом размера компенсации представлял доказательства по каждому из вышеуказанных критериев.

Вопреки доводам жалобы, суд апелляционной инстанции учитывает то обстоятельство, что в тексе решения суда первой инстанции содержится предложение: "При таких обстоятельствах, с учетом возможных объемов реализации продукции ответчиком и ее стоимости...", которое является технической ошибкой и само по себе никак не могло повлиять на конечный размер взысканной компенсации.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы подлежат удовлетворению пропорционально заявленных требований.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции приходит о том, что судом неправильно посчитаны судебные расходы и государственная пошлина.

Учитывая, что исковые требования были удовлетворены частично, апелляционный суд полагает требование о взыскании судебных расходов подлежащим удовлетворению пропорционально удовлетворению заявленных требований - то есть взысканию подлежат судебные расходы в сумме 3 640 руб. (по нотариальному осмотру сайта), а также 1 400 руб. расходов го госпошлине

Решение в части распределения судебных расходов подлежит отмене, а в остальной части без изменения.

Руководствуясь статьями 176 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июня 2018 года по делу N А40-125002/17 изменить в части распределения судебных расходов.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Мосигра" (ОГРН: 1157746058997; 109456, Москва, 1-й Вешняковский, дом 1, строение 8) в пользу Карт Бланш Гритингс Лимитед (Carte Blanche Greetings Ltd.) 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) рублей судебных расходов по нотариальному осмотру сайта и 1 400 (Одна тысяча четыреста) расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска. В остальной части решение от 08 июня 2018 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Д.В. Пирожков Т.В. Захарова