Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2018 г. N С01-182/2018 по делу N А40-125002/2017 Суд отменил принятые ранее судебные акты о частичном удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного авторского права и исключительного права на товарный знак и передал дело на новое рассмотрение, поскольку истцом было заявлено не одно, а два раздельных требования о взыскании компенсации, то при разрешении спора подлежало рассмотрению каждое из этих требований с изложением судом выводов о размере компенсации за нарушение исключительного права на каждый из данных объектов

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2018 г. N С01-182/2018 по делу N А40-125002/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 марта 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мосигра" (1-Вешняковский пр-д., д. 1, стр. 8, Москва, 109456, ОГРН 1157746058997) на решение Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2017 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017 (судьи Левченко Н.И., Валиев В.Р., Садикова Д.Н.) по делу N А40-125002/2017

по иску иностранной компании CARTE BLANCHE GREETINGS LIMITED (Unit 3 Chichester Business Park, Tangmere, Chichester, West Sussex PO20 2FT, UK, N 2265225) к обществу с ограниченной ответственностью "Мосигра" о взыскании компенсации за нарушение исключительного авторского права и исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранной компании CARTE BLANCHE GREETINGS LIMITED - Пчелинцев Р.А. (по доверенности от 07.04.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "Мосигра" - Ситарский А.К. (по доверенности от 09.01.2018) и Ястребов А.В. (по доверенности от 01.08.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания "Carte Blanche Greetings Ltd." (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мосигра" (далее - ответчик) о взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на персонаж, 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017, исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 200 000 рублей компенсации.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального и процессуального права, просит решение отменить. При этом вопрос об отмене постановления суда апелляционной инстанции в тексте жалобы не ставится.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на неправомерность отклонения судами его доводов о том, что: спорное изображение использовано не в рекламе, а в информации об основных потребительских свойствах товара во исполнение требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом"; изображение спорной игрушки не является объектом авторского права и смежных прав истца, так как значительно отличается от него по основным признакам; недопустимо двукратное наказание за один деликт; истец необоснованно ссылается на получение прав на персонаж от Морт-Хилла, в то время как фактически персонаж создан творческим трудом Пейна; цель спорных изображений состоит в индивидуализации товаров с использованием товарных знаков "Мосигра", а не иных товарных знаков.

Отзыв на кассационную жалобу истцом не представлен.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители ответчика доводы кассационной жалобы поддержали, просили решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

В пункте 29 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Таким образом, при соблюдении установленных законом условий персонаж произведения может быть признан объектом авторского права.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Аналогичное по сути правило закреплено в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ применительно к защите нарушенного исключительного права на товарный знак.

В пункте 43.2 постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления N 5/29).

В обоснование исковых требований истцом указано, что ответчик использует (доводит до всеобщего сведения) в рекламе настольной игры "Дрова" на своем сайте в сети "Интернет" по адресу "www.mosigra.ru" персонаж "мишка "Tatty Teddy".

В подтверждение данного обстоятельства представлен нотариальный протокол осмотра сайта от 30.03.2017.

Истец, полагая, что указанными действиями ответчик нарушил его исключительные права на товарный знак и на персонаж "Tatty Teddy", обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

При рассмотрении настоящего спора судами было установлено, что истец является обладателем исключительных прав на персонаж серии произведений - медвежонок "Tatty Taddy", а также правообладателем изобразительного товарного знака по международной регистрации N 855249 (стилизованное изображение серого медвежонка с синим носом и заплаткой).

Удовлетворяя исковые требования частично и взыскивая компенсацию в общем размере 200 000 рублей, суд первой инстанции исходил из доказанности материалами дела факта нарушения ответчиком исключительных прав истца посредством незаконной рекламы настольной игры с использованием изображения названного персонажа.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с указанными выводами ввиду следующего.

Исходя из норм статей 1477 и 1259 ГК РФ товарный знак и персонаж, в защиту прав на которые истец обратился в суд с настоящим иском, являются самостоятельными объектами гражданских прав, в связи с чем неправомерное использование каждого из этих объектов является отдельным (самостоятельным) нарушением.

В пункте 2 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что каждое из музыкальных произведений, содержащихся на незаконно распространенном диске, является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите путем взыскания компенсации, размер которой рассчитывается за каждое из указанных произведений.

Данные разъяснения подлежат применению также к случаям нарушения иных исключительных прав.

Учитывая, что истцом было заявлено не одно требование, а два раздельных требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав - в размере 500 000 рублей за нарушение исключительного права на персонаж и в размере 500 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак, при разрешении спора подлежало рассмотрению каждое из этих требований с изложением судом выводов о размере компенсации за нарушение исключительных прав на каждый из данных объектов.

Между тем решение суда первой инстанции о взыскании 200 000 рублей компенсации не содержит указания на то, за нарушение права на какой именно объект (персонаж или товарный знак) данная сумма взыскана судом.

Текст мотивировочной части решения суда в этой части не позволяет определить, установлено ли судом наличие нарушения в отношении как исключительного права на персонаж, так и права на товарный знак.

Так, из решения суда первой инстанции усматривается наличие вывода только об использовании ответчиком персонажа, в то время как исследования вопроса о сходстве и возникновении вероятности смешения размещенного ответчиком на сайте изображения с товарным знаком истца и вывода по этому вопросу в решении суда первой инстанции не содержится.

В то же время приведенное в решении суда первой инстанции нормативное обоснование относится как к товарному знаку, так и к объектам авторского права.

Судом апелляционной инстанции данные нарушения не устранены.

Содержащаяся в постановлении суда апелляционной инстанции позиция о том, что неуказание судом суммы компенсации за каждое правонарушение не привело к принятию неправильного решения, противоречит приведенному разъяснению высшей судебной инстанции.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В то же время Суд по интеллектуальным правам считает необоснованным содержащийся в кассационной жалобе довод о том, что спорное изображение использовано не в рекламе.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав обстоятельства использования ответчиком спорного изображения, пришли к выводу о том, что оно использовано именно в рекламных целях, поскольку размещено на сайте, доступном неограниченному кругу лиц, и направлено на привлечение внимания потенциальных покупателей к продукту ответчика.

Довод заявителя кассационной жалобы об обратном заявлен без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По данному основанию также подлежат отклонению доводы ответчика о том, что изображение спорной игрушки не является объектом авторского права истца ввиду значительных отличий, о необоснованности утверждения истца о получении прав на персонаж от Морт-Хилла, в то время как фактически персонаж создан, по мнению ответчика, творческим трудом Пейна.

Выводы судов по данным вопросам в должной мере мотивированы, содержат ссылки на имеющиеся в деле доказательства.

Довод ответчика о том, что "цель спорных изображений состоит в индивидуализации товаров с использованием товарных знаков "Мосигра", а не иных товарных знаков", сам по себе не указывает на отсутствие нарушения исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак, поскольку выражает не основанное на законе мнение о том, что использование чужого товарного знака для индивидуализации собственных товаров не является правонарушением.

В то же время пунктом 3 статьи 1484 Кодекса установлен запрет на использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; рассмотреть каждое из заявленных истцом требований; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017 по делу N А40-125002/2017 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин