Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2018 г. N 09АП-3357/18

г. Москва

22 февраля 2018 г.

Дело N А40-50990/17

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 февраля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Н.И. Левченко, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "Йодные технологии и маркетинг"; ООО "Курортмедсервис"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 декабря 2017 года

по делу N А40-50990/17, принятое судьёй Давледьяновой Е.Ю.

по иску ООО "Курортмедсервис"

к ООО "ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ"

третьи лица: 1. ООО "Аптека от склада - Запад", 2. ООО "Аптека от склада - Урал", 3. ООО "Аптека от склада - Север" 4. ООО "Продуктсервис"

о взыскании 14 681 736 руб., об изъятии и уничтожении контрафактного товара, об изъятии и уничтожения оборудования

при участии в судебном заседании:

от истца: Семенов А.В. (по доверенности от 09.01.2017), Душин А.А. (по доверенности от 02.03.2016)

от ответчика: Хабаров И.А. (по доверенности от 26.09.2017)

от третьих лиц: от ООО "Продуктсервис" - Горшенина И.А. (по доверенности от 11.11.2017); от ООО "Аптека от склада - Запад", ООО "Аптека от склада - Урал", ООО "Аптека от склада - Север" - извещены, представители не явились

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (истец) обратилось в суд к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" о взыскании 14 681 736 руб., об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, об изъятии из оборота и уничтожении орудия, оборудования, иных средств.

Истец заявил отказ от иска в части исковых требований об изъятии из оборота и уничтожения контрафактного товара, орудия, оборудования или иных средств, предназначенных для нарушения исключительных прав на товарный знак N 559404.

Решением суда от 08 декабря 2017 года принят отказ ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" от исковых требований в части изъятия из оборота и уничтожения контрафактного товара, орудия, оборудования или иных средств, предназначенных для нарушения исключительных прав на товарный знак N 559404.

Производство по делу в части исковых требований об изъятии из оборота и уничтожения контрафактного товара, орудия, оборудования или иных средств, предназначенных для нарушения исключительных прав на товарный знак N 559404 прекращено.

С ООО "ЙТМК" (115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, ДОМ 19, ЭТАЖ 1 ОФИС 41Х1Д, ОГРН 1027700450337, ИНН 7714127661) в пользу ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (115477, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАНТЕМИРОВСКАЯ, 29, 1, ОГРН 1127746314112, ИНН 7724831370) взыскана компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по Свидетельству РФ N 559404 в размере 802 742, 24 руб. (Восемьсот две тысячи семьсот сорок два рубля двадцать четыре копейки). В удовлетворении остальной части иска отказано.

При этом суд пришел к выводу, что ответчик является нарушителем исключительных прав истца на товарный знак N 559404.

Поскольку часть контрафактной продукции в количестве 47 304 штук была уничтожена, суд установил следующий расчет компенсации, подлежащей взысканию с ответчика 802 742,24 руб. (из расчета: 50 040 - 47 304 = 2 736 шт. (количество товара после уничтожения) * 146,70 руб. (стоимость товара) *2 (двукратная компенсация).

С решением не согласились обе стороны, по делу поданы две апелляционные жалобы.

Истец просит решение суда отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

По мнению истца, суд не принял во внимание, что сам по себе факт производства контрафактной продукции, независимо от судьбы такой продукции, является оконченным нарушением.

Предъявленные истцом доказательства не подтверждают факт уничтожения части спорного товара.

Ответчик считает, что решение должно быть отменено с принятием нового судебного акта о полном отказе в иске, так как ООО "ЙТМК" изготавливало упаковку, на котором и был размещен товарный знак, но не индивидуализировала свой собственный товар путем нанесения графического знака. Индивидуализировало свои товары ООО "Продуктсервис", которые и вводило в гражданский оборот.

Цена 146 руб. 70 коп. применена судом в расчете компенсации необоснованно.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 08 декабря 2017 года подлежащим изменению.

Как усматривается из материалов судебного дела, общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" является российским производителем, обладающий запатентованными технологиями и производством биологически активных добавок (БАД).

Так, общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" является правообладателем товарного знака "Капли "Трудный день" по свидетельству РФ N 559404, зарегистрированным 09.12.2015 г. в отношении товаров 05 класса МКТУ - биологически активных добавок к пище (БАД).

В ходе мониторинга рынка по поручению истца были осуществлены контрольные закупки биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Трудный день" в следующих организациях:

- ООО "Аптека от склада - Запад",

- ООО "Аптека от склада - Урал",

- ООО "Аптека от склада - Север".

Производителем спорной продукции, маркированной словесным обозначением "Капли "Трудный день", является ООО "Йодные технологии и маркетинг".

Факт производства ответчиком биологически активной добавки "Капли "Трудный день " в количестве 50 040 штук подтверждается паспортом качества N 542, размещенном на фирменном бланке производителя ООО "Йодные технологии и маркетинг".

Согласно товарному чеку ООО "Аптека от склада - Запад" от 26.10.2016 цена спорного товара составила 146,70 рублей за шт.

Согласно пункту 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с точки зрения рядового потребителя.

В соответствии с п.14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом.

На произведённой ответчиком ООО "Йодные технологии и маркетинг" продукции размещено обозначение "Капли "Трудный день", сходное до степени смешения с товарным знаком истца "Капли "Трудный день" по свидетельству РФ N 559404, что подтверждается: образцами упаковки товара, на которой присутствует обозначение "Капли "Трудный день", а также указанием на изготовителя: "ООО "Йодные технологии и маркетинг".

В документации производителя ООО "Йодные технологии и маркетинг", сопровождающей при продаже контрафактную продукцию, а именно паспорте качества N 542, так же используется обозначение "Капли "Трудный день" сходное до степени смешения с товарным знаком истца "Капли "Трудный день" по свидетельству РФ N 559404.

Товар, произведенный ООО "Йодные технологии и маркетинг", согласно свидетельству о государственной регистрации БАД "Капли "Трудный день" от 28.11.2014 N RU.77.99.11.003.E.011440.11.14, а по паспорту качества N 542, называемый БАД "Капли "Трудный день", является биологически активной добавкой к пище (БАД).

Товарный знак "Капли "Трудный день" по свидетельству РФ N 559404 так же зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ - биологически активных добавок к пище (БАД).

При указанных обстоятельствах возможно возникновение у потребителя представления о принадлежности биологически активных добавок к пище "Капли "Трудный день", производимых лицензиатом истца, и БАД "Капли "Трудный день", производимых ответчиком, к одному производителю.

В соответствии с ч. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону, способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

При таких обстоятельствах произведенные ответчиком ООО "Йодные технологии и маркетинг" биологически активные добавки к пище из партии с паспортом качества N 542, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации биологически активной добавки к пище "Кали "Трудный день" N RU.77.99.11.003.E.011440.11.14 от 28.11.2014, содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаками истца "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 559404, являются контрафактными.

Ответчик, оспаривая заявленные исковые требования, указал, что часть произведенной контрафактной продукции в количестве 47 304 штук была уничтожена, что подтверждается представленным в материалы дела Актом об уничтожении отходов Биологически активных добавок к пище от 31.03.2017 г., который суд посчитал достаточным доказательством, подтверждающим факт уничтожения товара.

Между тем, акт от 31.03.2017 г. в отношении БАД "Трудный день" отсутствует, в деле имеется акт от 28 марта 2017 года (т.4, л.д. 33).

Согласно ч. 1 и 2 ст.71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Упоминаемая в Акте уничтожения от 28 марта 2017 года передача на уничтожение:

- вторичной картонной упаковки ООО "СтройМонтаж" по Договору N 008 от 11.01.2016

- стеклянного флакона на переработку на стеклянный завод не подтверждена относимыми к спорной партии доказательствами.

Представленные доказательства:

- Акт N 41 от 31 марта 2017 г. и Договор от 01 июля 2012 г. с ОАО "Березичский стекольный завод" своим предметом имеет "Предоставление услуг по приеме на переработку брака и боя стеклянных флаконов по договору б/н от 01 июля 2012 г. за март 2017 г.", что доказывает лишь ежемесячную приемку обезличенных 2-х тонн отходов производства ООО "Йодные Технологии и Маркетинг", а не уничтожение конкретной партии товара - биологически активной добавки "Капли "Трудный день " в количестве 50 040 штук, паспорт качества N 542, индивидуализированной спорным товарным знаком.

- Акт N 550 от 31 марта 2017 г. и Договор N 008 с ООО "СтройМонтаж" от 11 января 2016 года своим предметом имеет предоставление услуг по сбору, транспортированию и сдаче на захоронение твердых обезличенных 80 кубических метров отходов производства ООО "Йодные Технологии и Маркетинг" за март 2017 г., а не уничтожение конкретной партии товара - биологически активной добавки "Капли "Трудный день " в количестве 50 040 штук, паспорт качества N 542, индивидуализированной спорным товарным знаком.

В этой связи совокупность представленных самим ответчиком доказательств не позволяет прийти к однозначному выводу об уничтожении части спорной партии товара в количестве 47 304 штук.

Более того, как правильно указывает истец, сам по себе факт производства контрафактной продукции, независимо от судьбы такой продукции, является оконченным нарушением.

Следовательно, исключив из расчета компенсации часть партии в количестве 47 304 руб., суд первой инстанции по сути безосновательно освободил ООО "ЙТМК" от ответственности за допущенное в отношении данной части партии нарушение.

При таких обстоятельствах жалоба истца в части неверного определения судом количества товара за который подлежит взысканию компенсация является обоснованной.

Довод ответчика о том, что ООО "ЙТМК" изготавливало упаковку, на которой и был размещен товарный знак, но не индивидуализировала свой собственный товар путем нанесения графического знака, не может уменьшать степень ответственности ООО "ЙТМК", поскольку по состоянию на 29 июня 2016 года дата выпуска спорной партии, согласно паспорту качества N 542, выданному ООО "ЙТМК" (т.1, л.д. 67-68), ООО "Курортмедсервис", ООО "ЙТМК" и ООО "Продуктсервис", уже находились в состоянии длительных хозяйственных конфликтов и судебных разбирательств.

Следовательно, проявляя обычную разумность и осмотрительность, требуемые от любого участника гражданского оборота, ответчик и третье лицо ООО "ПродуктСервис" должны были знать и о дате регистрации товарного знака N 559404 - 09 декабря 2015 года и дате приоритета - 25 сентября 2014 года.

Между тем, судебная коллегия соглашается частично с жалобой ответчика в отношении довода о необоснованном определении в качестве стоимости товара розничной цены отпуска конечному потребителю в аптечных сетях, поскольку ни истец, ни ответчик владельцами аптечных сетей не являются. Иного в настоящем деле не доказано (ст.65 АПК РФ).

Соответственно, ни истец, ни ответчик в своей деятельности не вправе рассчитывать на максимальную цену, за которую покупает БАД рядовой потребитель.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что стоимость товара следует исчислять из 80 руб. за 1 штуку, которая подтверждена нотариальным протоколом осмотра сайта Fbr.inFo от 27.07.2016 г., на котором размещены прайс-лист ООО "ЙТМК" с ценой капель "Трудный день" 80 руб. за 1 шт, включая НДС (т.2, л.д. 81), протоколом составления цены, счетами-фактурами, выставленными на оплату контрагентам, из которых следует усредненная цена отчуждения ответчиком спорных капель 80 руб. с НДС.

В этой связи суд апелляционной инстанции устанавливает следующий расчет компенсации, подлежащей взысканию в пользу истца: 80 руб. х 50 040 шт. х 2 = 8 064 000 руб.

Госпошлина, не оплаченная истцом за рассмотрение иска, подлежит взысканию со сторон в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований: с истца - в сумме 43 456 руб., с ответчика - в размере 52 953 руб.

Расходы сторон по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционных жалоб ООО "Йодные технологии и маркетинг" и ООО "Курортмедсервис", в результате чего с ответчика в пользу истца следует взыскать 296 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины (ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 декабря 2017 года по делу N А40-50990/17 изменить.

Взыскать с ООО "Йодные технологии и маркетинг" в пользу ООО "Курортмедсервис" 8 064 000 руб. компенсации, 296 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины, в остальной части требования о взыскании компенсации отказать.

В части прекращения производства по делу N А40-50990/17 решение Арбитражного суда города Москвы от 08 декабря 2017 года оставить без изменения.

Взыскать с ООО "Курортмедсервис" 43 456 руб. - госпошлины за рассмотрение иска в доход федерального бюджета.

Взыскать с ООО "Йодные технологии и маркетинг" 52 953 руб. - госпошлины за рассмотрение иска в доход федерального бюджета.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Д.Н. Садикова Н.И. Левченко