Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2018 г. N 13АП-32212/17

г. Санкт-Петербург

01 марта 2018 г.

Дело N А56-41504/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 21 февраля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 марта 2018 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей О. В. Горбачевой, И. А. Дмитриевой

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания И. И. Николаевым

рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-32212/2017) ООО "МедБизнесКонсалтинг"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.10.2017 по делу N А56-41504/2017 (судья Яценко О.В.), принятое

по иску ООО "МедБизнесКонсалтинг"

к 1)ООО "МедБизнесКонсалтинг", 2) ООО "Брайт Брейнс"

3-е лицо: ООО "Регистратор Р01"

о запрете использования фирменного наименования, запрете использования товарного знака, обязании прекратить предоставление услуг хостинга, обязании передать право административного доменного имении и взыскании 100 000 руб.

при участии:

от истца: не явился (извещен)

от ответчика: не явился (извещен)

от 3-го лица: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282, место нахождения: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12; далее - ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282), истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109, место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5, лит. А, офис 309; далее - ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) и обществу с ограниченной ответственностью "Брайт Брейнс" (ОГРН 1117847233811, место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. Дворцовая, д.20, офис 210; далее - ООО "Брайт Брейнс"), в котором просило:

- обязать ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) прекратить использование фирменного наименования и обозначения "МедБизнесКонсалтинг", сходное до степени смешения с товарными знаками N 388228, N 394353, а также с фирменным наименованием истца в каком-то ни было виде в целом, так и в отдельные его части, в том числе использование графического элемента товарных знаков N 388228, N 394353 (если такое использование будет иметь признаки тождества или сходные до степени смешения с товарными знаками N 388228, N 394353) по классам: 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45 МКТУ, в том числе при осуществлении видов деятельности: деятельность в области права (69.10 ОКВЭД), деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому законодательству (69.20 ОКВЭД), консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22 ОКВЭД), деятельность рекламных агентств (73.11 ОКВЭД), деятельность по исследованию конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (73.20 ОКВЭД), деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, включает в себя в том числе организацию программ привлечения покупателей (82.99 ОКВЭД), деятельность по подбору персонала (78.30 ОКВЭД), деятельность по управлению и развитию франчайзингового бизнеса в медицине, деятельность по разработке франчайзинговых программ; в том числе удалить такие обозначения в любых материалов с вывесок, рекламных материалов, в том числе в сети "Интернет", в доменном имени и при других способах адресации;

- обязать ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) прекратить незаконное использование обозначения "МедБизнесКонсалтинг" на интернет сайте (домене) www.medbizconsult.ru путём удаления с обозначения "МедБизнесКонсалтинг" из материалов, указанных на интернет сайте (домене) www.medbizconsult.ru;

- запретить ответчикам использовать обозначение "medbizconsult" в доменном имени www.medbizconsult.ru в сети Интернет, нарушающее исключительное право ООО "МБК" на товарные знаки N 388228, N 394353 в отношении товаров классов: 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45 МКТУ для регистрации знаков, для которых товарный знак зарегистрирован, и однородных им, в том числе при осуществлении видов деятельности: деятельность в области права (69.10 ОКВЭД), деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому законодательству (69.20 ОКВЭД), консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22 ОКВЭД), деятельность рекламных агентств (73.11 ОКВЭД), деятельность по исследованию конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (73.20 ОКВЭД), деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, включает в себя в том числе организацию программ привлечения покупателей (82.99 ОКВЭД), деятельность по подбору персонала (78.30 ОКВЭД), деятельность по управлению и развитию франчайзингового бизнеса в медицине, деятельность по разработке франчайзинговых программ;

- обязать ООО "Брайт Брейнс" прекратить предоставление услуг хостинга ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) с использование обозначения "МедБизнесКонсалтинг", использующему интернет-сайт, размещенный в домене "medbizconsult.ru" и удалении копии названного интернет-сайта со своих серверов, а также прекратить использование интернет-сайта, размещенного в домене "medbizconsult.ru", товарного знака "МедБизнесКонсалтинг", фирменного наименования "МедБизнесКонсалтинг";

- обязать ООО "Брайт Брейнс" безвозмездно передать право администрирования доменного имени "medbizconsult.ru" ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282) не позднее 10 календарных дней с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу;

- взыскать с ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) 80 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков N 388228, N 394353;

- взыскать с ООО "Брайт Брейнс" 20 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков N 388228, N 394353.

Решением от 27.10.2017 суд обязал общество с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) прекратить использование фирменного наименования и обозначения "МедБизнесКонсалтинг", сходное до степени смешения с товарными знаками N 388228, N 394353, а также с фирменным наименованием ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282), в том числе использование графического элемента товарных знаков N 388228, N 394353 по классам: 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45 МКТУ, в том числе при осуществлении видов деятельности: деятельность в области права (69.10 ОКВЭД), деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому законодательству (69.20 ОКВЭД), консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22 ОКВЭД), деятельность рекламных агентств (73.11 ОКВЭД), деятельность по исследованию конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (73.20 ОКВЭД), деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, включает в себя в том числе организацию программ привлечения покупателей (82.99 ОКВЭД), деятельность по подбору персонала (78.30 ОКВЭД), деятельность по управлению и развитию франчайзингового бизнеса в медицине, деятельность по разработке франчайзинговых программ; в том числе удалить такие обозначения в любых материалов с вывесок, рекламных материалов, в том числе в сети "Интернет", в доменном имени и при других способах адресации, взыскал с ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) в пользу ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282) 80 000 руб. компенсации и 9 200 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении иска отказал.

В апелляционной жалобе истец просит отменить решение суда в части отказа в удовлетворении заявленных требований и вынести по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме, ссылаясь на нарушение норм материального права.

В связи с болезнью судьи Третьяковой Н.О., ранее участвовавшей в рассмотрении апелляционных жалоб по настоящему делу, в составе суда произведена замена судьи Третьяковой Н.О. на судью Горбачеву О.В.; после замены судебное разбирательство 21.02.2018 произведено сначала (части 4 и 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

Представители лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явились. Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие лиц, участвующих в деле, поскольку они извещены надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без их участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 266 АПК РФ.

Законность и обоснованность решения суда в обжалуемой части проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282) зарегистрировано в качестве юридического лица 07.11.2007.

Истец осуществляет, в частности следующие виды деятельности:

- (код ОКВЭД 69.10) деятельность в области права;

- (69.20.2) деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;

- (69.20.1) деятельность по проведению финансового аудита;

- (70.22) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- (70.10.1) деятельность по управлению финансово-промышленными группами;

- (70.10.2) деятельность по управлению холдинг-компаниями;

- (73.11) деятельность рекламных агентств;

- (78.30) деятельность по подбору персонала прочая;

- (82.99) деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

- деятельность по управлению и развитию франчайзингового бизнеса в медицине, деятельность по разработке франчайзинговых программ;

- консалтинг по вопросу развития и ведения коммерческой деятельности (бизнеса) в медицине.

В своей деятельности истец использует товарные знаки, зарегистрированные Роспатентом N 388228 (дата регистрации 31.08.2009, дата приоритета 06.08.2008), N394353 (дата регистрации 23.11.2009, дата приоритета 06.08.2008) соответственно, содержащие словесный элемент (текст) "МедБизнесКонсалтинг" (для товаров и услуг следующих классов МКТУ:

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба;

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции;

операции с недвижимостью;

37 - строительство; ремонт; установка оборудования;

38 - телекоммуникации;

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров;

44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства;

45 - услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц.

Для продвижения товаров и услуг истца создан сайт http://www.mbcon.ru.

Принадлежность домена истцу подтверждается данными с сервиса WHOIS-сервис о том, что владельцем домена является ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282).

Осуществление истцом указанных видов деятельности подтверждается следующими доказательствами:

1. Деятельность в области права (69.10 ОКВЭД):

- договор от 01.04.2011 N 040411/АО, заключенный с ООО "ИЛС", акты от 31.07.2015 N 441, от 31.08.2015 N 572, от 30.09.2015 N 601, от 31.05.2016 N 474, от 30.04.2016 N 350, от 30.06.2016 N 602, от 31.01.2017 N 7, от 28.02.2017 N 371, от 31.03.2017 N 387 к договору;

- договор от 01.10.2015 N 161015/ДР, с АО "РМБИТ", акты от 31.10.2015 N 763, от 29.02.2016 N 213, от 31.10.2015, от 29.02.2016 к договору;

- договор от 01.10.2015 N 171015/Ю, заключенный с ООО "СкайДжин", акты от 31.10.2015 N 762, от 29.02.2016 N 214, от 31.01.2017 N 10, акты об отказанных услугах от 31.01.2015, от 29.02.2016, от 31.01.2017 по договору;

- договор от 01.07.2014 N 010714ДР-1, заключенный с ЗАО "ТрансБио", акты от 31.01.2015 N 66, от 29.02.2016 N 216, от 31.01.2017 N 12, акты об оказанных услугах от 31.01.2015, от 29.02.2016, от 31.01.2017 по договору.

2. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому законодательству (69.20 ОКВЭД):

- договор от 01.04.2011 N 040411/АО, заключенный с ООО "ИЛС", акты от 31.07.2015 N 441, от 31.08.2015 N 572, от 30.09.2015 N 601, от 31.05.2016 N 474, от 30.04.2016 N 350, от 30.06.2016 N 602, от 31.01.2017 N 7, от 28.02.2017 N 371, от 31.03.2017 N 387 к договору;

- договор от 30.03.2012 N 060312/Б, заключенный между с ООО "Медикл Клаб Кутузовский", акты от 31.01.2015 N 10, от 29.02.2016 N 217, от 31.01.2017 N 13 к договору;

- договор от 01.07.2014 N 010714ДР-1, заключенный с ЗАО "ТрансБио", акты от 31.01.2015 N 66, от 29.02.2016 N 216, от 31.01.2017 N 12 к договору, акты об оказанных услугах от 31.01.2015, от 29.02.2016, от 31.01.2017 по договору.

3. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22 ОКВЭД):

- договор от 01.04.2011 N 040411/АО, заключенный с ООО "ИЛС", акты от 31.07.2015 N 441, от 31.08.2015 N 572, от 30.09.2015 N 601, от 31.05.2016 N 474, от 30.04.2016 N 350, от 30.06.2016 N 602, от 31.01.2017 N 7, от 28.02.2017 N 371, от 31.03.2017 N 387 к договору;

- договор от 25.12.2013, заключенный с ООО "НекстБио", акт от 12.01.2015 N 9 к договору.

4. Деятельность рекламных агентств (73.11 ОКВЭД):

- договор от 19.10.2016 N ФФ2017/05 на участие в выставке "Международный Фестиваль Франшиз 2017", заключенный с ООО "Русский простор", акт от 07.04.2016 N 4 к договору;

- договор оказания полиграфических услуг от 21.09.2016 N 260916/ДР, заключенный с ООО "Типография "Галла-М", универсальные передаточные документы (УПД) от 26.09.2016 N 1838, от 29.09.2016 N 1891, от 17.10.2016 N 2082 к договору;

- договор от 03.11.2015 N ФФ03 на участие в выставке "Международный Фестиваль Франшиз 2016", заключенный с ООО "Русский простор", акт от 08.04.2016 N 72 к договору;

- договор на оказание услуг от 22.01.2015 N 01/15, заключенный с ООО "БИЗБРОКЕР", акты от 30.09.2015 N 00000021, от 31.03.2015 N 00000011, от 31.12.2015 N 00000024, от 16.02.2016 N 00000001 к договору;

- договор от 05.12.2014 N 101/15 на участие в выставке "Международный Фестиваль Франшиз", заключенный с ООО "Русский простор", акт от 10.04.2016 N 30 к договору;

- сублицензионный договор от 11.03.2015 N 030315/ДР, заключенный с ООО "РАВЕНА", акты с расчетами от 30.11.2015 N 836, от 31.12.2015 N 943, от 31.01.2016 N 73, от 29.02.2016 N 178, от 28.02.2017 N 317, от 28.02.2017 N 318 (дополнительное роялти) к договору;

- договор возмездного оказания услуг от 11.04.2016 N 37759-10240, заключенный с ООО "Стратегия роста", акт от 28.04.2016 N 37759-10240 к договору;

- договор возмездного оказания услуг от 01.03.2017 N 37759-16178, заключенный с ООО "Стратегия роста", акт от 25.04.2017 N 37759-16178 к договору;

- сублицензионный договор от 11.12.2014 N 091214/ДР, заключенный с ООО "АВИЦЕННА", акты с расчетами от 30.09.2015 N 603, от 31.10.2015 N 688, от 31.07.2016 N 733, от 31.08.2016 N 857, от 30.09.2016 N 992, от 31.01.2017 N 19 к договору.

5. Деятельность по исследованию конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (73.20 ОКВЭД):

- договор от 01.04.2011 N 040411/АО, заключенный с ООО "ИЛС", акты от 31.07.2015 N 441, от 31.08.2015 N 572, от 30.09.2015 N 601, от 31.05.2016 N 474, от 30.04.2016 N 350, от 30.06.2016 N 602, от 31.01.2017 N 7, от 28.02.2017 N 371, от 31.03.2017 N 387 к договору.

6. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, включает в себя в том числе организацию программ привлечения покупателей (82.99 ОКВЭД):

- договор от 19.10.2016 N ФФ2017/05 на участие в выставке "Международный Фестиваль Франшиз 2017", заключенный с ООО "Русский простор", акт от 07.04.2016 N 4 к договору;

- договор от 03.11.2015 N ФФ03 на участие в выставке "Международный Фестиваль Франшиз 2016", заключенный с ООО "Русский простор", акт от 08.04.2016 N 72 к договору;

- сублицензионный договор от 11.03.2015 N 030315/ДР, заключенный с ООО "РАВЕНА", акты с расчетами от 30.11.2015 N 836, от 31.12.2015 N 943, от 31.01.2016 N 73, от 29.02.2016 N 178, от 28.02.2017 N 317, от 28.02.2017 N 318 (дополнительное роялти) к договору;

- сублицензионный договор от 11.12.2014 N 091214/ДР, заключенный с ООО "АВИЦЕННА", акты с расчетами от 30.09.2015 N 603, от 31.10.2015 N 688, от 31.07.2016 N 733, от 31.08.2016 N 857, от 30.09.2016 N 992, от 31.01.2017 N 19 к договору;

7. Деятельность по подбору персонала (78.30 ОКВЭД):

- договор от 01.10.2015 N 161015/ДР, заключенный с АО "РМБИТ", акты от 31.10.2015 N 763, от 29.02.2016 N 213 к договору, акты об оказанных услугах от 31.10.2015, от 29.02.2016 к договору;

- договор от 01.04.2011 N 040411/АО, заключенный с ООО "ИЛС", акты от 31.07.2015 N 441, от 31.08.2015 N 572, от 30.09.2015 N 601, от 31.05.2016 N 474, от 30.04.2016 N 350, от 30.06.2016 N 602, от 31.01.2017 N 7, от 28.02.2017 N 371, от 31.03.2017 N 387 к договору.

8. Деятельность по управлению и развитию франчайзингового бизнеса в медицине, деятельность по разработке франчайзинговых программ (77.40 ОКВЭД):

- договор от 19.10.2016 N ФФ2017/05 на участие в выставке "Международный Фестиваль Франшиз 2017", заключенный с ООО "Русский простор", акт от 07.04.2016 N 4 к договору;

- договор от 03.11.2015 N ФФ03 на участие в выставке "Международный Фестиваль Франшиз 2016", заключенный с ООО "Русский простор", акт от 08.04.2016 N 72 к договору;

- сублицензионный договор от 11.03.2015 N 030315/ДР, заключенный с ООО "РАВЕНА", акты с расчетами от 30.11.2015 N 836, от 31.12.2015 N 943, от 31.01.2016 N 73, от 29.02.2016 N 178, от 28.02.2017 N 317, от 28.02.2017 N 318 (дополнительное роялти) к договору;

- сублицензионный договор от 11.12.2014 N 091214/ДР, заключенный с ООО "АВИЦЕННА", акты с расчетами от 30.09.2015 N 603, от 31.10.2015 N 688, от 31.07.2016 N 733, от 31.08.2016 N 857, от 30.09.2016 N 992, от 31.01.2017 N 19 к договору N 091214/ДР от 11.12.2014.

ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) зарегистрировано в качестве юридического лица 09.04.2014.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) осуществляет следующую деятельность:

- (69.20) деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;

- (86.90.9) деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;

- (86.23) стоматологическая практика;

- (69.10) деятельность в области права;

- (82.99) деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

- (70.22) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; - (73.11) деятельность рекламных агентств;

- (78.30) деятельность по подбору персонала.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.08.2016 по делу N А56-10306/2016 установлено, что ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) в 2015 году оказывались юридические и бухгалтерские услуги ООО "Стоматологическая клиника Приморская".

Также на сайте ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) в сети Интернет www.medbizconsult.ru, администратором которого по данным регистратора доменных имен АО "Регистратор Р01" является ООО "Брайт Брейнс", ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) рекламирует услуги от осуществления им следующей деятельности:

- деятельность по организации медицинского стоматологического бизнеса для клиентов ("медицинский франчайзинг, франшиза стоматологии General Dental");

- юридическое сопровождение;

- бухгалтерское сопровождение;

- маркетинговые услуги;

- страхование;

- подбор персонала;

- психологический аудит;

- франчайзинг.

Согласно сведениям с официального сайта сервиса WHO-IS http://www.whois-service.ru (далее - сервис WHO-IS) ООО "Брайт Брейнс" является администратором доменного имени medbizconsult.ru.

В претензиях от 16.12.2016 истец требовал:

- от ООО "Брайт Брейнс" удалить с интернет сайта (домена) www.medbizconsult.ru всю информацию (все страницы), касающуюся фирменного наименования истца и товарных знаков, информацию о деятельности ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) под фирменным наименованием истца и с использованием товарных знаков и всю рекламную информацию о такой деятельности в течение 14 дней с даты получения претензии;

- от ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) прекратить использование фирменного наименования "МедБизнесКонсалтинг" - в течение 14 дней с даты получения настоящей претензии; прекратить использование словосочетания (обозначения) "МедБизнесКонсалтинг" в деятельности нарушителя и ее рекламе, в том числе прекратить использование данного обозначения в любых материалах и документов в сети Интернет, в том числе на вебсайте www.medbizconsult.ru - в течение 14 дней с даты получения настоящей претензии; прекратить использование интернет сайта (домена) www.medbizconsult.ru путем удаления с сайта всей информации о нарушителе, деятельности нарушителя и прекращения рекламы такой деятельности - в течение 14 дней с даты получения настоящей претензии.

Претензии истца получены ответчиками, однако до настоящего времени не исполнены.

Ссылаясь на то, что ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) осуществляет деятельность аналогичную с деятельностью истца, и, при осуществлении свой деятельности ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) одновременно использует фирменное наименование, которое сходно до степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием истца, ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282) обратилось в суд с настоящим иском.

Суд, установив, что материалами дела подтверждается факт использования ответчиком - ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) - в фирменном наименовании обозначения товарных знаков "МедБизнесКонсалтинг", права на которые зарегистрированы за истцом, в отсутствие законных оснований, без разрешения владельца исключительных прав, что нарушает принадлежащее истцу исключительное право на использование товарного знака, признал обоснованными требования ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282) в части обязания ООО "МедБизнесКонсалтинг" прекратить использование обозначения "МедБизнесКонсалтинг", сходное до степени смешения с товарными знаками N 388228, N 394353, и взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарных знаков.

В удовлетворении остальной части иска суд отказал, указав, что товарные знаки N 394353 и N 388228 не являются схожими до степени смешения с обозначением "medbizconsult", кроме того истцом не представлены надлежащие доказательства администрирования ответчиками доменного имени www.medbizconsult.ru.

Апелляционная инстанция не согласна с выводами суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении иска.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Факт принадлежности истцу спорных товарных знаков подтверждается материалами дела.

Истцом в материалы дела представлены распечатанные сведения с официального сайта сервиса WHO-IS http://www.whois-service.ru о принадлежности доменного имени www.medbizconsult.ru, которое принадлежит администратору ООО "Брайт Брейнс", что является допустим доказательством по делу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, указание товарного знака в доменном имени www.medbizconsult.ru, является одним из способов использования товарного знака, реализации исключительных прав на него.

Такими правами может воспользоваться только лицо, обладающее исключительным правом (правообладатель), или лицо, которому передано соответствующее право правообладателем.

В данном случае, регистрация и использование доменного имени www.medbizconsult.ru осуществлена позже даты регистрации товарного знака.

На основании пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктов 4.2 Приказа Роспатента от 31.12.2009 N 197 "Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство" сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 18.07.2006 N 3691/06 и от 18.06.2013 N 2050/13, для признания средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимых ими товаров и услуг сходными до степени смешения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения средств индивидуализации в глазах потребителя.

Таким образом, доменное имя www.medbizconsult.ru сходно со степенью смешения по звуковым, графическим и смысловым с товарным знаком "МедБизнесКонсалтинг".

Кроме того, использование ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) словесного обозначения "МедБизнесКонсалтинг" по оказанию услуг на сайтеwww.medbizconsult.ru подтверждается интернет - сайтом https://web.archive.org/web/20160802074146/http://medbizconsult.ru/servic es/yuridicheskoe-soprovozhdenie.

Согласно пункту 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 N 16 "О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации", федеральными законами не предусмотрено каких-либо ограничений в способах доказывания факта распространения сведений через телекоммуникационные сети (в том числе, через сайты в сети "Интернет"). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.

Таким образом, данные интернет-сайта https://web.archive.org/web являются допустимым доказательством использования ответчиком словесного обозначения "МедБизнесКонсалтинг".

Согласно статье 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать удаления обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, в том числе с документации, материалов, рекламы и т.п.

Согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров" и параграфов 4(a)(i - iii) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) передача регистрации доменного имени истцу является правомерным.

Согласно пункту 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с ведением в действие части четвертой ГК РФ" лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд предоставляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В силу пункта 18 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" провайдером хостинга признается лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети Интернет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1253.1 ГК РФ, информационный посредник (в данном случае ООО "Брайт Брейнс") не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, содержащихся в таком материале является неправомерным;

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Материалами дела подтвержден факт получения ответчиками претензий истца о нарушении его интеллектуальных прав. Доказательств принятия необходимых и достаточных мер для прекращения такого нарушения ответчиками в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали законные основания для отказа истцу в удовлетворении неимущественных требований к ответчикам.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что в случае незаконного использования товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По правилам пункта 3 статьи 1252 и статьи 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1414 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи доводы истца и представленные в материалы дела доказательства, апелляционная инстанция приходит к выводу, что требования истца к ООО "Брайт Брейнс" о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки, исходя из характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, подлежат удовлетворению в сумме 20 000 руб.

Учитывая изложенное, решение суда в части отказа в удовлетворении иска подлежит отмене, а заявленные ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282) требования - удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.10.2017 по делу N А56-41504/2017 отменить в части отказа ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282) в удовлетворении иска.

В указанной части удовлетворить исковые требования:

- обязать ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) прекратить незаконное использование обозначения "МедБизнесКонсалтинг" на интернет сайте (домене) www.medbizconsult.ru путем удаления с обозначения "МедБизнесКонсалтинг" из материалов, указанных на интернет сайте (домене) www.medbizconsult.ru;

- запретить ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) и ООО "Брайт Брейнс" (ОГРН 1117847233811) использовать обозначение "medbizconsult" в доменном имени www.medbizconsult.ru в сети Интернет, нарушающее исключительное право ООО "МБК" на товарные знаки N 388228, N 394353 в отношении товаров классов: 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45 МКТУ для регистрации знаков, для которых товарный знак зарегистрирован, и однородных им, в том числе при осуществлении видов деятельности: деятельность в области права (69.10 ОКВЭД), деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому законодательству (69.20 ОКВЭД), консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22 ОКВЭД), деятельность рекламных агентств (73.11 ОКВЭД), деятельность по исследованию конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (73.20 ОКВЭД), деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, включает в себя в том числе организацию программ привлечения покупателей (82.99 ОКВЭД), деятельность по подбору персонала (78.30 ОКВЭД), деятельность по управлению и развитию франчайзингового бизнеса в медицине, деятельность по разработке франчайзинговых программ;

- обязать ООО "Брайт Брейнс" (ОГРН 1117847233811) прекратить предоставление услуг хостинга ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109) с использование обозначения "МедБизнесКонсалтинг", использующему интернет-сайт, размещенный в домене "medbizconsult.ru" и удалении копии названного интернет-сайта со своих серверов, а также прекратить использование интернет-сайта, размещенного в домене "medbizconsult.ru", товарного знака "МедБизнесКонсалтинг", фирменного наименования "МедБизнесКонсалтинг";

- обязать ООО "Брайт Брейнс" (ОГРН 1117847233811) безвозмездно передать право администрирования доменного имени "medbizconsult.ru" ООО "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282) не позднее 10 календарных дней с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу;

- взыскать с ООО "Брайт Брейнс" (ОГРН 1117847233811) 20 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков N 388228, N 394353.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1147847128109, место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5, лит. А, офис 309) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282, место нахождения: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12) 9 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску и 1 500 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Брайт Брейнс" (ОГРН 1117847233811, место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. Дворцовая, д.20, офис 210) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (ОГРН 1077762132282, место нахождения: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12) 15 800 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску и 1 500 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

О.В. Горбачева И.А. Дмитриева