Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2018 г. N 09АП-4119/18

г. Москва

05 марта 2018 г.

Дело N А40-138556/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 27 февраля 2018 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 марта 2018 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева

судей О.Г. Головкиной, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Момот И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ИСТ-ВЕСТ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2017 года по делу N А40-138556/2017, принятое судьей Шудашовой Я.Е.

по иску ООО "СТИЛКОН" (ОГРН 1037851081278)

к ООО "ИСТ-ВЕСТ" (ОГРН 515774692059), ООО "АПТЕКА 36,6" (ОГРН 1157746965254), ООО "АПТЕКА-А.В.Е" (ОГРН 1117746309526)

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: ООО "СТИЛКОН" - Солнышкин Д.В. (по доверенности от 27.02.2017)

от ответчика: ООО "ИСТ-ВЕСТ" - Самохин А.В. (по доверенности от 09.08.2017), ООО "АПТЕКА-А.В.Е" - Серегин С.А. (по доверенности от 25.07.2016

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о признании незаконным использование ООО "ИСТ-ВЕСТ" (ответчик 1), ООО "АПТЕКА 36,6" (ответчик 2), ООО "АПТЕКА-А.В.У" (ответчик 3) товарного знака "ФЛОССТИК" на упаковке (с этикеткой) "SMILE CARE - ФЛОССТИК зубочистка с нитью", выраженное во ввозе на территорию РФ, предложении к продаже, продаже, хранению товара - зубочисток в упаковке (с этикеткой) "SMILE CARE - ФЛОССТИК зубочистка с нитью"; обязании ответчиков изъять из оборота контрафактные зубочистки в упаковке (с этикеткой) "SMILE CARE - ФЛОССТИК зубочистка с нитью" и уничтожить упаковку (этикетки), содержащие товарный знак "ФЛОССТИК"; взыскании с ООО "ИСТ-ВЕСТ" в пользу ООО "СТИЛКОН" компенсацию в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за нарушение исключительного права на товарный знак при импорте и реализации зубочисток "SMILE CARE - ФЛОССТИК зубочистка с нитью"; взыскании с ООО "АПТЕКА 36,6" в пользу ООО "СТИЛКОН" компенсации в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за нарушение исключительного права на товарный знак при предложении к продаже, продаже зубочисток "SMILE CARE - ФЛОССТИК зубочистка с нитью"; взыскании с ООО "АПТЕКА-А.В.Е" в пользу ООО "СТИЛКОН" компенсации в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за нарушение исключительного права на товарный знак при предложении к продаже, продаже зубочисток "SMIEE CARE - ФЛОССТИК зубочистка с нитью" (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением от 13.12.2017 г. исковые требования удовлетворены с учетом снижения размера компенсации до 250 000 руб. с ответчика 1 и до 50 000 руб. с каждого из ответчиков 1 и 2.

Не согласившись с принятым решением, ООО "ИСТ-ВЕСТ" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда, ссылаясь на то, что суд неправомерно отказал в приостановлении производства по делу, указывая, что в части уничтожения товара решение суда неисполнимо.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Ответчики 1 и 2 отзывы на апелляционную жалобу не представили.

Рассмотрев дело в отсутствие ответчика 2, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в порядке статей 123, 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителя явившихся сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда не подлежит отмене на основании следующего.

Как следует из материалов дела, ООО "СТИЛКОН" обладает исключительным правом на товарный знак "ФЛОССТИК FLOSSTIK" по свидетельству N 563995 с приоритетом от 01.07.2014 года в отношении товаров 21 класса МКТУ - зубочистки.

Исковые требования мотивированы тем, что в феврале 2016 года истцу стало известно что в сети аптек, в частности в аптеках ООО "АПТЕКА 36,6" и ООО "АПТЕКА-А.В.Е", реализуется продукция в упаковке (с этикеткой), маркированная обозначением "SMILE CARE - ФЛОССТИК зубочистка с нитью". Согласно информации, размещенной на упаковке, импортером зубочисток является ООО "ИСТ-ВЕСТ", а производителем - китайская компания NEW PHENIX HOME PRODUCTS MANUFACTORY CO.LTD.

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования, уменьшив лишь размер компенсации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт использования ответчиками спорных товарных знаков подтвержден совокупностью представленных доказательств - кассовыми чеками и товарными чеками (л.д. 32-36), контрафактными упаковками зубочисток.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что требования истца о признании незаконным использование ООО "ИСТ-ВЕСТ" (ответчик 1), ООО "АПТЕКА 36,6" (ответчик 2), ООО "АПТЕКА-А.В.У" (ответчик 3) товарного знака "ФЛОССТИК" на упаковке (с этикеткой) "SMILE CARE - ФЛОССТИК зубочистка с нитью", выраженное во ввозе на территорию РФ, предложении к продаже, продаже, хранению товара - зубочисток в упаковке (с этикеткой) "SMILE CARE - ФЛОССТИК зубочистка с нитью" правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

Требование истца в части уничтожении ответчиками контрафактного товара правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

При этом решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.

Представители сторон в судебном заседании суда апелляционной инстанции пояснили (данный факт также отражен в решении суда), что представитель ООО "МСТ-ВЕСТ" в судебном заседании суда первой инстанции представил на обозрение упаковки с наклейкой обозначения, сходного с товарным знаком истца, а также новые наклейки, что свидетельствует о наличии контрафактного товара у ответчиков. При этом доказательств того, что наклейки были заменены, не представлено.

Таким образом, товар остался контрафактным.

В этой связи решение суда в части обязания ответчиков уничтожить контрафактный товар соответствует требованиям пункта 4 статьи 1252 и пункта 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец определил компенсацию, подлежащую взысканию с ответчиков на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в следующем размере: с ответчика 1 - 5 000 000 руб., с ответчиков 2 и 3 - по 1 000 000 руб. с каждого.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчиков, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд правомерно снизил размер компенсации до 250 000 руб. с ответчика 1 и до 50 000 руб. с каждого из ответчиков 2 и 3.

Довод заявителя жалобы о том, что суд первой инстанции неправомерно отказал в приостановлении производства по делу ввиду подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку нормами статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такое основание не предусмотрено.

При этом заявитель не лишен возможности впоследствии в случае удовлетворения его возражений обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Довод истца о том, что судом первой инстанции неправомерно применен принцип пропорционального распределения госпошлины по иску, подлежит отклонению.

Порядок распределения государственной пошлины по результатам рассмотрения арбитражного дела определен статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом данным Кодексом не предусмотрено применение по аналогии к нормам процессуального права норм материального права, в данном случае норм статьи 333 Гражданского кодекса.

Тот факт, что суду предоставлено право определять сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, не является основанием для применения пункта 9 постановления N 81, поскольку данное разъяснение не относится к статье 1515 Гражданского кодекса.

Установленная пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков. Требование об уплате компенсации подлежит удовлетворению при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения. Размер же компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Со ссылкой на положения статьи 333 Гражданского кодекса суд не вправе уменьшить размер компенсации, установленный пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, поскольку обязательство нарушителя исключительных прав на товарный знак по выплате компенсации не является неустойкой. Статья 333 Гражданского кодекса не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном случае существует специальное регулирование - при оценке соразмерности совершенного нарушения и ответственности за это суду предоставлена возможность определения конкретной суммы компенсации в пределах, установленных законом, - от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей.

В условиях, когда в законе указан минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из перечисленных выше критериев нарушения, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на истца государственной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации.

При таких обстоятельствах, расходы по госпошлине распределены судом первой инстанции верно.

Решение суда в части отказа в иске истцом не обжаловано. Ответчики 2 и 3 также не обжалуют решение суда.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2017 года по делу N А40-138556/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

О.Г. Головкина Д.В. Пирожков