Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2018 г. N 15АП-2774/18

город Ростов-на-Дону

20 марта 2018 г.

дело N А32-1906/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 марта 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ковалевой Н.В.,

судей Е.А. Маштаковой, Н.В. Нарышкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

Сурженко Т.М.,

при участии:

истца Глембовского Э.Э. лично, его представителя Блошенцева В.И. по доверенности от 15.09.2017,

от ответчика: директора Савельева Н.В. на основании приказа N 1 от 20.01.2014 и представителя Чакилева В.К. по доверенности от 19.06.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Прок"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28.12.2018 по делу N А32-1906/2015

по иску индивидуального предпринимателя Глембовского Эдуарда Эдуардовича (ИНН 230800373863, ОГРНИП 304230833000067) к обществу с ограниченной ответственностью "Прок" (ИНН 2302046767, ОГРН 1042300667045) об обязании прекратить незаконное использование промышленного образца "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" по патенту N 75390 и взыскании компенсации в размере 100000 рублей,

принятое в составе судьи Грачева С.А.,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Глембовский Эдуард Эдуардович (далее - истец, ИП Глембовский Э.Э., предприниматель) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Прок" (далее - ответчик, ООО "Прок", общество) об обязании прекратить незаконное использование промышленного образца "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" по патенту N 75390 и взыскании компенсации в размере 3 000 000 рублей (требования уточнены в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком прав истца как правообладателя на промышленный образец, выразившееся в реализации тождественной продукции.

Решением суда от 28.12.2017 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что истцом доказан факт обладания патентом, тогда как у ответчика отсутствует право преждепользования, что, в свою очередь, подтверждается вступившими в законную силу судебными актами по делу N СИП-287/2016, признал обоснованным размер компенсации, подлежащей взысканию, в связи с чем, обязал ответчика прекратить незаконное использование промышленного образца "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" по патенту N 75390, а именно запретить изготовлению и реализацию контрафактной продукции - "фланцев металлических", взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование промышленного образца "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" по патенту N 75390 в размере 3 000 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 000 руб., а также взыскал в доход федерального бюджета 34 000 руб. государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме, а также удовлетворить встречное исковое заявление.

Апелляционная жалоба мотивирована следующими доводами:

- судом необоснованно было отклонено ходатайство ответчика о допросе свидетелей, тем самым суд нарушил принцип состязательности. Пояснения свидетелей Бессмертного М.А., ИП Шибнева В.В., Еременко А.М., Шпенова Д.М. могли бы подтвердить довод общества о наличии преждепользования;

- суд первой инстанции необоснованно принял во внимание заключение эксперта, в рамках дела N СИП-287/2016, поскольку предметом исследования являлся только один экземпляр технических условий из трех имеющихся. СИП не дал оценки экспертному заключению в рамках настоящего дела, а суд первой инстанции основывал решение на экспертном заключении в рамках дела N СИП-287/2016 и не оценил экспертное заключение в рамках настоящего дела;

- суд не дал надлежащей оценки доказательствам, представленным ответчиком в суде первой инстанции;

- суд первой инстанции необоснованно возвратил встречное исковое заявление.

В отзыве на апелляционную жалобу истец указал на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании представители ответчика поддержали доводы жалобы по основаниям, изложенным в ней.

Истец и его представитель в судебном заседании возражали против доводов жалобы по основаниям, изложенным в отзыве, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав пояснения представителей сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов и установлено судом, индивидуальный предприниматель Глембовский Эдуард Эдуардович, является обладателем исключительных прав на промышленный образец "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода", защищенных патентом на промышленный образец N 75390, с приоритетом от 13 февраля 2009 года, дата регистрации 16 июля 2010 года.

Патент Российской Федерации N 75390 на промышленный образец "Узел декоративный для гофрированного воздуховода" выдан по заявке N 2009500358, с датой приоритета от 13 февраля 2009 года на имя Глембовского Эдуарда Эдуардовича со следующим перечнем существенных признаков:

- наличием корпуса, выполненного в виде полого открытого с двух сторон цилиндра;

- наличием на одном конце корпуса кольцевого обода;

- выполнением обода в виде усеченного конуса с выпуклой боковой поверхностью, переходящей в плоскую поверхность по наружному краю обода;

- наличием на наружной поверхности центральной части корпуса чередующихся рядов кольцевых выступов и углублений;

- наличием на внутренней поверхности центральной части корпуса чередующихся рядов кольцевых углублений и выступов;

- выполнением из стали, покрытой краской.

В обоснование факта нарушения исключительного права на промышленный образец ИП Глембовский Э.Э. ссылается на производство и введение в гражданский оборот ООО "Прок" продукции - "фланцев металлических" в которых использованы все существенные признаки промышленного образца по патенту N 73590, данные действия ООО "Прок" осуществляются без согласия правообладателя патента на промышленный образец.

ООО "Прок" не отрицает факт использования в производимых изделиях промышленного образца "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода", защищенного патентом на промышленный образец N 75390, но при этом исковые требования не признает, ссылаясь на то, что производимые им фланцы, в которых использованы все существенные признаки промышленного образца, они начали производить и реализовывать до даты приоритета промышленного образца, то есть до 13.02.2009, что, в свою очередь, свидетельствует о наличии у него права преждепользования в соответствии с частью 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По мнению истца, ООО "Прок" производит и реализует продукцию - "Фланцы металлические", по внешне визуализируемым признакам данной продукции, можно сделать однозначный вывод о том, что продукция - "Фланцы металлические" содержит все существенные признаки промышленного образца по патенту N 75390, в результате чего на потребителя производится такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, принадлежащий Глембовскому Э.Э.

В качестве доказательства использования промышленного образца обществом, истец ссылается на следующие сведения.

ИП Глембовский Э.Э. 29.09.2010 обратился к ООО "Прок" с требованием прекратить незаконное использование его промышленного образца, но ООО "Прок" на данное уведомление о нарушении исключительных прав ответило что ООО "Прок" не производит изделие, в котором использован промышленный образец и готово рассмотреть предложения по производству таких изделий по лицензии.

После получения такого ответа от ООО "Прок", были установлены факты, свидетельствующие о том, что ООО "Прок" производит и реализует контрафактную продукцию, в связи с чем, правообладатель повторно потребовал прекратить нарушение исключительных прав на промышленный образец, на что ООО "Прок" направил ИП Глембовскому Э.Э. ответ (исх. N 72 от 19.05.2011), в котором указало на то, что ООО "Прок" действительно использует промышленный образец, но при этом нарушения исключительных прав ИП Глембовского не происходит, так как ООО "Прок" в силу положений статьи 1136 Гражданского кодекса Российской Федерации обладает правом преждепользования. Утверждение ООО "Прок" о наличии у него права преждепользования истец считает бездоказательным, тем не менее, данная позиция ООО "Прок", по мнению истца, также дополнительно подтверждает факт использования промышленного образца, исключительные права на который принадлежат ИП Глембовскому Э.Э.

ООО "Прок" продолжает незаконное использование промышленного образца, то есть продолжает производство и реализацию контрафактной продукции.

Указанные обстоятельства и послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Законность и обоснованность судебного акта проверена апелляционной инстанцией в порядке части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы.

Суд первой инстанции верно квалифицировал спорные правоотношения сторон, определил предмет доказывания по делу и применимые нормы материального права.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, при этом правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1349 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным Гражданского кодекса Российской Федерации требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным Гражданского кодекса Российской Федерации требованиям к промышленным образцам.

Согласно статье 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

В соответствии со статьей 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

С учетом вышеприведенных норм права, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит:

- установление обстоятельств использования в изделии ответчика всех существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации N 75390 или использована совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение;

- также следует установить наличие или отсутствие разрешения патентообладателя на использование промышленного образца.

Как следует из материалов дела, ответчик не оспаривает факт производства изделий "фланцев металлических", вместе с тем указывает, что у общества имеется право преждепользования.

В обоснование указанного, ответчиком были представлены:

1. Копия письма ООО "ПРОК" директору ООО "Евростройдеталь";

2. Копия договора на оказание услуг N 1 от 01 июня 2007 года;

З. Копия счета N 4 от 27 июля 2007 года;

4. Копия счета N 5 от 31 июля 2007 года;

5. Копия счет-фактуры 00002 от 31 июля 2007 года;

6. Копия платежного поручения от 14 декабря 2007 года;

7. Копия акта сдачи-приемки работ от 14 июня 2007 года по договору N 1 от 01 июня 2007 года;

8. Копия товарной накладной N 1 от 14 июня 2007 года;

9. Копия товарной накладной N 2 от 31 июня 2007 года;

10. Копия письма в ООО "ПРОК" от Еременко A.M. от 22 ноября 2017 года;

11. Копия письма в ООО "ПРОК" от ИП Шибнева В.В. от 22 ноября 2017 года;

12. Копия письма в ООО "ПРОК" от ООО "Евростройдеталь" от 22 ноября 2017 года;

13. Копия адвокатского запроса адвоката Лоба Е.Н. от 02.02.2015 года ИП Шибневу В.В.;

14. Копия письма в ООО "ПРОК" ИП Остоушко Л.В. от 22 ноября 2017 года;

15. Копия трудовой книжки гражданина Шпенова Дмитрия Марковича, работника ИП ОстроуШко Л.В;

16. Копия договора 6/23 купли-продажи от 16 мая 2008 года; 17.Копия счета-фактуры N 76 от 17 октября 2008 года;

18. Копия справки ООО "ПРОК" об объемах производства флянцев в 2007 году;

19. Копия справки ООО "ПРОК" об объемах производства флянцев в 2008 году;

20. Копия справки ООО "ПРОК" об объемах производства флянцев в 2009 году.

В соответствии с положениями части 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

В пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г., (далее - Обзор), указано:

Согласно пункту 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решении использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом, устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 по делу N А33- 3192/2011).

В пункте 29 Обзора указано, что расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца. (Постановление ФАС Московского округа от 22 июля 2011 года N КГ-А40/7807-11-П по делу N А40-49950/08-51-489; постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2014 года по делу N А08-2171/2012, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 года по делу N А44-6472/2012).

В силу пункта 29 Обзора необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать. Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 года по делу N А44- 6472/2012).

Таким образом, с учетом условий возникновения права преждепользования, указанных в статье 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, при разрешении вопроса о наличии или отсутствии права преждепользования у ответчика, подлежат установлению следующие обстоятельства:

- тождественность решения внешнего вида изделия, использованного ответчиком, решению, выраженному в промышленном образце, принадлежащему истцу;

- независимость создания тождественного решения внешнего вида изделия;

- фактическое использование ответчиком при производстве и последующем введении в гражданский оборот решения внешнего вида изделия, тождественного запатентованному решению до даты приоритета промышленного образца, принадлежащего патентообладателю;

- добросовестность использования решения внешнего вида изделия;

- объем преждепользования.

Право преждепользования возникает только при одновременном соблюдении всех указанных выше обстоятельств (в частности, такая позиция выражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2016 года по делу N А72-10519/2015).

ООО "ПРОК" в качестве доказательств наличия у него права преждепользования предоставил в материалы дела ТУ 4863-001-71759668-2007, которые содержали изображение внешнего вида изделия, содержащего совокупность всех существенных признаков промышленного образца по спорному патенту, и которые были датированы датой до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с частью 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии с частями 2, 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Определением от 25 мая 2016 года судом удовлетворены ходатайства сторон о приостановлении производства по делу N А32-1906/15-35 до вступления в силу судебного акта по делу N СИП-287/2016.

В рамках указанного дела, по результатам рассмотрения возражения общества 11.04.2016 Роспатентом принято решение, которым возражение удовлетворено, патент Российской Федерации N 75390 на промышленный образец "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" признан недействительным полностью.

ИП Глембовский Э.Э. обжаловал указанное решение Роспатента в Суд по интеллектуальным правам (дело N СИП-287/2016).

Ответчик в рамках обоих дел обосновывает свою позицию обстоятельством открытого введения в гражданский оборот до даты приоритета промышленного образца изделий, в которых содержались все существенные признаки промышленного образца: в настоящем деле - для обоснования права преждепользования, а в деле по обжалованию патента на промышленный образец (дело N СИП-287/2016) - для обоснования открытого введения в гражданский оборот как обстоятельства, порочащего "новизну" промышленного образца.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2017 года, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2016 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "Прок" против выдачи патента Российской Федерации N 75390 на промышленный образец "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" признано недействительным как несоответствующее статье 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану промышленного образца "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" по патенту Российской Федерации N 75390.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2017 года Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2017 года по делу N СИП- 287/2016 оставлено в силе, в удовлетворении кассационной жалобы ООО "ПРОК" отказано.

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Судом по интеллектуальным правам в рамках дела N СИП-287/2016 было установлено, что при рассмотрении возражения коллегией палаты по патентным спорам общество в обоснование своей позиции представило, наряду с другими документами, технические условия ТУ 4863-001-71759668-2007 (копию), которые легли в основу оспариваемого решения Роспатента.

ИП Глембовский Э.Э. заявил о фальсификации данного доказательства, Суд по интеллектуальным правам принял меры по проверке заявления о фальсификации, в частности удовлетворил ходатайство о назначении судебно-технической экспертизы, проведение которой поручил федеральному бюджетному учреждению Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.

По результатам экспертного исследования Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что "оттиск штампа, рукописные записи в графах штампа на одиннадцатом листе ТУ 4863-001-71759668-2007 не соответствуют дате, указанной в документе (16.11.2007), поскольку выполнены не ранее 2012 года, при этом печатный текст титульного и одиннадцатого (в том числе рисунок 7) листов этих ТУ выполнены в разное время.

Вместе с тем, дата приоритета спорного промышленного образца - 13.02.2009, то есть с учетом изложенных выводов судебно-технической экспертизы ТУ 4863-001-71759668-2007, в частности, одиннадцатый лист с рисунком 7, не могут порочить новизну указанного промышленного образца, поскольку не имели место быть на дату приоритета этого промышленного образца, а, следовательно, не являлись общедоступным источником информации.

При таких обстоятельствах ТУ 4863-001-71759668-2007 не могут быть признаны судом достоверным доказательством, свидетельствующим о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "новизна".

Данное обстоятельство одновременно позволяет сделать вывод о том, что ТУ 4863-001-71759668-2007 не могут являться достоверным доказательством, подтверждающим довод ответчика о наличии у него права преждепользования, основанном на доводе ответчика о том, что он с 2007 года производил изделия в точном соответствии с ТУ 4863-001-71759668-2007".

Президиум Суда по интеллектуальным правам постановление от 27 ноября 2017 года решение Суда по интеллектуальным правам от 31.08.2017 по делу N СИП-287/2016 оставил без изменения.

Поскольку судебным актом по делу N СИП-287/2016 ТУ 4863-001-71759668-2007 признаны судом недостоверным доказательством, а иные представленные в материалы дела документы (договоры, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) не содержат внешнего вида изделия, которому присущи все существенные признаки промышленного образца по спорному патенту, ввиду чего, сами по себе не свидетельствуют о реализации именно той продукции, которая содержала все существенные признаки спорного промышленного образца, то названные документы также не могут порочить новизну этого промышленного образца, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что остальные документы, в частности, письма общества от 03.02.2014 к индивидуальным предпринимателям Андрющенко Г.В., Остроушко Л.В., обществам с ограниченной ответственностью "Лабиринт-Х", "Торговый Дом "Зори Кубани", "Вентар" с просьбой подтвердить приобретение ими фланцев, содержащих совокупность всех существенных признаков спорного промышленного образца, содержат лишь ссылку на рисунок из ТУ 4863-001-71759668-2007. Договоры купли-продажи, заключенные обществом с названными лицами и документы, подтверждающие их исполнение (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения) также не содержат изображения внешнего вида изделия, содержащего совокупность существенных признаков спорного промышленного образца, поскольку указанные выводы Суда по интеллектуальным правам имеют преюдициальное значение для рассматриваемого дела, в котором был сделан вывод об отсутствии права преждепользования у общества.

Обществом в суде первой инстанции было заявлено ходатайство о допросе в качестве свидетелей Бессмертного М.А., ИП Шибнева В.В., Еременко А.М., Шпенова Д.М. Пояснения указанных лиц могли бы подтвердить довод общества о наличии преждепользования.

Указанное ходатайство судом первой инстанции было обоснованно отклонено по следующим основаниям.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с пунктом 22.5.4 Административного регламента проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Промышленный образец признается не соответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 23.3 Административного регламента датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является: для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом; для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе; для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Таким образом, оспорить "новизну" промышленного образца можно только на основании сведений, ставших общедоступными до даты его приоритета, что позволяет также сделать вывод о том, что сведения об изделии, ставшие известными в результате его использования и которые могут быть использованы для подтверждения вывода о наличии у лица, начавшего использование такие изделия до даты приоритета промышленного образца, права преждепользования должны быть подтверждены документально.

Судом также была учтена позиция Суда по интеллектуальным правам, в соответствии с которой в целях проверки новизны спорного технического решения конструкция фактически производившихся устройств в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента подлежит установлению на основе письменных и/или вещественных доказательств и не может быть установлена на основании свидетельских показаний (в частности такая позиция Суда по интеллектуальным правам изложена в Определении от 18 октября 2017 года по делу N СИП-416/2017). Аналогичная позиция отражена в решении Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-573/2014 (Президиум СИП оставил решение в силе, ВС РФ отказал в передаче дела на рассмотрение) - свидетельские показания не могут быть приняты во внимание при проверке новизны промышленного образца, так как не являются источниками информации, содержащими общедоступные сведения в смысле положений пункта 21.3 Правил N 84 и носят оценочный субъективный характер. Аналогичная позиция отражена в Решении Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2015 по делу N СИП-868/2014 - обстоятельства, связанные с производством продукции и ее введением в гражданский оборот, не могут подтверждаться лишь свидетельскими показаниями.

В соответствии с частями 2, 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.

Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом.

Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Суд апелляционной инстанции также принимает во внимание, что 14 сентября 2017 года суд возобновил производство по делу в связи с принятием Судом по интеллектуальным правам решения от 31.08.2017 года по делу N СИП-287/2016.

10 октября 2017 года состоялось заседание, по результатам которого судом принято решение об отложении судебного заседания на 13.11.2017 года.

На заседании 13 ноября 2017 года было принято решение о необходимости отложения судебного заседания до 04.12.2017 года, с учетом даты судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы ООО "Прок" на решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-287/2016.

Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением от 27 ноября 2017 года решение суда по интеллектуальным правам от 31.08.2017 года по делу N СИП-287/2016 оставил в силе.

С учетом изложенного у ответчика было более чем достаточно времени для того, чтобы заявить ходатайство о вызове свидетелей, но соответствующее ходатайство (датированное 29 ноября 2017 года) было заявлено непосредственно перед судебным заседанием 04 декабря 2017 года.

Таким образом, суд обоснованно отказал в удовлетворении ходатайства о вызове свидетелей, т.к. законодательством предусмотрены разумные ограничения в части доказательств, которые могут быть использованы в качестве доказательств, порочащих новизну промышленного образца (подтверждающих факт использования при рассмотрении вопроса о наличии права преждепользования) - такими доказательствами могут быть только доказательства, содержащие сведения об изделии (изображения самих изделий, позволяющие идентифицировать все признаки изделия), которые выражены в документальных источниках, которые датированы до даты приоритета промышленного образца. Очевидно, что свидетельские показания к таковым не относятся и, соответственно, не являются допустимыми, в противном случае, это привело бы к необоснованному затягиванию судебного разбирательства.

Довод общества о том, что суд первой инстанции необоснованно принял во внимание заключение эксперта, в рамках дела N СИП-287/2016, поскольку предметом исследования являлся только один экземпляр технических условий из трех имеющихся, отклоняется судом апелляционной инстанции.

Как пояснил представитель истца в суде апелляционной инстанции в рамках дела N СИП-287/2016 на экспертизу был отправлен один экземпляр технических условий из трех имеющихся, поскольку они идентичны и были созданы в одно время, что не оспаривается ответчиком. Представитель ответчика в суде апелляционной инстанции на вопрос истца о времени составления трех экземпляров технических условий пояснил, что они были изготовлены в одно время.

Как следует из текста решения (страницы 14-15), суд первой инстанции дал надлежащую оценку указанному доводу: "Объем доказательственной базы, на которую ссылался ответчик по настоящему спору до момента возобновления производства по делу, и доказательственной базы, которой Суд по интеллектуальным правам дал оценку, практически идентичен, что ответчиком не оспаривается. Разница лишь в том, что один и тот же объем доказательственной базы был использован ответчиком для обоснования открытого введения в гражданский оборот: в настоящем деле - для обоснования права преждепользования, а в деле по обжалованию патента на промышленный образец - для обоснования открытого введения в гражданский оборот как обстоятельства, порочащего "новизну" промышленного образца.

Все предоставленные ответчиком доказательства, как указано в решении Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-287/2016, не могут подтверждать изготовление и введение в гражданский оборот изделия, которое содержало все существенные признаки промышленного образца по патенту N 75390, до даты приоритета промышленного образца - до 13 февраля 2009 года.

Установление Судом по интеллектуальным правам того, что доказательства, предоставленные ООО "ПРОК", не порочат новизны патента на промышленный образец "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" по патенту N 75390, одновременно, означает, что данные доказательства не могут свидетельствовать о наличии у ООО "Прок" права преждепользования.

Вышеуказанные обстоятельства также полностью согласуются с доказательством изначально приложенным к исковому заявлению, которое подтверждает, что ООО "ПРОК" до даты приоритета промышленного образца не производило и не реализовывало продукцию, содержащие все существенные признаки промышленного образца, речь об ответе ООО "ПРОК", на претензию ИП Глембовского Э.Э. от 29.09.2010 с требованием прекратить незаконное использование его промышленного образца, в котором ООО "Прок" заявило о том, что ООО "Прок" не производит изделие, в котором использован промышленный образец, и готово рассмотреть предложения по производству таких изделий по лицензии".

Довод общества о том, что суд первой инстанции выносил решение на основании тех доказательств, которые были представлены до возобновления производства по делу, а также тем, что суд ошибочно указал на идентичность доказательств, представленных ответчиком в рамках настоящего дела в обоснование права преждепользования и представленных им же в рамках дела N СИП-287/2016 в обоснование отсутствия новизны у оспариваемого технического решения, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Суд апелляционной повторно изучил материалы дела, пришел к выводу, что доказательства, предоставленные ответчиком после возобновления производства по настоящему делу, по сути ничем не отличаются от предоставленных ранее доказательств - они не содержат изображения внешнего вида изделия, содержащего совокупность существенных признаков спорного промышленного образца, иные доказательства не могут быть отнесены к надлежащим доказательствам, т.к. датированы после даты приоритета промышленного образца, ввиду чего сами по себе не могут свидетельствовать о реализации именно той продукции, которая содержала все существенные признаки спорного промышленного образца, в связи с чем у суда первой инстанции отсутствовали основания давать оценку вновь предоставленным доказательствам каким-либо иным образом.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что довод ответчика о том, что суд первой инстанции не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, по делу не доказаны имеющие значение для дела обстоятельства, которые суд считал установленными, а также о том, что в решении содержаться выводы, несоответствующие обстоятельствам дела является несостоятельным.

Довод заявителя жалобы о том, что суд первой инстанции лишил его возможности осуществить защиту своего права в связи с тем, что не было принято встречное исковое требование о признании права преждепользования.

Как следует из материалов дела, встречный иск общества к предпринимателю был подан в суд первой инстанции 14.05.2015.

Определением суда от 15.05.2015 встречный иск был возвращен обществу. Суд указал, что требования, заявленные по первоначальному и встречному искам, различны по содержанию и основаниям возникновения, что не свидетельствует о наличии взаимной связи между первоначальным и встречным исками, влечет необходимость при рассмотрении их судом устанавливать и оценивать различные обстоятельства и применять различные правовые нормы, регулирующие соответствующие правоотношения. При таких обстоятельствах совместное рассмотрение первоначального и встречного исков не способствовало бы более быстрому, правильному рассмотрению дела. Суд также указал, что возвращение встречного иска не препятствует заявителю защищать свои права, которые он считает нарушенными, путем предъявления самостоятельных исков (заявлений) в установленном порядке. Указанное определение суда обществом не было обжаловано.

Принимая во внимание изложенное, оснований для удовлетворения апелляционной жалобу у суда не имеется.

Суд правильно применил нормы материального права. Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой инстанции при рассмотрении дела не допущено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28.12.2018 по делу N А32-1906/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок с даты его принятия.

Председательствующий

Н.В. Ковалева

Судьи

Е.А. Маштакова Н.В. Нарышкина