Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2018 г. N 07АП-1199/18

г. Томск

16 марта 2018 г.

Дело N А45-24737/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 марта 2018 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Е.В. Афанасьевой,

судей Л.И. Ждановой, Ю.И. Павловой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Т.С. Павловой,

при участии в заседании:

от истца - Н.А. Белоногов по доверенности от 09.01.2018 N 2,

от ответчиков - без участия (извещены),

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Энергия топлива", общества с ограниченной ответственностью "Сибресурс" (рег. N 07АП-1199/2018 (1, 2))

на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 19 декабря 2017 года по делу N А45-24737/2017 (судья Я.А. Смеречинская)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Энергия топлива" (630041, г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1, ОГРН 1105404002439, ИНН 5404408073),

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибресурс" (633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11, ОГРН 1045404730690, ИНН 5445118461), Дремину Александру Николаевичу, г. Бердск,

о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Энергия топлива" (далее - ООО "Энергия топлива") обратилось Арбитражный суд Новосибирской области к обществу с ограниченной ответственностью "Сибресурс" (далее - ООО "Сибресурс"), Дремину Александру Николаевичу с иском о солидарном взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака, тождественного товарному знаку правообладателя или сходному с ним до степени смешения.

До принятия судом первой инстанции судебного акта по существу спора истец на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил отказа от иска в отношении Дремина Александра Николаевича (л.д. 13, т. 2).

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 19 декабря 2017 года принят отказ ООО "Энергия топлива" от исковых требований к Дремину Александру Николаевичу. В указанной части производство по делу прекращено. С ООО "Сибресурс" в пользу ООО "Энергия топлива" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака N 517334 в сумме 255 000 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5 865 рублей. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Не согласившись с данным решением, ООО "Энергия топлива" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 517334 в размере 255 000 рублей является заниженным. Заявитель отмечает, что доводы ответчика о периоде использования товарного знака ничем не подкреплены; ответчик не уведомлял истца о прекращении использования товарного знака, а также не представил доказательства того, что снял товарный знак с автомобиля в июле 2016 года. Кроме того, заявитель полагает необоснованными выводы суда о том, что оплата за использование товарного знака должна определяться в лицензионном договоре, поскольку заключенный сторонами договор аренды не противоречит требованиям статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ООО "Сибресурс" также не согласилось с состоявшимся судебным актом, в своей апелляционной жалобе просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование к отмене обжалуемого судебного акта заявитель указал, что размер компенсации, определенный судом, является чрезмерным и не соответствует требованиям разумности и справедливости. Истец не представил в материалы дела доказательств, свидетельствующих о причинении ему убытков ответчиком. Суд необоснованно сослался на решение суда от 15.02.2017 по делу N А45-21660/2016 определяя размер компенсации, поскольку при рассмотрении названного дела суд не устанавливал размер убытков истца, не проверял обоснованность такого размера. Кроме того, ответчик не получал выручки от реализации товаров с использованием принадлежащего истцу комбинированного обозначения, ранее ответчик не допускал нарушения исключительного права истца.

Представленный ООО "Энергия топлива" в судебном заседании отзыв на апелляционную жалобу ООО "Сибресурс" не может быть принят во внимание, поскольку в нарушение статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены доказательства направления отзыва другим участвующим в деле лицам. Иных отзывов на апелляционные жалобы в апелляционный суд не поступило.

Ответчики, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции своих представителей не направили, ходатайств об отложении заседания не поступало.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 156 (частей 1, 3), 266 (части 1) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть апелляционные жалобы в отсутствие неявившихся представителей извещенных ответчиков.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении апелляционной жалобы истца по изложенным в ней основаниям, по вопросам суда уточнил, что в части прекращения производства по делу по требованиям к А.Н. Дремину возражений не имеется. Также представитель истца просил суд отказать в удовлетворении апелляционной жалобы ООО "Сибресурс", поддержал те же доводы и указал на необоснованность доводов ответчика.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционных жалоб, проверив в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения Арбитражного суда Новосибирской области от 19 декабря 2017 года, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта.

Как следует из материалов дела, по свидетельству N 517334 ООО "Энергия топлива" является правообладателем комбинированного товарного знака в отношении товаров 35, 37, 39 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе хранение товаров, логистику транспортную, перевозки автомобильные; неохраняемые элементы - все слова; используемые цвета - красный, синий (л.д. 44-47, т.1).

Согласно исковому заявлению, в мае 2015 года истцу стало известно о нарушении его прав на товарный знак ответчиком посредством использования на транспортных средствах, осуществляющих перевозку нефтепродуктов, изображения, схожего с товарным знаком истца, выполненного в виде оригинального графического изображения и использованием словосочетания "Афта Транс" в аналогичной цветовой гамме.

С целью пресечения использования обозначения ООО "Энергия Топлива" направило в адрес Дремина А.Н. и ООО "Сибресурс" претензии от 28.05.2015 N 307-П, от 07.10.2015 N 411-п. Также 07.10.2015 ООО "Энергия Топлива" обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области с заявлением о нарушении прав на товарный знак.

По результатам рассмотрения заявления УФАС по Новосибирской области принято решение от 21.07.2016 о признании ООО "Сибресурс" нарушившим пункты 1 статьи 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции"; выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в котором на ООО "Сибресурс" возложена обязанность не использовать в своей предпринимательской деятельности комбинированного обозначения "АФТА ТРАНС", сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "НАФТА ТРАНС ПЛЮС" по свидетельству N 517334, правообладателем которого является ОО "Энергия Топлива".

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.02.2017 по делу N А45-21660/2016 оставлено без удовлетворения заявление ООО "Сибресурс" о признании решения от 21.07.2016 N 06-01-02-14-16 и предписания недействительными.

25.07.2017 ООО "Энергия топлива" направило в адрес Дремина А.Н. и ОО "Сибресурс" претензию N 086-п о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 1 000 000 рублей.

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения ООО "Энергия топлива" в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, приняв во внимание обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом по делу N А45-21660/2016, а также представленные в материалы дела доказательства, признал доказанным факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак N 517334. При этом суд первой инстанции посчитал возможным, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, суммы вероятных убытков правообладателя, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, уменьшить сумму компенсации до 255 000 рублей.

Выводы суда первой инстанции соответствуют действующему законодательству, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1 484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1 229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1 484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1 484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1 515 Гражданского кодекса Российской Федерации определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака.

По смыслу нормы статьи 1 515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но исходного с ним до степени смешения обозначения.

Следовательно, нарушение исключительного права правообладателя на товарный знак имеет место при наличии тождества либо сходства до степени смешения товарных знаков или иных обозначений; при однородности товаров, применительно к которым используется тождественное или сходное обозначение.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

В силу раздела 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Материалами дела подтверждено, что истец является правообладателем товарного знака по свидетельству N 517334 в отношении товаров 35, 37, 39 классов МКТУ.

Товарный знак N 517334 представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из изобразительного элемента в форме звезды, состоящий из точек разного размера (больших в центре и уменьшающихся к краям) синего цвета и капли красного цвета, и словесного элемента "НАФТА ТРАНС ПЛЮС", выполненного в нижнем правом углу графического элемента заглавными буквами русского алфавита синего цвета.

Проводя сравнительный анализ звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства товарного знака истца и изображения, нанесенного на лобовое стекло транспортного средства (белый седельный тягач марки "Вольво", государственный регистрационный знак В755РР154), установлено их сходство до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, поскольку изображение с текстом "Афта Транс" и изображение "Нафта Транс" ассоциируются друг с другом в целом в силу сходства изобразительных элементов в виде звезды, состоящей из точек, а также фонетического и графического сходства словесных элементов "Афта Транс" и "Нафта Транс" и их цветового исполнения.

Кроме того, факт нарушения исключительного права истца на товарный знак по свидетельству N 517334 установлен вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.02.2017 по делу N А45-21660/2016, который, как верно указано судом первой инстанции, имеет в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора.

В соответствии со статьей 1 250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1 515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного соответствующей нормой Кодекса. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, исходя из требований разумности и справедливости, приняв во внимание характер допущенного нарушения, срок и продолжительность использования товарного знака, учитывая прекращение использования ответчиком спорного товарного знака на момент вынесения предписания УФАС по Новосибирской области (обратного из материалов дела не следует), основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 517334 в сумме 255 000 рублей является разумной и справедливой.

Отклоняя возражения истца о взыскании компенсации в большем размере со ссылкой на период пользования ответчиком товарным знаком с мая 2015 года по октябрь 2016 года, апелляционный суд исходит из того, что данные доводы носят предположительный характер. Доказательств того, что после вынесения решения УФАС по Новосибирской области и выдачи предписания ответчик продолжал использовать товарный знак истца документально не подтверждены. Наличие у ответчика права на обжалование решения УФАС по Новосибирской области в течение трех месяцев с момента его принятия не свидетельствует о том, что в данный период ответчик продолжал нарушать исключительное право истца.

Ссылка истца на неизвещение его о прекращении нарушения исключительного права ответчиком не может быть принята во внимание, поскольку действующим законодательством данная обязанность не установлена.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что договоры аренды от 01.12.2014 N 1215, от 01.11.2015 N 1116 не являются доказательством стоимости использования товарного знака, поскольку в силу положений статьи 1 490 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1 232 настоящего Кодекса. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1 232 Гражданского кодекса Российской Федерации). ООО "Энергия топлива", ссылаясь в апелляционной жалобе на передачу права на товарный знак по договорам аренды, доказательств их государственной регистрации в материалы дела не представило.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что не имеется в материалах дела и суду первой или апелляционной инстанций представлено не было доказательств исполнения этих договоров аренды, а равно как и доказательств того, что товарный знак использовался в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1 484 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть в том виде как зарегистрирован товарный знак или с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа этого товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Каких-либо доказательств того, что общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Спецтранскомпани" (арендатор) фактически осуществляло использование товарного знака в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, а именно: хранение товаров, логистику транспортную, перевозки автомобильные, в материалах дела не имеется.

Доводы истца о необходимости взыскания компенсации в сумме 1 000 000 рублей не обоснованы соответствующими доказательствами, иной размер убытков, чем определен судом первой инстанции, не обоснован, несмотря на обеспечение в ходе производства по делу возможности представить все необходимые доказательства.

С учетом изложенного, апелляционная жалоба ООО "Энергия топлива" удовлетворению не подлежит.

В тоже время суд апелляционной инстанции не находит оснований и для принятия доводов апелляционной жалобы ответчика.

В силу пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 N 30-П разъяснено, что признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения, принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым, преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

При рассмотрении дела N А45-21660/2016 судом исследовался расчет убытков ООО "Энергия топлива" с момента установления факта нарушения его законных прав ООО "Сибресурс" до момента предоставления документов по запросу антимонопольного органа - ноябрь 2015 годы и оценен в размере 242 550 рублей за все время пользования (в течение 7 месяцев).

К тому же, согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 2 пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. В удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Поскольку доказательств того, что представленный истцом в рамках дела N А45-21660/2016 размер убытков и исследованный судом, не отвечает достоверности, материалы дела не содержат, каких-либо возражений относительно размера убытков ответчиком ни при рассмотрении дела в УФАС по Новосибирской области, ни в Арбитражном суде Новосибирской области ответчиком не заявлялось, суд первой инстанции правомерно принял в качестве доказанного размер убытков истца от нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак по свидетельству N 517334 в сумме 242 550 рублей.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены правильно, доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неправильного применения судом норм материального права, а также нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по апелляционным жалобам подлежит отнесению на их подателей.

Руководствуясь статьей 110, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 19 декабря 2017 года по делу N А45-24737/2017 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Е.В. Афанасьева

Судьи

Л.И. Жданова Ю.И. Павлова