Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 апреля 2018 г. N 09АП-12762/18

г. Москва

05 апреля 2018 г.

Дело N А40-20129/17

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 апреля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В.Пирожкова,

судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Момот И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Carte Blanche Greetings Ltd на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 февраля 2018 года по делу N А40-20129/2017, принятое судьей А.В. Мищенко, по иску Carte Blanche Greetings Ltd (Unit 3 Chichester Business Park, City Fields, Tangmere, West Sussex PO20 2 FR, UK) к ООО "Издательство АСТ" (ОГРН 1117746849648), третье лицо: ООО "Харвест" (Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Кульман, 1/3, ком. 42), третье лицо: AST-RELease Holdings Limited (номер компании НЕ 172060, 18, улица Евагора Папачистрофороу, Петроуссис Брос Билдинг,3 этаж, 3030 Лимассол Кипр), ООО "Мегалайсенз" о взыскании 2 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании:

от истца: Крец В.В., Пчелинцев Р.А. (по доверенности от 07.04.2016)

от ответчика: Алиев Т.Н. (по доверенности от 13.07.2017)

от третьих лиц: не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Компания Carte Blanche Greetings Ltd обратилась с иском в арбитражный суд к Обществу с ограниченной ответственностью "Издательство АСТ" о взыскании (с учетом принятого увеличения в порядке статьи 49 АПК РФ) 2 000 000 руб. компенсации.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, были привлечены ООО "Харвест", AST-RELease Holdings Limited, ООО "Мегалайсенз".

Решением от 07 февраля 2018 года по делу N А40-20129/2017 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении заявленных требований отказал.

Не согласившись с решением суда, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представители истца в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержали.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого Арбитражного Апелляционного суда и Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители третьих лиц в заседание не явились.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, полагает, что имеются основания для отмены оспариваемого решения суда исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, медвежонок Tatty Teddy является популярным произведением, персонажем аудиовизуальных произведений, персонажем различных картинок, открыток, популярной игрушкой, используется в оформлении различных товаров, подлежит правовой охране и как самостоятельное произведение живописи (часть 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации), и как персонаж различных аудиовизуальных произведений и произведений живописи (часть 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В подтверждение авторских прав истца на персонаж произведения, в материалы дела представлен трудовой договор от 27.11.2000 заключенный между автором иллюстраций произведения Стивом Морт-Хиллом (Stive Mort-Hill) и истцом, а также аффидевитом Стива Морт-Хилла с проставленным апостилем и нотариально заверенным переводом.

Авторство Стива Морт-Хилла подтверждается указанием его в качестве автора иллюстраций (художника) на обложке книги "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" (год первого опубликования 2003).

На основании пункта 17.1 указанного договора Стив Морт-Хилл передал истцу все настоящие и будущие авторские права, права на дизайн и другие имущественные права на все материалы, написанные, созданные или разработанные им в связи с бизнесом или деятельностью истца.

Кроме того, истцу принадлежат исключительные права на Товарный знак, внесенный в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, под следующим номером N 855249 (зарегистрированный в 16 классе МКТУ).

С приложением свидетельства о продления с проставленным апостилем и нотариально заверенным переводом.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ему стало известно, что ответчик, являясь книжным издательством, в своей коммерческой практике в течение длительного времени использует изображение персонажа - медвежонка Tatty Teddy (серый мишка с заплаткой и голубым носом, Персонаж), исключительные права на который принадлежат компании Карт Бланш Гритингз Лимитед (Carte Blanche Greetings Ltd), а именно, речь идет об использовании Персонажа при оформлении иллюстраций книги - "Первая книга девочки" (ISBN: 978-5-17-083884-4 тиражом 3000 экземпляров), воспроизведение (тиражирование), распространение и доведение до всеобщего сведения которой осуществляет ответчик.

В частности, указанная книга реализуется через интернет- магазин издательства http://shop.ast.ru/.

В подтверждение чего истцом в материалы дела представлены: квитанция об оплате заказа N 202170 от 12.05.2016; копии страниц (стр. 1,13,15,64) книги; бланк заказа от 18.05.2016.

По мнению истца, ответчик, осуществляя указанные выше действия, фактически нарушает исключительное право на Персонаж Carte Blanche Greetings Ltd.

Поскольку лицензионный договор с ответчиком, предметом которого являлась бы передача прав на Персонаж и Товарный знак, истец не заключал, иным образом, права на Персонаж и Товарный знак не передавал, истец обратился с настоящим иском в суд.

Отказывая в удовлетворении исковых требований суд первой инстанции исходил из того, в рамках соглашения CBG/412 от 01 декабря 2012 года между компанией Карт Бланш Гритингс Лимитед (Carte Blanche Greetings Ltd) и AST-Release Holdings Limited (Кипр), последней была предоставлена неисключительная лицензия в части использования изображения персонажа Tatty Teddy, составляющего бренд Me to You Classic в продукции представляющей собой "Книги (тетради) с заданиями/упражнениями по темам...", с правом сублицензирования полученных прав (п.14). Договором N 15-01 от 15.01.2012 и дополнительным соглашением к нему N 32-CBG от 07.12.2012 между ООО "Издательство АСТ" и компанией AST-Release Holdings Limited (Кипр) - последняя выдала ответчику сублицензию в части использования изображения персонажа Tatty Teddy, составляющего бренд Me to You Classic в продукции представляющей собой "Книги (тетради) с заданиями/упражнениями по темам".

Суд первой инстанции пришел к выводу, что фактически доводы истца основаны не на нарушении ответчиком исключительного права истца на персонаж, а на неисполнении лицензиатом (ASTRelease Holdings Limited) обязательства по лицензионному договору. Компания AST-Release Holdings Limited (Кипр) имела право на сублицензирование в пользу ООО "Издательство АСТ", а значит использование персонажа Tatty Teddy, составляющего бренд Me to You Classic, со стороны ООО "Издательство АСТ" было правомерным, т.е. осуществленным на основании лицензии правообладателя.

Судебная коллегия не может согласиться с данными выводами суда первой инстанции исходя из следующего.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. п. 29, 42 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным п. 3 этой статьи.

В силу статьи 1484 названного Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 настоящего Кодекса. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В статье 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно пункту 2 статьи 1238 Кодекса по сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. К сублицензионному договору применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации о лицензионном договоре (пункт 5 статьи 1238 Кодекса).

Суд первой инстанции, принимая во внимание ссылку ответчика, что он действовал в рамках закона и абсолютно правомерно, на основании соглашения CBG/412 от 01.12.2012 заключенного между компанией Карт Бланш Гритингс Лимитед (Carte Blanche Greetings Ltd) и AST-ReleaseHoldingsLimited (Кипр), в котором ответчик является согласованным сублицензиатом не учел, что данный договор мог распространялся на спорную книгу только при условии соблюдения следующих условий договора: пункт (а) статьи 10 Договора, художественные решения, содержащие собственность компании, подвергаются письменному одобрению компании; пункт (а) статьи 11 Договора лицензиат направляет компании и агенту для одобрения все эскизные проекты всех лицензированных изделий; лицензиат гарантирует, что все лицензированные изделия и прочее полностью соответствуют образцам, предоставленным в соответствии со статьей 11 и одобрены компанией (пункт (а) статьи 12 Договора); правила одобрения образцов изложены в пункте (а) статьи 13 Договора, где в том числе указано, что Компания дает письменное одобрение посредством электронной почты, а до получения такого одобрения права не могут быть использованы лицензиатом; в случае отсутствия одобрения образцов со стороны компании в течении 21 дня, такие образцы считаются неодобренными.

Таким образом, по сублицензионному договору ответчик имел право использовать не любое изображение спорного товарного знака и персонажа, а только такое изображение, которое было согласовано с правообладателем, все прочие изображения предметом договора не являлись.

Истец пояснил, что использование товарного знака и персонажа не были предметом согласования между сторонами, ответчик не запрашивал у истца разрешение на использование товарного знака и произведения (персонажа) в спорной книге.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 15 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2019 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пунктом 3 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации определено: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции полагает, что спорное издание введено ответчиком в оборот с нарушением объема предоставленных прав, что влечет за собой ответственность, предусмотренную статьями 1301 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истцом были заявлены требования о взыскании 2 000 000 руб., в том числе 1 000 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак N 855249, 1 000 000 руб. исключительных авторских прав на персонаж Tatty Teddy.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2019 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного, в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, преследуя при этом цель недопущения недобросовестного обогащения правообладателя.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения, объем предложений о продаже спорного произведения, принимая во внимание наличие доказательств длительности совершения ответчиком нарушения, суд апелляционной инстанции полагает, что требования истца о выплате компенсации за нарушение прав на товарный знак и произведение (персонаж) в общем размере 300 000 руб. (по 150 000 руб. за каждое нарушение).

Данный размер компенсации является соразмерным допущенным ответчиком нарушениям и разумным, с учетом представленных в дело доказательств, которые подтверждают объем нарушения прав истца на товарный знак и произведение (персонаж), дана сумма соответствует принципу разумности и справедливости с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств.

Ввиду того, что судом установлен факт незаконного размещения товарного знака и персонажа истца на спорном произведении, приобретенном у ответчика, расходы по восстановлению нарушенного права в размере стоимости книги в сумме 263 руб. 00 коп. подлежат взысканию с ответчика.

На основании изложенного, в силу пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта о частичном удовлетворении исковых требований.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 февраля 2018 года по делу N А40-20129/2017 отменить.

Взыскать с ООО "Издательство АСТ" (ОГРН 1117746849648) в пользу Carte Blanche Greetings Ltd (Карт Бланш Гритингс Лимитед) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 855249 в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; компенсацию за нарушение исключительных прав на изображение персонажа - медвежонка Tatty Teddy в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, расходы, понесенные в размере стоимости книги в сумме 263 (двести шестьдесят три) руб. 00 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины за подачу иска и апелляционной жалобы в размере 7 950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.И. Трубицын