Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2018 г. N 10АП-21224/17

г. Москва

09 апреля 2018 г.

Дело N А41-29833/17

Резолютивная часть постановления объявлена 04 апреля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 апреля 2018 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семушкиной В.Н.,

судей: Бархатова В.Ю., Немчиновой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания: Алибековой Д.Э.,

при участии в заседании:

от истца - представитель не явился, извещен,

от ответчика - Миронова Г.Н. по доверенности 3 12-17/2017 от 27.12.2017,

от 3-го лица - Пивоварова Ю.В. по доверенности от 31.07.2017,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ПАНОРАМА" на решение Арбитражного суда Московской области от 15 ноября 2017 года по делу N А41-29833/17, принятое судьей Саенко М.В., по заявлению Смернакс Холдингс Лимитед к ООО "ПАНОРАМА", третье лицо: ООО "АФИКС" о защите исключительных прав, взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Компания Смернакс Холдингс Лимитед (Кипр) обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к ответчику ООО "ПАНОРАМА" (ИНН 7724774040, ОГРН 5107746077270) с требованием обязать ответчика выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав Истца в размере 300 000 руб.(с учетом принятых судом уточнений).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования, судом первой инстанции привлечено ООО "АФИКС".

Решением Арбитражного суда Московской области от 15 ноября 2017 года по делу N А41-29833/17 требования Компании Смернакс Холдингс Лимитед (Кипр) удовлетворены в части взыскании 50 000 рублей компенсации, 2 000 рублей госпошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции в части удовлетворения требований, ООО "ПАНОРАМА" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда в указанной части отменить. В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик сослался на то, что решение суда первой инстанции в обжалуемой части вынесено при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, с нарушением норм процессуального и материального права.

В судебном заседании представитель ООО "ПАНОРАМА" поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований.

Представитель ООО "АФИКС" представил отзыв, в котором просит отменить решение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований.

Представители истца, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru), в суд апелляционной инстанции не явились, в связи с чем, дело рассмотрено апелляционным судом в порядке ст. 156 АПК РФ в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в соответствии со ст. ст. 266, ч. 5 ст. 268 АПК РФ только в обжалуемой части, так как соответствующих возражений сторонами не заявлено.

Изучив представленные в дело доказательства, отзыв на апелляционную жалобу, заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает, что обжалуемое решение подлежит отмене в части удовлетворения исковых требований с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении иска в части, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, компания СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД является правообладателем исключительного права на товарные знаки РФ N 502542 с приоритетом от 18.09.2012 и N 518845 с приоритетом от 15.03.2013.

Истцом выявлены факты незаконного использования ответчиком вышеуказанных товарных знаков в пункте приема ставок по адресу: Республика Крым, город Симферополь, проспект Кирова, улица Ленина, дом 29/1, где находится пункт приема ставок, который внесен в лицензию ООО "Панорама".

На экране оборудования ответчика появляется изображение, являющиеся схожим до степени смешения с товарным знаком СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, нарушения были выявлены в ходе проведения внешнего аудита и подтверждаются протоколом осмотра от 08.02.2017.

Истцом была начислена компенсация за указанные нарушения в размере 300 000 руб.

13.02.2017 истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием прекратить нарушения его исключительных прав на товарные знаки NN 502542 и 518845.

Оставление ответчиком данной претензии без удовлетворения, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в части взыскании 50 000 рублей компенсации, суд первой инстанции, руководствуясь критериями, изложенными в пункте 43.3 совместного постановления от 26.03.2009 N 5/29, исходил из того, представленные истцом доказательства в их совокупности свидетельствуют о нарушении исключительного права и наличии оснований для применения ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Между тем, апелляционный суд не может согласиться с указанным выводом суда первой инстанции, исходя из следующего.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 Постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно текста искового заявления, Истцом производился осмотр 08.02.2017 года пункта приема ставок Ответчика по адресу: Республика Крым. г. Симферополь. проспект Кирова, улица Ленина, д. 29/1

Из представленного Протокола осмотра следует, что нотариус производил осмотр ППС (внутри и снаружи) и оборудования для приема ставок, приобретал билеты (делал ставку) для получения доступа к оборудованию.

В исковом заявлении, в протоколе осмотра, в объяснениях к исковому заявлению отсутствует информация, что товарный знак Истца используется Ответчиком в качестве средства индивидуализации: на вывесках, фасаде, рекламе, стендах, па билетах, в сети интернет и т.д.

Согласно п. 2. ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак можем быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе па этикетках, упаковках товаров, которые производятся,

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются па выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации:

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот:

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе:

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Однако, СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД не представило доказательств, в какой именно части товарный знак используется:

выпускает ли Истец товары и/или упаковку с изображением данного товарного знака, которые находятся в гражданском обороте на территории РФ;

или под данным товарным знаком они выполняют особые работы и услуги;

или данный товарный знак размещен на бланке самой организации, либо иных документах гражданского товарооборота;

или данный товарный знак размещен в коммерческих предложениях, объявлениях, информационных вывесках, рекламе СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД к контрагентам, гражданам о продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг;

или данный товарный знак размещен в доменном имени, сайте СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.

Кроме того, апелляционным судом установлено, что ответчик использует программное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.

Так, в соответствии с Лицензионным договором о предоставления неисключительных имущественных прав на использование программного обеспечения для букмекерской конторы от 01.10.2016 года и приложением N 1 к Лицензионному договору о предоставлении неисключительных имущественных прав на использование программного обеспечения для букмекерской конторы от 01.10.2016 года, заключенному между Ответчиком и ООО "Афикс", указанное программное обеспечение было установлено Ответчиком.

Согласно п. 3.1.1. Договора третьему лицу, на момент заключения договора, принадлежали все исключительные имущественные права на ПО, в том числе на распоряжение ПО, на его использование в любой форме и любым способом.

В соответствии с п. 3.2.1. Ответчику было передано следующее ПО:

Программа трансляций букмекерских событий IB - предназначено для визуального отображения букмекерских событии в букмекерской конторе;

Программа приема букмекерских ставок IB - предназначено для приема букмекерских ставок, предоставления информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрыша;

ПО "Система единого учета результатов ставок и розыгрышей пара IB - предназначено для хранения, информации о сделанных ставках.

Данное ПО было установлено в оборудование для приема ставок (далее - оборудование), находящееся в пункте приема ставок. Оборудование представляет собой электронные терминалы с мониторами в верхней части. При использовании функций оборудования на экранах мониторов происходит смена изображений. С учетом того, что переданное Лицензиаром Ответчику ПО предназначено в том числе и для визуализации отображении, все появляющиеся картинки являются частью ПО, права на использование которых передано Ответчику.

Лицензионный договор, все приложения к нему и дополнительные соглашения имеются в материалах дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, помимо товарных знаков, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ).

В силу статей 1225, 1261 ГК РФ программа для ЭВМ охраняется как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности и относится к объектам авторского права.

Пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что к объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

В соответствии со ст. 1261 ГК РФ авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В соответствии со ст. 1262 ГК РФ, которой определен порядок и требования по регистрации программ ЭВМ, по волеизъявлению лица (правообладателя) на основании его заявления, Федеральный орган (в данном случае Федеральная служба по интеллектуальной собственности) проверяет программу ЭВМ на соответствие заявленным требованиям и непротиворечащим законодательству, только после этого включает программу ЭВМ в бюллетень и выдает свидетельство о ее регистрации.

Права ООО "Афикс" на ПАБК ИНБЕТ не оспорены, соответственно, ООО "Панорама" использовало программное обеспечение на законных основаниях.

Представителем третьего лица в материалы дела также представлены Свидетельства о государственной регистрации ПАБК ИНБЕТ N 2016611268 и N 2016611020, а также сертификаты соответствия на указанные программы.

При этом, товарные знаки СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД зарегистрированы под: 9,16,28,41, согласно классификатору МКТУ:

в 9 класс включены все приборы, применяемые в определенных видах науки и искусства. К ним относят геодезию, картографию, фотографию, кинематограф, а также оптику и механику, кинематику и статику. Также под данную категорию попадают кассовые аппараты, машинки для счета, компьютеры и ЭВМ;

в 16 класс включены канцелярские изделия, бумагу и продукцию, изготовленную на ее основе;

в 28 класс включены все виды игрушек, изделия, предназначенные для занятия спортом, елочные украшения;

в 41 класс включена деятельность по воспитанию, проведению учебного процесса, организации развлечений, культурно-досуговых и спортивных мероприятий.

В то время как, согласно Федерального закона N 244-ФЗ и Главы 29 НК РФ ООО "Панорама" осуществляет деятельность по услугам "ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР", данный вид деятельности вынесен под отдельный подкласс ОКВЭД Код 92.1 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, т.е. ООО "Панорама" не осуществляет виды деятельности по 9,16,28 и 41 классам МКТУ, на осуществление деятельности которых отведены отдельные классы ОКВЭД 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, ОКВЭД 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений и т.д., тогда как в других областях у СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД защиты нет.

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что "Программа приема букмекерских ставок "InBet", правообладателем которой является ООО "Афикс" зарегистрирована в соответствии с законодательством после проверки федеральным органом, прошла сертификацию и по всем этапам не выявлено какого-либо нарушения, доводы СМЕРНАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, изложенные в исковом заявлении, не доказаны и не нашли своего подтверждения.

Таким образом, решение суда в обжалуемой части подлежит отмене, поскольку изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

Судебные расходы по иску и апелляционной жалобе в силу ст. 110 АПК РФ возлагаются на истца.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 15.11.2017 по делу N А41-29833/17 в обжалуемой части отменить.

В удовлетворении требований Смернакс Холдингс Лимитед о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав отказать.

Взыскать с Смернакс Холдингс Лимитед в пользу ООО "ПАНОРАМА" 3 000 руб. - государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Н. Семушкина

Судьи

В.Ю. Бархатов М.А. Немчинова