Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 4 мая 2018 г. N 10АП-5189/18

г. Москва

04 мая 2018 г.

Дело N А41-73418/17

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 мая 2018 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семушкиной В.Н.,

судей: Коновалова С.А., Немчиновой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания: Алибековой Д.Э.,

при участии в заседании:

от Компании с ограниченной ответственностью "Джафферджи Брозерс Экспортс (Прайвет) Лимитед" - Сысоев В.Ю. по доверенности N 1/17 от 15.06.2017,

от ООО "ЧАЙНЫЙ ДОМ ДЖАФ" - Сысоев В.Ю. на основании решения N 1 от 16.06.2015,

от ИП Кирпа М.В. - Кожаева Н.А. по доверенности N 8 от 20.04.2018, Кирпа М.В. на основании выписки из ЕГРИП.,

от 3-го лица - представитель не явился, извещен,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Компании с ограниченной ответственностью "Джафферджи Брозерс Экспортс (Прайвет) Лимитед" и ООО "ЧАЙНЫЙ ДОМ ДЖАФ" на решение Арбитражного суда Московской области от 19 февраля 2018 года по делу N А41-73418/17, принятое судьей Гарькушовой Г.А., по иску Компании с ограниченной ответственностью "Джафферджи Брозерс Экспортс (Прайвет) Лимитед"; ООО "ЧАЙНЫЙ ДОМ ДЖАФ" к ИП Кирпа Максим Викторович; третье лицо АО "РСИЦ" о защите прав на товарные знаки и фирменное наименование,

УСТАНОВИЛ:

Компании с ограниченной ответственностью "Джафферджи Брозерс Экспортс (Прайвет) Лимитед" (истец 1) и ООО "Чайный дом Джаф" (истец 2) обратились в арбитражный суд с исковым заявлением к ИП Кирпа Максиму Викторовичу со следующими требованими:

- признать незаконным и обязать ответчика прекратить незаконное использование в открытом доступе в сети Интернет товарного знака JAF TEA и изображения чайного куста (свидетельства N 516551, 512141 и 512140), обозначений "jaftea-house.ru", "jafteahouse.makkey.ru", сходных до степени смешения с сайтом www.jafteahouse.ru, в которых используется товарный знак JAF TEA и фирменного названия "Чайный дом Джаф".

- взыскать с индивидуального предпринимателя Кирпа М.В. в пользу представительства компании с ограниченной ответственностью "Джафферджи Брозерс Экспортс (Прайвет Лимитед) и ООО "Чайный дом Джаф" компенсацию в размере 300.000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 19 февраля 2018 года по делу N А41-73418/17 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, Компания с ограниченной ответственностью "Джафферджи Брозерс Экспортс (Прайвет) Лимитед" и ООО "ЧАЙНЫЙ ДОМ ДЖАФ" обратились с апелляционной жалобой, в которой просят решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. В обоснование доводов апелляционной жалобы истцы ссылаются на то, что решение суда первой инстанции вынесено при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, с нарушением норм процессуального и материального права.

В судебном заседании представители заявителей поддержали доводы апелляционной жалобы, просили отменить решение суда первой инстанции.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал решение суда, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представители третьего лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru), в суд апелляционной инстанции не явились, в связи с чем, дело рассмотрено апелляционным судом в порядке ст. 156 АПК РФ в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив представленные в дело доказательства, отзыв на апелляционную жалобу, заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Истец 1 является правообладателем товарного знака JAF TEA и изображения чайного куста, что подтверждается свидетельствами на товарные знаки РФ N 516551, 512141 и 512140, действующих на территории РФ в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Истцом 1 было предоставлено истцу 2 разрешение на использование указанных товарных знаков на веб-сайте истца 2 www.jafteahouse.ru, а так же изображений текстов и видеоматериалов, размещенных на веб-сайте истца 1: www.Jaftea.ru без права передачи вышеуказанных товарных знаков третьим лицам.

Истец 2 указывает, что ему стало известно о том, что ответчик использует в свободном доступе на своей веб-сайте http://jaftea-house.ru/ без предоставления на то какого-либо разрешения, принадлежащие истцу 1 товарные знаки и принадлежащие истцу 2 данные и информацию (фактические адрес и телефоны, название интернет магазина).

То есть ответчик указал в разделах цен, контактов, реквизитов и адресов - ложную информацию, которая не соответствует действительности.

Цены и информация, размещенные в разделах сайта ответчика, вводили в заблуждение посетителей сайта и клиентов уже знакомых с продукцией, выпускаемой под торговой маркой JAF TEA и изображения чайного куста.

В связи с изложенным истцами указано на то, что указанные незаконные действия ответчика являются проявлением недобросовестной конкуренции.

Истцы полагают, что ответчик незаконно использует товарные знаки истца 1 путем предложения к продаже на своем сайте продукции с товарным знаком JAF TEA и изображения чайного куста без разрешения правообладателя с указанием ассортимента и цен на выставленную продукцию, договоры аренды и права пользования телефонными номерами.

Кроме того, истцы полагают, что ответчик разместил без разрешения правообладателей товарные знаки истца на сайте makkey.ru.

Поскольку направленное в адрес ответчика письмо с требованием убрать незаконное размещенные им на своем сайте товарные знаки истцов и название интернет магазина было оставлено без внимания, был предъявлен настоящий иск.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности факта нарушения прав истцов на использование товарных знаков и фирменного названия.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно применил и истолковал нормы материального права и на их основании сделал обоснованный вывод об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Между истцом 2 и ответчиком ранее заключен договор подряда N 103 от 22.10.2015 года.

Согласно п. 1.1 договора истец 2 (заказчик) поручает, а ответчик (исполнитель) принимает на себя обязанности по разработке, изготовлению и размещению сайта (далее по тексту - сайт) заказчика в сети Интернет.

Договор подряда N 103 от 22.10.2015 г., заключенный между ответчиком и истцом 2, квалифицируется как смешанный и содержит элементы договора на создание произведения (ст. 1296 ГК РФ).

Договорное регулирование процесса создания произведений устанавливается ст. 1296 ГК РФ (произведения, созданные по заказу) и ст. 1297 ГК РФ (произведения, созданные при выполнении работ по договору).

В соответствии с п. 1 ст. 1296 ГК РФ исключительное право на произведение, созданное по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

Действия Ответчика, направленные на исполнение Договора, привели к созданию в результате выполнения работ, предусмотренных Договором, нематериальных объектов - Сайта и Логотипа.

В соответствии с приложением N 1 к договору "Техническое задание на создание сайта интернет магазина JAFTEA HOUSE" в состав I этапа по Договору "Дизайн сайта и проектирование пользовательского интерфейса" вошли следующие работы:

- создание структуры сайта

- определение основных разделов сайта

- создание комфортного "юзабилити" (удобства использования)

- определение технических заданий для программирования и верстки сайта

- создание логотипа "Jaf Tea House"

- создание модульной сетки сайта, для размещения содержания

- принципиальный дизайн-макет сайта

- стилевое решение сайта (согласно корпоративному стилю)

- дизайн страниц основных разделов сайта

- "прототипирование" основных страниц

- адаптивная версия сайта По итогам работы над 1 этапом договора, ответчик создал (нарисовал) новый логотип "Jaf Tea House", созданный на основе товарного знака истца 2 (логотип "Jaf Tea House", созданный ответчиком по договору подряда N 103 от 22.10.2015 г.).

Истцы непосредственно участвовали в создании логотипа "Jaf Tea House" ответчиком. Истец 1 одобрил разработанный логотип и разрешил его использовать в сети Интернет и рекламных материалах, что подтверждается электронным письма Кирпе М.В от Сысоева В.Ю., со ссылкой на письмо Janaka Hamangoda от 17.01.2016 г.

Ответчик, как профессиональный дизайнер, создал логотип "Jaf Tea House", сходный с товарным знаком JAF TEA, по требованию Истца 2 При этом согласно п. 8.1.2 договора, подписанного между истцом 2 и ответчиком заказчик гарантировал, что все предоставленные исполнителю материалы (графические и текстовые) принадлежат ему на законных основаниях и свободны от претензий третьих лиц По требованию ответчика истец 2 предоставил письма компании "ДЖАФФЕРДЖИ БРОЗЕРС", разрешающие использование (размещение в сети Интернет) логотипа "Jaf Tea House".

Выводы суда первой инстанции о том, что Сайт, созданный Ответчиком по договору и содержащий логотип "Jaf Tea House", размещен Ответчиком в сети Интернет по другим адресам jafteahouse.makkey.ru. jaftea-house.ru исключительно для проведения компьютерно-технической экспертизы по делу N А41-55838/16 подтверждены материалами дела N А41-55838/16.

Истец 2 принял работы I этапа работ по договору от 31.12.2015 г.

Обстоятельства выполнения работ были исследованы арбитражным судом при рассмотрении дела А41-55838/16.

Истец 2 в апелляционной жалобе, указывает на адрес в сети Интернет http://763855.jetcow00.web.hosting-test.net, на котором располагался Сайт и логотип "Jaf Tea House". Именно Сайт, размещенный по этому адресу, являлся предметом экспертизы АНО "Центр технических экспертиз" по делу А41-55838/2016, что подтверждено материалами дела.

Логотип "Jaf Tea House", созданный ответчиком по договору, являлся неотъемлемой частью сайта "Фирменный интернет-магазин Джафферджи Брозерс".

Однако, работы над сайтом не были завершены в связи с отказом истца 2 от дальнейшего сотрудничества (что так же было исследовано при рассмотрении дела А41-55838/16). Полноценное размещение Сайта "Фирменного интернет-магазина Джафферджи Брозерс" на хостинге истца 2 должно было состояться по завершению III этапа договора, так как создание и интеграция шаблонов сайта с системой управления 1С. Тестирование и запуск сайта на домене заказчика jafteahouse.ru - являются работами III этапа договора.

В связи с односторонним отказом истца 2 от исполнения обязательств по договору, III этап работ ответчиком не выполнялся - ответчик передал логотип "Jaf Tea House" и сайт, которые не использовались в смысле п. 3 ст. 1484 ГК РФ в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Ответчик, являясь согласно договору подряда N 103 от 22.10.2015 г. разработчиком сайта "Фирменного интернет-магазина Джафферджи Брозерс", разместил переработанный логотип "Jaf Tea House" в сети интернет только в качестве результата работ I и II этапа Договора.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом доказательств использования ответчиком товарного знака JAF TEA в сети Интернет по адресу jafteahouse.makkey.ru, jaftea-house.ru, makkey.ru, истцом не представлено.

В рамках дела N А41-55838/16, по ходатайству истца 2, судом была назначена экспертиза.

Однако, истец 2 изменил данные доменного имени jafteahouse.ru (изменил делегирование домена), что подтверждается электронным запросом ответчика и ответом из компании RU-CENTER (АО "Региональный Сетевой Информационный Центр".

По причине изменения истцом 2 делегирования доменного имени проведение назначенной судом компьютерно-технической экспертизы с использованием доменного имени истца 2 jafteahouse.ru оказалось невозможно (так как сайт был скрыт от пользователей сети Интернет и фактически не работал).

25.01.2017 г. в суд поступил запрос эксперта о предоставлении доступа к хостингу, на котором расположена "рабочая версия сайта" в сети Интернет, но не уточнен адрес расположения рабочей версии, что означает следующее: работающая версия сайта или объект исследования может располагаться на любом свободном домене и любом свободном хостинге доступном для тестирования.

После изменения Истцом 2 функции делегирования доменного имени jafteahouse. ru, предполагаемый объект исследования, а именно - сайт, созданный ответчиком по договору с логотипом "Jaf Tea House", размещен ответчиком в сети Интернет по другим адресам: jaftea.house.makkey.ru, jaftea-house.ru - и исключительно для проведения компьютерно-технической экспертизы по делу N А41-55838/16.

Для размещения сайта ответчик использовал хостинг или, иными словами, услугу по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере компании ООО "ТаймВэб". Услуга хостинга доступна при своевременной оплате, но "аккаунт" ответчика был заблокирован 05.04.2017 г. Таким образом созданный сайт размещался по указанному адресу jafteahouse.makkey.ru ограниченное количество времени - в период с 05.12.2017 по 05.04.2017 г.

Ответчик для удобства работы эксперта зарегистрировал свободный домен jaftea-house.ru и разместил в личном кабинете компании ООО "ТаймВэб" необходимые данные и пароли для "входа": базы данных, файлы сайта, административную панель для идентификации, достоверного проведения экспертизы и полного представления выполненных работ по договору. Предоставить подобный объем информации и "вход" в базы данных размещенных с использованием доменного имени jafteahouse.makkey.ru ответчик не имел возможности - так как для управления сайтом jafteahouse.makkey.ru эксперт мог запросить данные для "входа в личный кабинет".

Ответчик именно по ходатайству истца 2 о назначении экспертизы и только после судебного заседания 16.11.2016 г. и для проведения судебного заседания 05.12.2017 г. разместил вышеуказанный сайт результат работ на домене jafteahouse.makkey.ru в связи с тем, что сайт на домене jafteahouse.ru был закрыт для просмотра истцом 2.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что сайт "Фирменного интернет-магазина Джафферджи Брозерс" и логотип "Jaf Tea House" располагался в свободном доступе сети Интернет не более 90 дней, а "логии" файлов Сайта свидетельствуют о небольшом количестве посетителей (не более 6).

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

При этом следует отметить, что согласно представляемой самими истцами справке, выданной регистратором доменных имен, регистрация домена makkey.ru. была произведена на срок до 07.06.2016 г., то есть на период действия договора, а домен jaftea-house.ru ответчику не принадлежит.

Ответчик по требованию истца 2 поставил стандартный модуль ПО PHPShop - "замок" на исследуемый сайт, о чем сообщил эксперту.

На сайтах, размещенных по адресам jaftea-house.ru, makkey.jafteahouse.ru в сети Интернет, располагались сайты "Фирменного интернет-магазина Джафферджи Брозерс" и логотип "Jaf Tea House", которые были использованы ответчиком для создания рабочей версии сайта, согласно договору подряда N 103 от 22.10.2015 года и могли являться предметом исследования судебной экспертизы, которые с 04.04.2017 г. не используются.

Истцами не представлены доказательства того, что покупатели чая торговой марки JAF TEA могли быть введены в заблуждение, так как интернет-магазин истца 2, не работал до 07.04.2017 г.

Логотип "Jaf Tea House" был размещен в новостной рубрике на сайте makkey.ru как пример успешно выполненного образца дизайн-проекта.

После получения искового заявления от истца 2, ответчик удалил данную страницу с сайта makkey.ru.

Никаких иных уведомлений от истцов с требованием убрать логотип "Jaf Tea House" - не поступало.

Наличие разработанного ответчиком логотипа на сайтах jaftea-house.makkey.ru, jafteahouse.makkey.ru, makkey.ru не является "использованием товарного знака", поскольку логотип там размещен в иных целях, не связанных с деятельностью истцов по реализации товаров и услуг по предложению к продаже товара, который реализуется истцами.

Истцы и ответчик не производят однородные товары и не оказывают однородные услуги, то есть не являются конкурентами, что исключает нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Авторство ответчика в отношении созданных по договору результатов интеллектуальной деятельности в виду презумпции авторства, установленной ст. 1257 ГК РФ, а также недоказанности истцами авторства иных лиц в отношении указанных произведений, что подтверждается предметом договора и содержанием договорного правоотношения, возникшего между истцом 2 и ответчиком;

Простое упоминание товарного знака в статьях, интервью, новостях или иных материалах на сайте, даже если на сайте реализуется однородная продукция, при условии, что не возникает риск ее смешения с продукцией владельца знака не может являться использованием товарного знака. Словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака.

Более того упоминание товарного знака, наименований ответчиком не связано непосредственно с введением товара в гражданский оборот. Ответчик не осуществляет торговлю чаем, и вообще не осуществляет торговую деятельность (выписка из ЕГРИП).

Согласно п. 2 ст. 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Размещая товарный знак истца на сайте, ответчик фактически информирует потребителей о наличии журнала истца, дает о нем справку, но не использует товарный знак для рекламы своих товаров, услуг и представления себя как производителя товаров, услуг, в отношении которых истцом зарегистрирован спорный товарный знак.

Поскольку использование ответчиком товарного знака истца не направлено на индивидуализацию товара последнего и не может его индивидуализировать, смешение потребителем правообладателя товарного знака, размещающего на своем сайте справочную информацию, в данном случае невозможно.

Кроме того, истцами не представлены доказательства использования ответчиком в открытом доступе в сети интернет товарного знака JAF TEA, изображений чайного куста (свидетельства NN 516551, 512141, 512140) - как пояснил ответчик - он разрабатывал по заданию истца 2 - логотип "Jaf Tea House", а не товарный знак, и не использовал ни товарный знак, ни указанный логотип.

На основании изложенного, суд первой инстанции обосновано отказал в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы, о том, что факты, изложенные судом первой инстанции в Определении от 27.11.2017, не соответствуют действительности, а именно, не соответствует действительности следующее положение указанного определения суда: "судом предложено предоставить Истцу, сведения в отнощении лица являющимся администратором сегмента ру, на котором размещены соответствующие домены. Однако, Истец данные домены предоставить отказался", подлежат отклонению, поскольку не подтверждены материалами дела.

Ссылка Истца на то, что указанные данные имеются в деле в приложениях N 8 и 13 к исковому заявлению, правового значения не имеет, так как исковое заявление датировано 29.08.2017 года, в то время как судом запрашивались данные об администраторе сегмента ру на дату вынесения определения (27.11.2017 года) и эти данные Истец не представил.

Апелляционный суд также отклоняет довод заявителей о незаконности приобщения судом первой инстанции Дополнения к отзыву на исковое заявление, поскольку Дополнение 1 к Отзыву было приобщено Ответчиком к материалам дела 09.01.2018 года, что зафиксировано системой "Электронное правосудие" и Истец 2 имел достаточно времени ознакомится с указанным дополнением на отзыв Ответчика до даты судебного заседания, которое состоялось 06.02.2018 года.

Доводы апелляционной жалобы о необоснованности отказа судом в рассмотрении ходатайств с указанием на несоответствие указанного отказа п.З ст.271 АПК РФ, не может быть принят во внимание, поскольку суд действовал в полном соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласно п.7 ст.271 АПК РФ результаты оценки доказательств суд описал в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Довод апелляционной жалобы о необоснованности привлечения третьего лица и необоснованном и умышленном затягивании делом судом, отклоняется апелляционным судом как противоречащий материалам дела.

Согласно п.1 ст. 51 АПК РФ третьи лица могут быть привлечены к участию в деле по инициативе суда.

Дело было рассмотрено судом без "затягивания", в течение 5 месяцев (дата поступления иска - 06.09.2017, дата вынесения решения - 06.02.2018).

Также стоит отметить, что в материалах дела отсутствуют доказательства, на которые ссылается Истец 2, а именно подтверждения о периоде времени администрирования доменных имен Ответчиком jatteahouse.mak.key.ru и makkey.ru.

Таким образом, приведенные в апелляционной жалобе доводы не могут являться основанием к отмене принятого судом решения. Обстоятельства по делу судом первой инстанции установлены полно и правильно, им дана надлежащая правовая оценка. Нарушений норм процессуального права судом не допущено. Оснований для отмены решения суда не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.02.2018 по делу N А41-73418/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Н. Семушкина

Судьи

С.А. Коновалов М.А. Немчинова