Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июня 2018 г. N 17АП-5749/18

г. Пермь

13 июня 2018 г.

Дело N А60-46896/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 208 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 13 июня 2018 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балдина Р.А.,

судей Муталлиевой И.О., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бояршиновой М.А.,

при участии:

от истца - ИП Долошкан М.Г., лично, предъявлен паспорт;

от ответчика - Донсков В.В., представитель по доверенности от 16.05.2016;

от третьего лица Попов М.Ю., лично, Донсков В.В., представитель по доверенности от 28.11.2015;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы

истца, индивидуального предпринимателя Долошкана Максима Георгиевича,

ответчика, индивидуального предпринимателя Коковихиной Елены Александровны,

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 05 марта 2018 года по делу N А60-46896/2017,

приятое судьей Бадамшиной О.А.,

по иску индивидуального предпринимателя Долошкана Максима Георгиевича (ОГРНИП 314668534400048, ИНН 667004363524)

к индивидуальному предпринимателю Коковихиной Елене Александровне (ОГРНИП 315665800023406, ИНН 591302080615)

третье лицо: индивидуальный предприниматель Попов Михаил Юрьевич (ОГРНИП 310667002500065, ИНН 667004819581)

о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации,

установил:

Индивидуальный предприниматель Долошкан Максим Георгиевич (далее - ИП Долошкан М.Г., истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением об обязании индивидуального предпринимателя Коковихиной Елены Александровны (далее - ИП Коковихина Е.А., ответчик) прекратить использование обозначения "ПолДома" на вывесках магазинов, а так же товарного знака в виде стилизованного изображения дома с двускатной крышей и печатного текста "ДомПола", сходных до степени смешения с товарным знаком и фирменным наименованием истца "ПолДома" по свидетельству N 558013 в наружной рекламе, на рекламной продукции, в информационной документации, любых формах рекламы, печатях, штампах и любого рода средствах индивидуализации. Кроме того, взыскать с ответчика компенсацию в размере 2 500 000 руб. 00 коп. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Попов Михаил Юрьевич (далее - ИП Попов М.Ю.).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 05.03.2018 исковые требования удовлетворены частично, на ИП Коковихину Е.А. возложена обязанность прекратить использование обозначения "ПолДома" на вывесках магазинов, а так же товарного знака в виде стилизованного изображения дома с двускатной крышей и печатного текста "ДомПола", сходных до степени смешения с товарным знаком и фирменным наименованием Истца "ПолДома" по свидетельству N 558013 в наружной рекламе, на рекламной продукции, в информационной документации, любых формах рекламы, печатях, штампах и любого рода средствах индивидуализации. С ИП Коковихиной Е.А. в пользу ИП Долошкана М.Г. взыскана компенсация в размере 250 000 руб., а также 3 550 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

С апелляционными жалобами на решение суда первой инстанции обратились истец и ответчик.

Истец не согласен с решением в части взыскания с ИП Коковихиной Е.А. компенсации в размере 250 000 руб., в апелляционной жалобе указывает, что истцом представлен отчет N 01/05 НМА - 10/16 об оценке рыночной стоимости незаконного использования товарного знака, выполненный экспертом Белопашенцевым В.Ю. относительно размера компенсации, который ответчиком не опровергнут, в связи с чем, по мнению истца, исковые требования подлежали удовлетворению в полном объеме. В решении судом первой инстанции не указаны мотивы, по которым суд отверг доказательства и отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы истца о подлежащей применению компенсации в размере 2 500 000 руб.

Ответчик в своей апелляционной жалобе указывает, что на вывесках своих магазинов никогда не использовала и не использует обозначение "ПолДома". Обозначение "ДомПола", в связи с возникшим спором, также не используется. В своей деятельности ИП Коковихина Е.А. использует обозначение "КВПол", которое находилось на регистрации в Роспатенте в качестве товарного знака (заявка N 2017713877 от 11.04.2017) и в настоящее время названное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака. Кроме этого, ответчик полагает, что в действиях ИП Долошкана М.Г. имеются признаки недобросовестной конкуренции поскольку истец оформляя исключительное право на товарный знак N 558013 по заявке N 2014723830 от 16.07.2014 знал, что словесное обозначение "ПолДома" уже фактически введено в оборот и используется на товарном рынке другим хозяйствующим субъектом - ИП Поповым М.Ю. Таким образом, в действиях истца прослеживается злоупотребление правом. Суд, принимая во внимание конкретные фактические обстоятельства, вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если действия по его государственной регистрации могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу ответчика, в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика просит отказать.

В заседании суда апелляционной инстанции представители сторон поддержали свои доводы, приведенные в жалобах.

Присутствующий в заседании суда апелляционной инстанции представитель третьего лица, доводы апелляционной жалобы ответчика поддержал, против доводов апелляционной жалобы истца возражал, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела: свидетельства на товарный знак N 646367, выписки, ответ на письмо N 41-5822-12 от 13.09.2016, справки по вопросу, сформулированному в запросе руководителя УФАС по СО N 10444 от 17.08.2016.

По итогам рассмотрения ходатайства о приобщении дополнительных документов, суд определил в приобщении дополнительных документов отказать на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ, поскольку заявитель не обосновал и не доказал невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, которые суд апелляционной инстанции мог бы признать уважительными.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, ИП Долошкан М.Г. является обладателем исключительных прав на товарный знак "ПолДома" и коммерческое обозначение "ПолДома" в виде стилизованного изображения дома с двускатной крышей и печатного текста "ПолДома", что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 558013, зарегистрированный 23.11.2015 (дата приоритета - 16.07.2014), в отношении перечня товаров и услуг по 35, 19, 27, 37 классам МКТУ, к которым, в частности относятся: строительство; ремонт; установка оборудования; закупка и обеспечение предпринимателей товарами; демонстрация товаров; информация потребительская товарная; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц; материалы строительные не металлические; плитка напольная не металлическая; линолеум; обои; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов; половики для вытирания ног и другие.

Требования истца основаны на том, что ответчиком допущены нарушения прав истца, выразившиеся в незаконном использовании товарного знака и фирменного наименования истца "ПолДома" и сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика обозначение "ДомПола". Ссылаясь на то обстоятельство, что истец разрешения на использование принадлежащего ему товарного знака ответчику не давал, обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался положениями ст. 1229, 1477, 1478, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из доказанности истцом факта использования ответчиком товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого по свидетельству N 558013 является истец, не передававший права ответчику на использование спорного товарного знака.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, с учетом доводов сторон относительно размера компенсации за нарушение прав на товарный знак истца, суд счел возможным уменьшить размер взыскиваемой компенсации до 250 000 руб., признанной судом соразмерной последствиям нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Изучив материалы дела, исследовав доводы апелляционных жалоб, отзыва на нее, выслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Пунктом 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых истцом и ответчиком, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как верно установлено судом первой инстанции, факты использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, а также сходных до степени смешения с этим товарным знаком обозначений, подтверждаются совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе протоколом осмотра доказательств от 29.08.2017.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ. В силу статьи 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481 ГК РФ).

В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ" разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание, и не могут быть положены в основу решения.

Поскольку на момент принятия решения по настоящему делу права истца на спорный товарный знак не были признаны недействительными в установленном законом порядке, судом первой инстанции обоснованно отклонены доводы ответчика о неправомерной регистрации истцом спорного товарного знака.

При доказанности факта неправомерного использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, судом на ответчика правомерно возложена обязанность прекратить использование в своей деятельности обозначения и товарного знака "ПолДома".

Истец просил взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 2 500 000 руб.

Согласно ч. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктами 43.2, 43.3, 43.5 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя и другие обстоятельства дела.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи, исходя из требований разумности и справедливости, приняв во внимание характер допущенного нарушения, степень вины ответчика, учитывая иные обстоятельства дела, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу о возможности уменьшения размера компенсации до 250 000 руб., находя заявленную сумму 2 500 000 руб. чрезмерной.

Доводы апелляционной жалобы истца о необоснованном снижении судом первой инстанции размера заявленной компенсации, со ссылкой на Отчет N 01/05 НМА - 10/16 об оценке рыночной стоимости незаконного использования товарного знака, судом апелляционной инстанции не принимаются. Само по себе наличие указанного отчета не исключает права суда на определение итоговой суммы компенсации по своему внутреннему усмотрению исходя из характера нарушения и с учетом иных существенных обстоятельств дела. Кроме того, судом учтено, что указанный отчет составлен по одностороннему заказу истца, оценщик не был предупрежден судом об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, фактически истцом проводилась самостоятельная экспертиза, без уведомления ответчика, который был лишен возможности воспользоваться своими правами при проведении исследования. О назначении судебной экспертизы по делу не заявлялось.

Доводы апелляционной жалобы ответчика также подлежат отклонению. Ссылка на то, что на момент регистрации спорного товарного знака истцом словесное обозначение "ПолДома" уже фактически было введено в оборот и использовалось ИП Поповым М.Ю., является необоснованной, поскольку в рамках настоящего дела требования предъявлены не к указанному лицу, а к ИП Коковихиной Е.А., которая зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя уже после регистрации товарного знака истцом. Наличие в действиях истца по отношению к ответчику злоупотребления правом судом апелляционной инстанции из материалов дела не установлено. Доводы о том, что в настоящее время ответчиком не используются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, не принимаются судом, так как факт такого использования ранее подтвержден совокупностью представленных в дело доказательств.

Доводы, приведенные в апелляционных жалобах, сводятся лишь к переоценке установленных по делу обстоятельств. Они были предметом исследования суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку. Суд апелляционной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки доказательств суд апелляционной инстанции не усматривает.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителей апелляционных жалоб в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 05 марта 2018 года по делу N А60-46896/2017 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Р.А. Балдин

Судьи

И.О. Муталлиева О.В. Суслова