Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2018 г. N 18АП-8272/18

г. Челябинск

19 июля 2018 г.

Дело N А07-488/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 12 июля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 июля 2018 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Плаксиной Н.Г.,

судей Арямова А.А., Костина В.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ефимовой Н.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Экспо-Плаза" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24 апреля 2018 г. по делу N А07-488/2017 (судья Хомутова С.И.).

В судебном заседании приняли участие представители:

акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" - Чернышов Д.В. (доверенность от 11.12.2017 N ВДНХ-17-1-252/17),

общества с ограниченной ответственностью "Экспо-Плаза" - Алексеев А.В. (доверенность от 23.05.2018 б/н).

Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" (далее - истец, АО "ВДНХ) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Экспо-Плаза" (далее - ответчик, ООО "Экспо-плаза") в котором просило запретить ООО "Экспо-Плаза" использовать обозначения "ВДНХ" и "vdnh" в доменном имени vdnh-ufa.ru и на сайте www.http://vdnh-ufa.ru; в рекламной печатной продукции; в социальных сетях (vk/com>vdnhexpo_ufa); на фасадах зданий, рекламных растяжках, билбордах и иных рекламных конструкциях (с учетом уточнений принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2017, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда по интеллектуальным правам от 23.11.2017 (резолютивная часть постановления объявлена 16.11.2017) решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2017 по делу N А07- 488/2017 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017 по тому же делу отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.04.2018, исковые требования частично удовлетворены. ООО "Экспо-плаза" запрещено использовать: 1) обозначение "vdnh" в доменном имени vdnh-ufa.ru; 2) обозначение ВДНХ на сайте www.http:// vdnh-ufa.ru; 3) обозначение ВДНХ в объявлениях, на вывесках и в рекламе сходное до степени смешения с товарным знаком ВДНХ по свидетельству Российской Федерации на общеизвестный товарный знак N 153.

Не согласившись с указанным решением ООО "Экспо-плаза" обратилось с апелляционной жалобой.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что истцом не представлено доказательств нарушения исключительных прав на товарный знак, а также доказательств того, что ответчик использует в своей хозяйственной деятельности товарный знак "ВДНХ" в отношении товаров, работ, услуг.

До начала судебного заседания от истца в материалы дела поступили письменные пояснения на апелляционную жалобу, в котором истец против доводов жалобы возражает, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал. Представитель истца возражал против доводов и требований апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, АО "ВДНХ" является правообладателем общеизвестного товарного знака "ВДНХ" по свидетельству Российской Федерации N 153, зарегистрированного в отношении услуг 35-го "организация выставок" и 41-го "организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), с датой приоритета от 01.12.1991.

Также истцу принадлежат исключительные права на товарный знак

"" по свидетельству Российской Федерации N 205187

(дата приоритета от 18.05.2000), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 268017 (дата приоритета от

24.04.2003), товарный знак ""по свидетельству Российской Федерации N 336794 (дата приоритета от 10.07.2006).

Вместе с тем, обращаясь с настоящим иском, истец указал, что ему стало известно о том, что ответчик нарушает его исключительные права на товарные знаки, используя на страницах своего интернет сайта, в социальной сети, рекламной печатной продукции, рекламных растяжках и билбордах, аббревиатуры "vdnh" и "ВДНХ", в том числе наряду со словом "Экспо".

Поскольку направленная АО "ВДНХ" в адрес ООО "Экспо- Плаза" претензия от 26.08.2016 N ВДНХ-7-88/16 последним была оставлена без удовлетворения, данное обстоятельство послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования частично, арбитражный суд первой инстанции признал доказанным факт использования ответчиком общеизвестного товарного знака ВДНХ в рекламе для продвижения коммерческой предпринимательской деятельности, а также для привлечения покупателей либо клиентов по услугам.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

Как указано в статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 той же статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из материалов дела, факт нарушения использования ответчиком спорных обозначений подтверждается протоколом нотариального осмотра Интернет-сайта от 20.12.2017 (т.2: л.д.127-131).

В ходе проведения осмотра было установлено, что сайт http://vdnhufa.ru/ принадлежит ООО "Экспо-Плаза" (ИНН 0278200394, ОГРН 1130280034576), что подтверждается: информацией полученной о доменном имени "VDNН-UFA.RU" (приложение 1 протокола осмотра доказательства). В графе "org" (сокр. от organization, организация) указывается LLC "Expo-Plaza". Данные в графе "org" содержат в себе указание на то, что доменное имя "VDNН-UFA.RU" принадлежит ООО "Экспо-Плаза" (LLC в переводе на русский язык означает ООО, "Expo-Plaza" - русские слова, набранные буквами латинского алфавита, что означает "Экспо-Плаза"); размещенное сверху каждой страницы сайта аббревиатуры "ВДНХ " с указанием адреса: г.Уфа, ул. Менделеева,158 (страницы 129,130,131 протокола осмотра доказательств).

Суд первой инстанции правомерно, учитывая разъяснения, изложенные в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", разрешил вопрос о сходстве до степени смешения обозначений без назначения экспертизы с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В силу пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные

Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 14.4.2.2 Правил отмечено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктами 14.4.3 и 45 Правил, и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций N 198 вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций N 198 степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Судом установлено, что ООО "Экспо-Плаза" на страницах сайта используются обозначения "ВДНХ", "вднх", выполненные заглавными и строчными буквами в кириллице различными шрифтами.

Доменное имя ООО "Экспо-Плаза" "VDNН-UFA.RU" состоит из двух элементов - словесного элемента "vdnh" (транслитерация - "ВДНХ"), выполненного латинским алфавитом, стандартным шрифтом и словесного элемента "ufa" (транслитерация - "Уфа") также выполнено латинским алфавитом, стандартным шрифтом.

Словесный элемент "ufa" является описательным (указывающим на место расположения), поскольку представляет собой транслитерацию вошедшего во всеобщее употребление неохраняемого обозначения "г.Уфа", которое применительно к сети Интернет, обозначающее сайт.

Обозначение "vdnh" оригинально и не несет описательного характера, а потому является сильным.

Суд пришел к выводу, что имеет место сходство словесных элементов, используемых ответчиком, выполненных в кириллице заглавными и прописными буквами (ВДНХ и вднх), с товарными знаками истца, поскольку элемент "вднх" в обозначении "вднх- экспо" имеет доминирующее значение и определяет восприятие потребителем обозначения в целом.

Элемент "экспо" является дополнительным и не влияет на восприятие потребителем обозначения. Элемент ВДНХ представляет собой аббревиатуру, образованную от наименования главного российского выставочного центра - "Выставка достижений народного хозяйства", постоянно действовавшего в Москве с 1959 года.

Сравнительный анализ словесного обозначения ВДНХ, как правильно указал суд первой инстанции, свидетельствует о том, что охраняемое словесное обозначение в товарном знаке истца тождественно по звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим) признакам, в связи с чем в восприятии потребителя данные обозначения сходны до степени смешения.

Судом также установлено, что на сайте размещена информация о проведении выставок, зрелищных мероприятий с использованием обозначения ВДНХ непосредственно на сайте и "vdnh" в доменном имени.

Таким образом, основная деятельность сайта направлена на размещение информации об организации выставок, культурно просветительских мероприятий.

По ходатайству истца суд определением от 16.01.2018 истребовал от акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" (ИНН: 7733573894, ОГРН: 1067746823099, адрес (место нахождения) юридического лица: 123308, город Москва, улица Хорошёвская 3-я, дом 2, строение 1, этаж 4 пом. i ком. 40) сведения, согласно ответу АО "Региональный сетевой информационный центр" от 30.01.2018 N 376-С администратором домена второго уровня vdnh-ufa.ru является ООО "Экспо-Плаза" с даты регистрации (08.08.2013) по настоящее время.

В соответствии с пунктом 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ (далее - Правила регистрации доменов) администратором доменного имени является лицо, на имя которого зарегистрировано предназначенное для сетевой адресации символьное обозначение (доменное имя).

Согласно Правилам регистрации доменов администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок пользования доменом. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, внесение изменений в структуру и дизайн сайта и т.п. Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Следовательно, исходя из изложенных норм права, ответственность за содержание информации на сайте несет именно администратор домена, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно, поскольку именно администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Доменное имя "VDNН-UFA.RU" администрируется ответчиком, у которого не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени "VDNН-UFA.RU", поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании.

В данном случае ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Обладателем исключительных прав на спорные товарные знаки является истец, доказательств согласия (разрешения) истца как правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в дело не представлено, доменное имя объектом исключительных прав не является.

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью.

Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Наличие у ответчика прав по администрированию домена "VDNНUFA.RU" предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

При названных обстоятельствах арбитражный суд первой инстанции пришел к правильному выводу о доказанности истцом факта использования ответчиком общеизвестного товарного знака ВДНХ в рекламе для продвижения коммерческой предпринимательской деятельности, привлечения покупателей либо клиентов по услугам при использовании его в доменном имени vdnh-ufa, в обозначении ВДНХ на сайте www/http:vdnh-ufa.ru, в объявлениях на вывесках и рекламе. В связи с чем, является правильным вывод о запрете ответчику использовать обозначение ВДНХ.

Доводы апелляционной жалобы ответчика относительно недоказанности нарушения права истца путем использования товарного знака ответчиком отклоняются, как противоречащие материалам дела и представленным доказательствам.

Ссылка ответчика на отсутствие у ООО "Экспо-Плаза" фактической принадлежности к торгово-выставочному комплексу ВДНХ расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, д.158А, а именно наличие собственности в здании, судом обоснованно отклонена, поскольку размещение выше указанного контента прямо указывает на заинтересованность ООО "ЭкспоПлаза" использования общеизвестного товарного знака "ВДНХ" в рекламе для продвижения коммерческой предпринимательской деятельности, привлечения покупателей либо клиентов по услугам. Не исключением является календарь проводимых мероприятий в Уфа-Экспо размещенный на сайте www.vdnh-ufa.ru

Доводы апеллянта были предметом изучения суда первой инстанции, им дана правовая оценка и по существу направлены на переоценку вывода суда первой инстанции, поскольку они сводятся к несогласию с оценкой установленных обстоятельств по делу, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24 апреля 2018 г. по делу N А07-488/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Экспо-Плаза" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Н.Г. Плаксина

Судьи

А.А. Арямов В.Ю. Костин