Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2018 г. N 10АП-8552/18

г. Москва

23 августа 2018 г.

Дело N А41-92431/17

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 августа 2018 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семушкиной В.Н.,

судей: Немчиновой М.А., Пивоваровой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Малофеевой Ю.В.,

при участии в заседании:

от ИП Аронова Ю.В. - Шадыева З.Д. представитель по доверенности от 10.11.17 г.;

от ООО "Раймолоко" - Ермихина Е.К. представитель по доверенности от 24.01.18 г.;

от ООО "РОКО"- представитель не явился, извещен,

от третьего лица: представители не явились, извещены,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Раймолоко" на решение Арбитражного суда Московской области от 07 мая 2018 года по делу N А41-92431/17, по иску ИП Аронова Ю.В. к ООО "Раймолоко", ООО "РОКО", третье лицо ГБУЗ г.Москвы "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы" о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

ИП Аронов Ю.В. обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "Раймолоко" об обязании прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак, заключающееся в использовании товарного знака; взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 2 000 000 руб. и расходы на оплату государственной пошлины в размере 33 000 руб. 00 коп.

ГБУЗ г. Москвы "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы" привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Определением Арбитражного суда Московской области от 12.03.2018 к участию в деле в качестве соответчика привлечено ООО "РОКО".

Решением Арбитражного суда Московской области от 07 мая 2018 года по делу N А41-92431/17 требования ИП Аронова Ю.В. удовлетворены в части взыскания с ООО "Раймолоко" 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, 33 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска к ООО "Раймолоко" отказано. В удовлетворении исковых требований к ООО "РОКО" отказано.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, ООО "Раймолоко" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований - отказать в полном объеме. В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик сослался на то, что решение вынесено при недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными. Также ответчик полагает, что присужденный размер компенсации не отвечает признаку соразмерности, поскольку стоимость одной упаковки кефира составляет 62 рубля.

Представитель ИП Аронова Ю.В. в судебном заседании поддержал решение суда, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Также от ИП Аронова Ю.В. поступило ходатайство об оставлении апелляционной жалобы общества без рассмотрения, в связи с тем, что она подписана неуполномоченным лицом, поскольку в представленной ООО "Раймолоко" в суд копии доверенности от 20.06.2018 не указано лицо, которое общество уполномочивает быть его представителем.

Апелляционный суд отказывает в удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку ответчик в судебном заседании пояснил, что не указание в доверенности лица, которое уполномочено представлять интересы общества, является технической ошибкой, явившийся в судебное заседание представитель ООО "Раймолоко" - Ермихина Е.К., по доверенности от 24.01.18 г., пояснила, что поддерживает доводы апелляционной жалобы, просит отменить решение суда первой инстанции.

Представители ООО "РОКО", ГБУЗ г.Москвы "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы", извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru), в суд апелляционной инстанции не явились, в связи с чем, дело рассмотрено апелляционным судом в порядке ст. 156 АПК РФ в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив представленные в дело доказательства, отзыв на апелляционную жалобу, заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд считает, что решение суда подлежит изменению в части взыскания компенсации и судебных расходов, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, правообладателю товарного знака N 551848 (МКТУ 29,30,35) стало известно, что ООО "Раймолоко" без каких-либо правовых оснований, без заключения соответствующего договора нарушает исключительные права истца на зарегистрированный товарный знак, допуская его использование без согласия правообладателя.

В ГБУЗ г. Москвы "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы", расположенное по адресу: 129090, г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, поставляется молочная продукция, на упаковке которой имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 551848 (МКТУ 29,30,35) "Зорька и Милка".

В подтверждение факта незаконного использования товарного знака истцом представлены фотографии, упаковки товара "Кефир" с изображением товарного знакаN 551848 (МКТУ 29,30,35), а также протокол опроса свидетеля.

Направленная истцом претензия от 08.08.2017 в адрес ответчика, с требованием о прекращении использования товарного знака N 551848 и возмещении компенсации, последним не исполнена, что послужило основанием для обращения предпринимателя в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в части взыскания с ООО "Раймолоко" 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, суд первой инстанции исходил из подтверждения материалами дела факта незаконного использования ответчиком товарного знака истца без его согласия, как правообладателя.

Апелляционный суд поддерживает указанный вывод суда первой инстанции, по следующим основаниям.

Согласно ст. 1225 ГК РФ товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

На основании статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 года N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По правилам пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, а также разъяснений, изложенных в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Доводы ответчика об отсутствии доказательств, свидетельствующих о том, что в зафиксированной на фото и представленной в материалы дела упаковке содержится продукция, производимая ООО "Раймолоко", отклоняются апелляционным судом, поскольку судом первой инстанции установлено, что на представленных упаковках в качестве изготовителя продукции значится ответчик - ООО "Раймолоко", приведены адрес и контактный телефон изготовителя, указаны дата изготовления продукции 18.07.17.

Более того, на представленной истцом упаковке имеется штрих код, который совпадает со штрих кодом на представленной ООО "Раймолоко" упаковке.

Изложенный заявителем в жалобе довод о том, что сам факт производства кем-то упаковки, на которую нанесены данные ответчика, не доказывает факт нарушения со стороны ООО "Раймолоко" прав истца, подлежит отклонению как противоречащий положениям ст.1484 ГК РФ, согласно которой правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в части 2 ст. 1484 ГК РФ, а именно путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Поскольку на упаковке кефира размещен товарный знак истца, суд пришел к обоснованному выводу о том, что ООО "Раймолоко" является нарушителем.

В своей апелляционной жалобе заявитель также указывает, что письменные пояснения Старновской И.И. не являются надлежащим доказательством.

Апелляционный суд отмечает, что указанные свидетельские показания не являются единственными доказательствами выявленного нарушения, подлежат оценке наряду и во взаимосвязи с иными доказательствами по делу в порядке ст. 71 АПК РФ.

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования спорного товарного знака.

Как следует из правовой позиции, изложенной в пункте 62 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 этого Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

При этом по правилам пункта 3 статьи 1252 и статьи 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация за нарушение исключительного права подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, что в данном случае подтверждено материалами дела.

Вместе с тем, апелляционный суд считает, что размер компенсации за незаконное использование товарного знака является несоразмерным последствиям нарушения, по следующим основания.

Согласно пункту 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции, приняв во внимание вышеуказанные критерии, пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 100 000 руб.

Между тем, согласно разъяснениям, данным в пункте 36 Обзора компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (от 10 000 до 5 000 000 руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Судом первой инстанции не учтено, что истец в возражениях на отзыв (т.3, л.д.106-107) указывал на то, что в связи с тем, что невозможно установить объемы поставки молочной продукции, на упаковке которой имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, а также срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, определить вероятные убытки истца от действия ответчика не представляется возможным.

Учитывая указанные обстоятельства, а также тот факт, что согласно кассовому чеку (т.3,л.д.98) была приобретена одна упаковка кефира стоимостью 62 рубля, апелляционный суд полагает необходимым снизить размер подлежащей взысканию компенсации до суммы 10 000 руб.

Решение суда в части отказа в удовлетворении исковых требований об обязании ООО "Раймолоко" прекратить нарушение исключительных прав на спорный товарный знак, заключающееся в использовании товарного знака, а также в отношении требований к ООО "РОКО" не обжалуется.

Согласно абзацу 2 части 1 статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, п. 4 ч. 1 ст. 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 07 мая 2018 года по делу N А41-92431/17 изменить.

Взыскать с ООО "Раймолоко" в пользу ИП Аронова Юрия Владимировича 10.000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака и 2000 рублей расходов по государственной пошлине.

В остальной части решения оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Взыскать с ИП Аронова Юрия Владимировича в пользу ООО "Раймолоко" 3000 рублей судебных расходов за подачу апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме через суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Н. Семушкина

Судьи

М.А. Немчинова Л.В. Пивоварова