Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2018 г. N 15АП-8360/18

город Ростов-на-Дону

04 сентября 2018 г.

дело N А32-53611/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 сентября 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова А.А.,

судей Галова В.В., Сулименко О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Даниловым Е.С.,

при участии:

от истца: представителя Чечеля С.А. по доверенности от 27.11.2017,

от ответчика: представителя Палий Р.Э. по доверенности от 29.12.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

индивидуального предпринимателя Нечкиной Светланы Анатольевны

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 09 апреля 2018 года по делу N А32-53611/2017

по иску индивидуального предпринимателя Нечкиной Светланы Анатольевны (ИНН 753600591094, ОГРНИП 312753618600108)

к индивидуальному предпринимателю Сухомлиновой Марии Алексеевне (ИНН 231301084057, ОРГНИП 306231330500030)

об обязании прекратить неправомерное использование коммерческого обозначения и товарного знака, о взыскании компенсации,

принятое в составе судьи Язвенко В.А.,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Нечкина Светлана Анатольевна (далее - ИП Нечкина С.А., истица) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к индивидуальному предпринимателю Сухомлиновой Марии Алексеевне (далее - ИП Сухомлинова М.А., ответчица) об обязании прекратить неправомерное использование обозначения "Дамский угодник", сходного до степени смешения с товарным знаком "Дамский угодник" свидетельство N 478336 и коммерческим обозначением "Дамский угодник"; о взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 478336; о присуждении в порядке статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации денежных средств в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта с даты вступления его в силу (с учетом уточнений первоначально заявленных требований, произведенных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования мотивированы тем, что ИП Нечкина С.А. является универсальным правопреемником своего умершего супруга ИП Нечкина Ф.А., которому принадлежали исключительные права на коммерческое обозначение и товарный знак, имеющих в своём составе словесную конструкцию "Дамский угодник". Идентичная словесная конструкция используется ответчицей при осуществлении хозяйственной деятельности аналогичной хозяйственной деятельности истицы (реализации ювелирной продукции), в том числе посредством размещения словесной конструкции на вывеска и при оформлении интерьеров ювелирных магазинов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, дома N N 47/4, 193; в своей хозяйственной документации, в том числе товарных чеках, ценниках товаров, рекламных материалов, адресов (доменных имен) и материалов сайтов, размещенных в сети Интернет по адресам: https://ok.ru/damskyiugodnik, https://vk.com/damskyiugodnik, https://vk.com/damskyi_ugodnik. Такие неправомерные действия ответчицы нарушают исключительные права истицы, т.к. вводят потребителей в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.04.2018 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объёме.

Судебный акт мотивирован тем, что спорное коммерческое обозначение "Дамский угодник" тождественно у истицы и у ответчицы, однако указанное обозначение не отвечает критерию различительной способности (в силу отсутствия оригинальности и широкого распространения). Суд указал, что словосочетание "Дамский угодник" не может быть признано уникальным, соответственно, запрет ответчице использовать данное слово в качестве названия её магазина является необоснованным. Использование обоими участниками процесса в рекламных кампаниях (радиостанции, журналы, в сети "Интернет"), а также в товарных чеках словосочетания "Дамский угодник" не свидетельствует об использовании ответчицей коммерческого обозначения истицы.

Суд указал, что представленными в материалы дела доказательствами (разрешение на строительство) подтверждается тот факт, что отец ответчицы при осуществлении своей хозяйственной деятельности использовал словосочетание "Дамский угодник" в качестве наименования магазина, что свидетельствует о длительном использовании данного обозначения применительно к соответствующему имущественному комплексу безотносительно к конкретному субъекту, оказывающему соответствующие услуги по продаже. Сам магазин был передан ответчице её отцом 01.01.2007. Материалами дела также подтверждается непрерывный характер использования ответчицей коммерческого обозначения на территории г. Кропоткин Краснодарского края. Дата возникновения права на коммерческое обозначение "Дамский угодник" правопредшественника ответчицы является 1998 год, следовательно, права ответчицы на коммерческое обозначение возникли на 15 лет ранее даты приоритета товарного знака истицы.

С принятым судебным актом не согласилась ИП Нечкина С.А., в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратилась с апелляционной жалобой, в которой просила решение суда первой инстанции отменить, исковые требования удовлетворить в полном объёме.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что:

- суд первой инстанции безосновательно пришёл к выводу об отсутствии у словесной конструкции "Дамский угодник" различительной способности, которая не позволяет использовать её в качестве коммерческого обозначения либо составного элемента товарного знака. Одновременно с этим, вступая в противоречие со своими же выводами, суд указал, что данную словесную конструкцию правопреемник ответчицы начал использовать в качестве коммерческого обозначения ранее возникновения прав истицы на товарный знак;

- суд первой инстанции не учёл, что право на коммерческое обозначение "Дамский угодник" возникло у правопредшественника истицы ранее начала использования ответчицей данной словесной конструкции при осуществлении своей хозяйственной деятельности. В последующем правопредшественник истицы включил словесную конструкцию в состав товарного знака;

- суд первой инстанции не учёл, что ответчица в качестве индивидуального предпринимателя была зарегистрирована только 01.11.2006 и начала осуществлять свою деятельность не ранее 01.01.2007. В связи с этим ИП Сухомлинова М.А. не могла приобрести право на коммерческое обозначение до 01.01.2007, т.к. такое право не возникает ранее момента начала его использования. ИП Сухомлинов А.С. (отец ответчицы) право на какое-либо коммерческое обозначение также не мог приобрести в 1998 году, т.к. данный предприниматель начал осуществлять свою деятельность лишь с 04.07.2001, при этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что обозначение "Дамский угодник" вообще когда-либо фактически использовалось ИП Сухомлиновым А.С. для индивидуализации своего предприятия, так же отсутствуют доказательства того, что он осуществлял розничную торговлю ювелирными изделиями;

- суд первой инстанции безосновательно пришёл к выводу о том, что ИП Сухомлинов А.С. когда-либо отчуждал право на использование обозначения "Дамский угодник" ответчице в составе какого-либо имущественного комплекса;

- суд первой инстанции не учёл, что в материалах дела отсутствуют доказательства непрерывного использования спорного коммерческого обозначения ИП Сухомлиновой М.С. с 2007 года до 2017 год;

- несмотря на то, что ответчица не является администратором сайтов https://ok.ru и https://vk.com, именно она осуществляет использование страниц данных сайтов для рекламы своей деятельности с незаконным использованием средств индивидуализации истицы.

В судебном заседании представитель истицы поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе и дополнительных пояснениях к ней, просил решение суда первой инстанции отменить, исковые требования удовлетворить в полном объёме. На вопрос суда о том, какими доказательствами по делу обосновывается размер взыскиваемой с ответчицы компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, представитель истицы пояснил, что истицей не приводилось подобного обоснования, вопрос о размере отыскиваемой компенсации истица относит на усмотрение суда, приоритетным для ИП Нечкиной С.А. является получение правовой защиты нарушенных прав на использование коммерческого обозначения и товарного знака.

Также представителем истицы было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, поименованных в дополнительных пояснениях к апелляционной жалобе от 08.08.2018.

Представитель ответчицы с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзывах на жалобу, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения. Представитель возражал против удовлетворения ходатайства истицы о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств по делу.

Рассмотрев ходатайство ИП Нечкиной С.А. о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств по делу, суд апелляционной инстанции считает необходимым его отклонить по следующим основаниям.

Согласно частям 2, 3 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Документы, представленные для обоснования возражений относительно апелляционной жалобы в соответствии со статьей 262 настоящего Кодекса, принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции по существу.

При рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции.

В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истица не представила доказательства того, что она по объективным причинам была лишена возможности представить заявленные доказательства при рассмотрении дела в суде первой инстанции, при том, что все доказательства по делу ИП Нечкина С.А. должна была раскрыть на стадии предъявления иска в арбитражный суд.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что при вынесении протокольного определения от 13.07.2018 к материалам дела были приобщены документы на бумажном носителе, которые были представлены ИП Нечкиной С.А. суду первой инстанции в электронно-цифровой форме, а также дополнительные доказательства, представленные ИП Сухомлиновой М.А. в опровержение доводов апелляционной жалобы, что соответствует положениям абзаца 2 части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП Нечкина С.А. является наследницей умершего 25.06.2012 супруга Нечкина Ф.А., который также являлся индивидуальным предпринимателем с 14.08.2006 (т. 1 л.д. 164).

За ИП Некчикым Ф.А. в госреестре товарных знаков и знаков обслуживания 15.01.2013 (дата приоритета 20.02.2012) зарегистрировано право на товарный знак RU 478336 "ДУ "Дамский угодник" в отношении 14, 35, 37 классов МКТУ. Товарный знак является комбинированным, включающим в себя: словесный элемент "Дамский угодник", выполненный прописными буквами в кириллице, с расположением букв на одной прямой линии и каждого слово друг под другом; графический элемент, представляющий собой выполненные в форме драгоценных камней аббревиатуру "ДУ" внутри золотого квадрата с мягкими углами. Данные элементы расположены на квадрате бордового цвета (т. 1 л.д. 42-45).

Решением Центрального районного суда г. Читы от 26.09.2013 по делу N 2-5353/2013 за Нечкиной С.А. как наследницей Нечкина Ф.А. было признано право, в том числе на выше указанный товарный знак RU 478336 "ДУ "Дамский угодник" (т. 3 л.д. 162-163). В связи с этим, в госреестре товарных знаков и знаков обслуживания были внесены изменения в отношении правообладателя данного товарного знака (т. 1 л.д. 46-55).

Как указывает истица, до регистрации прав на товарный знак RU 478336 "ДУ "Дамский угодник" словесное обозначение "Дамский угодник" Нечкин Ф.А. с 14.08.2006 активно использовал в качестве коммерческого обозначения при осуществлении своей хозяйственной деятельности по продаже ювелирных изделий.

ИП Нечкина С.А. указывает на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (пункт 4 статьи 1152 Кодекса).

Таким образом, в порядке универсального правопреемства истица приобрела все имущественные и исключительные права Нечкина Ф.А., в том числе права на использование коммерческого обозначения и товарного знака, содержащих в себе словесное обозначение "Дамский угодник".

ИП Нечкина С.А. указывает на то, что ИП Сухомлинова М.А. при осуществлении своей хозяйственной деятельности, являющейся идентичной деятельности истицы (продажа ювелирных изделий), без согласия последней, использует словесное обозначение "Дамский угодник", в том числе размещает его на своих вывесках, при оформлении интерьеров ювелирных магазинов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, дома N N 47/4, 193; при составлении своей хозяйственной документации, в том числе товарных чеков, ценников на товар, использует его в рекламных материалах, в доменных именах Интернет сайтов. В подтверждение данного довода истицей в материалы дела представлены нотариально засвидетельствованный протокол осмотра доказательств от 06.02.2017, фотоматериалы, кассовый и товарные чеки (т. 1 л.д. 17-41).

ИП Сухомлинова М.А. не отрицает факт осуществления хозяйственной деятельности идентичной деятельности истицы (реализация ювелирных изделий), как и факт использования ею при осуществлении данной деятельности словесного обозначения "Дамский угодник". Однако ответчица указывает на то, что право на использование данной словесной конструкции в качестве коммерческого обозначения возникло у неё (её правопредшественника - ИП Сухомлинова А.С.) ранее формирования права на использование спорного словосочетания у правопредшественника истицы. ИП Сухомлинова М.А. указывает на то, что её отец - Сухомлинов А.С. начал использовать данное обозначение ещё в 1998 году, что подтверждается разрешением на выполнение строительно-монтажных работ от 03.06.1998, в котором название реконструированного магазина, расположенного по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 193, поименовано как "Дамский угодник - II" (т. 2 л.д. 78).

14.11.2006 между ИП Сухомлиновым А.С. и ИП Сухомлиновой М.А. был заключён договор аренды в отношении выше указанного магазина (т. 1 л.д. 111-112), а также был подписан акт принятия на комиссию ювелирных изделий от 01.01.2017 (т. 1 л.д. 101-110).

15.12.2017 между Сухомлиновым А.С. и ИП Сухомлиновой М.А. было заключено соглашение о передаче имущественных прав, согласно которому стороны подтвердили, что по состоянию на дату 01.01.2007 ИП Сухомлинов А.С. решил прекратить свою предпринимательскую деятельность в магазине "Дамский угодник", а ИП Сухомлинова М.А. имела намерение начать свою предпринимательскую деятельность в данном магазине. Стороны подтвердили, что предметом заключённой 01.01.2007 сделки стала передача на безвозмездной основе в том числе права на использование обозначения "Дамский угодник", индивидуализирующего вышеуказанный объект предпринимательской деятельности (магазин), а также права на использование данного обозначения для индивидуализации других объектов коммерческой деятельности, находящихся в распоряжении ИП Сухомлиновой М.А. Стороны распространили действие настоящего соглашения на отношения сторон, начиная с момента подписания акта от 01.01.2007 (т. 1 л.д. 99-100).

ИП Сухомлинова М.А. указывает на то, что словесное обозначение "Дамский угодник" как коммерческое обозначение непрерывно используется, с учётом деятельности её правопредшественника - ИП Сухомлинов А.С., с 1998 года по настоящее время.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Способы защиты исключительных прав установлены статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 1539 Кодекса устанавливает исключительное право на коммерческое обозначение, а статья 1484 Кодекса - исключительное право на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1539 Кодекса не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

В силу пункта 3 статьи 1539 Кодекса лицо, нарушившее правила пункта 2 статьи 1539 Кодекса, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

При обращении с требованием о защите исключительных прав истец в силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен доказать принадлежность ему исключительных прав, в защиту которых предъявляется соответствующее требование, а также факт нарушения этих прав ответчиком.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 64, 65 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленумов N 5/29), в силу пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Реестр.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

При вынесении своего решения суд первой инстанции сделал взаимоисключающие выводы: с одной стороны суд указал, что словосочетание "Дамский угодник" не отвечает критерию различительной способности, в силу отсутствия у него оригинальности и его широкого распространения, в связи с чем оно не может быть признано уникальным, соответственно, требование истицы о запрете ответчице использовать данное обозначение в качестве названия её магазина, является необоснованным; с другой стороны суд пришёл к выводу о том, что право на использование данной словесной конструкции в качестве коммерческого обозначения возникло у ИП Сухомлиновой М.А. ранее, чем у ИП Нечкиной С.А.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с обоснованностью данных выводов суда первой инстанции по следующим основаниям.

Прежде всего, суд первой инстанции обоснованно указал, что этимологическое значение словесного выражения "дамский угодник" сводится к понятиям: ухажер, ловелас, донжуан, галантный, тот, кто любит ухаживать за женщинами.

В связи с этим, использование данной словесной конструкции для целей индивидуализации осуществления хозяйственной деятельности по реализации ювелирных изделий не может рассматриваться в качестве имеющего всеобщее употребление, само по себе характеризующее вид данной деятельности, способ её осуществления либо иметь устойчивую ассоциацию с реализуемыми товарами, их свойствами и назначением. Следовательно, словесная конструкция "Дамский угодник" имеет различительную способность и может выступать в качестве коммерческого обозначения при осуществлении выше указанной деятельности.

Кроме того, суд первой инстанции не учёл, что данная словесная конструкция является охраняемой составной частью товарного знака истицы.

В пункте 65 постановления Пленумов N 5/29 закреплено, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Таким образом, суд первой инстанции, фактически признавая словесный элемент "Дамский угодник" в составе комбинированного товарного знака неохраняемым, в нарушение вышеприведенных норм ГК РФ, исключив административную процедуру оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, ограничил правовую охрану товарного знака истицы, объем которой установлен соответствующим решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о государственной регистрации товарного знака.

Действующая судебная практика выработала единообразный подход, согласно которому в числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение закон называет известность в пределах определенной территории употребления этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.

Сами по себе такие обстоятельства, как размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, наличие помещения и сотрудников, не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории".

Таким образом, судебной практикой сформулированы следующие критерии определения момента возникновения и наличия у лица права на коммерческое обозначение:

1) наличие у субъекта предпринимательской деятельности права на предприятие, как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение;

2) наличие различительной способности у коммерческого обозначения;

3) начало и непрерывность фактического использования коммерческого обозначения для индивидуализации предприятия;

4) известность коммерческого обозначения в пределах определенной территории среди потребителей.

Право на коммерческое обозначение может возникнуть только при условии одновременного наличия указанных условий.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что само по себе отражение в технической документации того или иного наименования магазина не может являться достаточным основанием для констатации арбитражным судом факта возникновения у субъекта предпринимательской деятельности права на коммерческое обозначение, охраняемое в качестве результата интеллектуальной деятельности.

С учётом изложенного, суд апелляционной инстанции критически оценивает довод ответчицы, что право на использование спорной словесной конструкции в качестве коммерческого обозначения возникло у ИП Сухомлинова А.С. в 1998 году, что может достоверно подтверждаться разрешением на реконструкцию магазина, внутренней отчётной документацией предпринимателя.

В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ИП Сухомлинова М.А. не представила доказательства того, что в период с 1998 года и до момента начала осуществления ответчицей самостоятельной предпринимательской деятельности спорная словесная конструкция использовалась ИП Сухомлиновым А.С. в целях индивидуализации его предприятия и получила широкую известность на определённой территории.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что в качестве предпринимателя Сухомлинов А.С. начал осуществлять свою деятельность лишь с 04.07.2001 (т. 3 л.д. 203), в связи с чем до указанной даты он не мог приобрести прав на какое-либо коммерческое обозначение.

Также суд критически оценивает довод ответчицы о том, что подписание ею с ИП Сухомлиновым А.С. акта приёма на комиссию ювелирных изделий мог свидетельствовать о передаче ИП Сухомлиновой М.А. исключительных прав на коммерческое обозначение, т.к. согласно пункту 4 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется (до введения в действие части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации такие права могли передаваться посредством продажи предприятия как имущественного комплекса - пункт 2 статьи 132, пункт 2 статьи 559 ГК РФ).

Договор аренды помещения по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 193, был заключен между Сухомлиновым А.С. и ответчицей 14.11.2006 (т. 1 л.д. 111) и не содержит в себе каких-либо указаний о передаче прав на коммерческое обозначение. В собственность ответчицы указанное помещение поступило лишь в 2012 году на основании договора дарения от 28.12.2011 (т. 1 л.д. 124-127), который также не содержит в себе указания на передачу исключительных прав.

Суд апелляционной инстанции также критически относится к представленному ответчицей соглашению от 15.12.2017 о безвозмездной передаче имущественных прав. Прежде всего, данное соглашение составлено между близкими родственника и после обращения ИП Нечкиной С.А. в арбитражный суд с иском по настоящему делу. Из содержания акта от 01.01.2007 следует только одно, что ИП Сухомлинова М.А. получила от ИП Сухомлинова А.С. на комиссию ювелирные изделия, а не имущественные права. На момент подписания данного соглашения Сухомлинов М.А. не мог передать права на коммерческое обозначение ответчице, т.к. сам уже в течение 6 лет не был предпринимателем и субъектом права на коммерческое обозначение.

В связи с этим, подобные действия ответчицы следует расценивать как искусственное приискание доказательств по делу.

В материалы дела ответчицей действительно были представлены документы внутренней бухгалтерской отчётности по осуществляемому ею виду деятельности, наиболее старым документом, содержащим указание на словесную конструкцию "Дамский угодник", является отчёт кассовой смены N 2 от 17.12.2006.

Вместе с тем, как указывалось ранее, само по себе наличие у магазина того или иного названия, которое могло отражаться в бухгалтерской документации хозяйствующего субъекта, не является достаточным доказательством возникновения у данного лица права на коммерческое обозначение. Лицо должно доказать, что им предпринимались активные действия по продвижению товаров на рынке под определённой торговой маркой (коммерческим обозначением).

В свою очередь, представленными истицей в материалы дела доказательствами подтверждается, что ИП Нечкин Ф.А. был зарегистрирован в качестве предпринимателя 14.08.2006 (т. 3 л.д. 164).

Еще до начала своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Нечкин Ф.А. по договору подряда от 07.06.2006 (т. 4 л.д. 50-55) заказал изготовление и получил 01.08.2006 логотип ювелирного салона "Дамский угодник", который Нечкин Ф.А. впоследующем использовал в качестве коммерческого обозначения и зарегистрировал в качестве товарного знака.

Деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями под коммерческим обозначением "Дамский угодник" ИП Нечкин Ф.А. начал фактически осуществлять с 30.08.2006, что подтверждается:

- договорами аренды, в соответствии с условиями которых ИП Нечкин Ф.А. арендовал сразу несколько объектов недвижимого имущества для размещения ювелирных салонов "Дамский угодник" (т. 4 л.д. 57-61);

- свидетельством о постановке на специальный учет от 31.10.2006 с картами постановки на спецучет от разных дат - 31.10.2006, 17.07.2008, 22.12.2008 (т. 4 л.д. 62-72).

Из свидетельства и карт постановки на спецучет следует, что у ИП Нечкина Ф.А. в 2006 году имелось как минимум 5 ювелирных салонов по Забайкальскому краю, действовавших под коммерческим обозначением "Дамский угодник в городах Чита, Нерчинск, Хилок, Красный Чикой, Борзя.

Из материалов дела также следует, что с момента своей государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (с 14.08.2006) ИП Нечкин Ф.А. предпринимал активные действия по развитию своей деятельности по торговле ювелирными изделиями под коммерческим обозначением "Дамский угодник".

Так, в 2006 году и, впоследствии, ежегодно ИП Нечкиным Ф.А. проводились розыгрыши ценных подарков между покупателями ювелирных салонов "Дамский угодник", что подтверждается имеющимися в материалах дела копиями газет "Рабочая трибуна" N 95 от 24.11.2006 и N 98 от 05.12.2006 (т. 5 л.д. 113-123).

Для целей организации розыгрышей (лотерей) ценных призов ИП Нечкиным Ф.А. был заключен агентский договор от 01.10.2006 с ООО "Златоцвет" (т. 4 л.д. 73-74), в соответствии с условиями которого ООО "Златоцвет" (агент) выступало в качестве организатора розыгрышей (лотерей) ценных призов, осуществляя документальное и организационное сопровождение процедуры розыгрыша за счет средств ИП Нечкина Ф.А. и под его коммерческим обозначением.

Проводимые ИП Нечкиным Ф.А. розыгрыши освещались в средствах массовой информации в рекламных целях.

Данные обстоятельства подтверждаются:

- агентским договором от 01.10.2006 и отчетами к нему (т. 4 л.д. 75-140, т. 5 л.д. 1-110);

- объявлениями, размещенными в газетах "Рабочая трибуна" N 95 от 24.11.2006 и N 98 от 05.12.2006; "Ваша реклама" N 49 от 03.12.2010, N 45 от 11.11.2011, N 46 от 17.11.2011; "Наше время" N 47 от 30.11.2007; "Экстра" N 46 от 12.11.2008 (т. 5 л.д. 113-123);

- информационными передачами на телевидении: эфирные справки от 11.02.2008 и от 28.03.2008 (т. 5 л.д. 124-125).

В результате данной деятельности к 2012 году ИП Нечкин Ф.А. посчитал целесообразным трансформировать своё право на коммерческое обозначение в одноименный товарный знак, который также продолжал использоваться ИП Нечкиным Ф.А., а в последующем и его правопреемником ИП Нечкиной С.А. в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности в отношениях с партнерами, клиентами, покупателями, поставщиками, что подтверждается представленными в материалы дела:

* товарными накладными от 03.09.2008, 06.03.2009, 24.04.2007, 25.05.2007, 25.09.2006, 26.09.2006, 27.09.2006 (т. 5 л.д. 126-155);

* статьями-публикациями на сайте www.chita.ru от 02.02.2011, 10.02.2011, 11.03.2011, 25.08.2009, 26.05.2011, в справочнике "Чита.ру" (т. 5 л.д. 156-186);

- договорами о предоставлении эфирного времени от 22.10.2013, 30.10.2015, 16.09.2016, 15.11.2017 (т. 5 л.д. 187-201).

Из представленных в материалы дела ответчицей документов следует, что распространение рекламы, связанной с деятельностью по реализации ею ювелирной продукции, на телевидении и в СМИ было начато только с мая 2009 года (т. 6 л.д. 14-20), в то время как правопредшественник истицы осуществлял такую деятельность с конца 2006 года. При этом свою хозяйственную деятельность ИП Сухомлинова М.А. осуществляла в двух магазинах, расположенных в г. Кропоткин на улице Красная, дома N N 47/4 и 193, в то время как ИП Нечкин Ф.А. осуществлял аналогичную деятельность в 5 различных городах.

Приведённые выше обстоятельства, достоверно свидетельствует о том, что по критерию наступления известности коммерческого обозначения среди потребителей, право на коммерческое обозначение возникло у ИП Нечкина Ф.А., а, следовательно, и у ИП Нечкиной С.А., раньше, чем у ответчицы.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122), вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы, поскольку не требует специальных познаний.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия (постановление Верховного Суда РФ от 17.03.2016 г. по делу N А14-15806/2014).

Используемое ответчицей обозначение "Дамский угодник" сходно до степени смешения с товарным знаком N 478336 и одноименным коммерческим обозначением истицы по фонетическому и смысловому признакам, т.к. полностью воспроизводит входящий в их состав словесный элемент.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1541 Гражданского кодекса Российской Федерации коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

В соответствии с данными нормами права истице принадлежит исключительное право на использование в деятельности, связанной с оборотом ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней, а также в других видах деятельности, предусмотренных 14 и 37 классами МКТУ и указанных в свидетельстве о на товарный знак N 478336, словосочетания "Дамский угодник", так как оно является основным словесным элементом: товарного знака N 478336, права на который зарегистрированы за истицей, и коммерческого обозначения "Дамский угодник", исключительные права на которое также принадлежат ИП Нечкиной С.А.

ИП Нечкина С.А., имеющая исключительные права на коммерческое обозначение и товарный знак "Дамский угодник", не давала ответчице своего согласия на использование обозначения "Дамский угодник". В связи с этим, действия ответчицы по использованию обозначения "Дамский угодник" являются незаконными, нарушают права ИП Нечкиной С.А. и подлежат пресечению в предусмотренном законом порядке.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Действие исключительного права на товарный знак распространяется на всю территорию Российской Федерации (статья 1479 Кодекса).

В силу статьи 1539 Кодекса не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории России, также распространяет свое действие на всю территорию Российской Федерации (статья 1540 Кодекса).

Таким образом, ИП Нечкина С.А. имеет право требовать защиты принадлежащих ей исключительных прав на средства индивидуализации на всей территории России вне зависимости от места нахождения нарушителя данных прав в пределах Российской Федерации.

Ответчица использует обозначение "Дамский угодник" в рекламе своих товаров, услуг и торговых точек в международной сети Интернет, что подтверждается имеющимися в деле протоколами осмотра доказательств, скриншотами страниц сайтов https://ok.ru/damskyiugodnik, https://vk.com/ damskyiugodnik, https://vk.com/damskyi_ugodnik (т.1 л.д. 17-36).

В связи с этим, реклама ответчицы с неправомерным использованием средств индивидуализации истицы доступна неограниченному кругу лиц по всему миру и, вопреки мнению ответчицы, не носит локального характера, ограниченного территорией г. Кропоткин.

Истица также широко использует свой товарный знак и коммерческое обозначение в рекламе в сети Интернет на принадлежащем ей сайте http://damugodnik.ru/ (т. 3 л.д. 157-158) и других сайтах рекламно-информационного характера. Под средствами индивидуализации истицы работает более 15 ювелирных салонов на территории от Новосибирской области до Забайкальского края, принадлежащих, как истице, так и ее лицензиатам (т. 3 л.д. 158, т. 1 л.д. 49-55).

Существующие в международной сети Интернет поисковые системы www.google.com и www.yandex.ru, поисковые сервисы социальных сетей по запросу словосочетания "дамский угодник" выдают рекламный материал как истицы, так и ответчицы. Поэтому, использование ответчицей обозначения "Дамский угодник" вступает в прямую конкуренцию со средствами индивидуализации истицы и создает реальный риск введения в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу.

В силу пункта 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Кодекса).

В связи с этим, истица вправе требовать удаления ответчицей спорного средства индивидуализации как с вывесок и оформления интерьеров ювелирных магазинов, с документации, в том числе товарных чеков, ценников товаров, любых рекламных материалов, так из адресов (доменных имен) и материалов сайтов, размещенных в сети Интернет по адресам: https://ok.ru/damskyiugodnik, https://vk.com/damskyiugodnik, https://vk.com/damskyi_ugodnik.

Ответчица не представила суду первой инстанции доказательств того, что она лишена возможности прекратить использование указанных Интернет-ресурсов и удалить из них средства индивидуализации истицы, как и не опровергла факт использования ею данных Интернет-ресурсов и размещения на них рекламной информации.

В силу пункта 3 статьи 1252 Кодекса при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При обращении с иском по настоящему делу ИП Нечкина С.А. заявила требование о взыскании с ИП Сухомлиновой М.А. компенсации за неправомерное использование товарного знака в размере 500 000 руб. Однако в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истица не привела какого-либо обоснования заявленного размера компенсации.

В своих определениях суд апелляционной инстанции просил истицу устранить данное обстоятельство, предоставив мотивированное обоснование размера заявленного требования.

ИП Нечкина С.А. данное распоряжение суда апелляционной инстанции не исполнила, указав, что требование о взыскании компенсации с ответчицы не имеет принципиального значения для истицы, поскольку, основной целью ИП Нечкиной С.А. является пресечение незаконного использования средств индивидуализации истца ответчиком. В связи с этим, определение размера взыскиваемой компенсации истица оставила на усмотрение суда.

Суд апелляционной инстанции считает необходимым указать, что в силу действия принципа состязательности сторон в арбитражном процессе, у арбитражного суда не ни права, ни обязанности собирать за сторон спора доказательства по делу, обосновывать их процессуальную позицию.

Принимая во внимание процессуальную позиции истицы по требованию о взыскании компенсации, а также факт совершения ИП Сухомлиновой М.А. нарушения прав истицы впервые, суд апелляционной инстанции полагает возможным взыскать с ответчицы в пользу истицы компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 10 000 руб. В удовлетворении остальной части данного требования надлежит отказать.

Также истица просила присудить в свою пользу на случай неисполнения ИП Сухомлиновой М.А. настоящего постановления денежные средства в размере 10 000 руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта с момента вступления судебного акта в законную силу.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В пунктах 28, 30-32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" даны следующие разъяснения.

На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Правила пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ не распространяются на случаи неисполнения денежных обязательств.

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

С учётом изложенного, суд апелляционной инстанции полагает возможным присудить в пользу истицы судебную неустойку на случай неисполнения ответчицей настоящего постановления в части обязания прекратить незаконное использование словесного обозначения "Дамский угодник", сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) "Дамский угодник" N 478336 и коммерческим обозначением "Дамский угодник", принадлежащими ИП Нечкина С.А. За неисполнение настоящего постановления в части оплаты компенсации за неправомерное использование товарного знака судебная неустойка присуждена быть не может.

Ввиду того, что истица не обосновала размер заявленной к взысканию судебной неустойки, суд апелляционной инстанции полагает справедливым установить данный размер в сумме 500 рублей за каждый календарный день неисполнения судебного акта. При этом суд апелляционной инстанции также считает необходимым предоставить ответчице дополнительное время, необходимое для добровольного исполнения настоящего постановления, равное 30 календарным дням с момента вступления судебного акта в законную силу.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу подлежат распределению между сторонами пропорционально размеру удовлетворённых требований.

Истица фактически выиграла 2 неимущественных требования, направленных на защиту исключительных прав на коммерческое обозначение и товарный знак (по данным требованиям в бюджет подлежала уплате государственная пошлина в размере 12 000 руб.), а также частично выиграла имущественное требование по взысканию компенсации за нарушение прав на товарный знак.

В связи с этим, с ответчицы в пользу истицы надлежит взыскать судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в размере 12 320 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 09 апреля 2018 года по делу N А32-53611/2017 отменить, принять новое решение.

Обязать индивидуального предпринимателя Сухомлинову Марию Алексеевну прекратить незаконное использование словесного обозначения "Дамский угодник", сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) "Дамский угодник" N 478336 и коммерческим обозначением "Дамский угодник", принадлежащими индивидуальному предпринимателю Нечкиной Светлане Анатольевне, в том числе путем удаления словесного обозначения "Дамский угодник" с вывесок и оформления интерьеров ювелирных магазинов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, дома NN 47/4, 193, с документации, в том числе товарных чеков, ценников товаров, любых рекламных материалов, из адресов (доменных имен) и материалов сайтов размещенных в сети Интернет по адресам: https://ok.ru/damskyiugodnik, https://vk.com/damskyiugodnik, https://vk.com/damskyi _ugodnik.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сухомлиновой Марии Алексеевны в пользу индивидуального предпринимателя Нечкиной Светланы Анатольевны сумму компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 10 000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в размере 12 320 руб.

Присудить в пользу индивидуального предпринимателя Нечкиной Светланы Анатольевны на случай неисполнения индивидуальным предпринимателем Сухомлиновой Марией Алексеевной настоящего постановления денежные средства в размере 500 рублей за каждый календарный день неисполнения судебного акта по истечении 30 календарных дней с момента вступления судебного акта в законную силу.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

А.А. Попов

Судьи

В.В. Галов О.А. Сулименко