Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2018 г. N 09АП-40697/18

г. Москва

10 октября 2018 г.

Дело N А40-36719/17

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 октября 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В.Пирожкова,

судей О.Г. Головкиной, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Компании Форианелли Трэйдинг на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 сентября 2017 года, определение от 12 октября 2017 года и ООО "Йодные технологии и маркетинг" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 сентября 2017 года, по делу N А40-36719/2017, принятое судьей А.В. Мищенко, по иску Компания Форианелли Трэйдинг (регистрационный номер 327363, Спиру Киприану, 84,4004, Лимассол, Кипр) к ООО "Йодные технологии и маркетинг" (ОГРН 1027700450337), третьи лица: 1. ООО "Власта" (ОГРН 1053600122839), 2. ООО "Власта Фарма" (ОГРН 1123668009300), 3. ООО "Аптека от Склада-Урал" (ОГРН 1145958002706), 4. ООО "Аптека от Склада-Запад" (ОГРН 1145958061226), 5. ООО "Продуктсервис" (ОГРН 1047796332022), 6. ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (1127746314112)

о взыскании 17 902 080 рублей компенсации, об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, об изъятии из оборота и уничтожении оборудования и иных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: извещен, представитель не явился

от ответчика: Безруков М.В. (по доверенности от 03.08.2018)

от третьих лиц: извещены, представители не явились

УСТАНОВИЛ:

Компания "FORIANELLI TRADING LIMITED" обратилась с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" о взыскании 17 902 080 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696, об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, об изъятии из оборота и уничтожении оборудования и иных средств.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью "Власта", Общество с ограниченной ответственностью "Власта Фарма", Общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Урал", Общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад", Общество с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис", Общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 сентября 2017 года по делу N А40- 36719/2017 с ответчика в пользу истца взыскано 4 344 192 руб. компенсации; в удовлетворении остальной части иска отказано. Определением Арбитражного суда города Москвы от 12 октября 2017 года исправлена опечатка в мотивировочной части решения - в четвертом абзаце снизу страницы 6 решения вместо "72,42 руб." указано считать правильным "75,42 руб.", а в абзаце третьем резолютивной части решения вместо "4 344 192 руб." указано считать правильным "8 688 384 руб.".

Не согласившись с принятым решением и определением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции в редакции определения изменить, заявленные требования удовлетворить в полном объеме. В свою очередь, ответчик также не согласившись с принятым решением, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 декабря 2017 года решение суда первой инстанции изменено в части взыскания компенсации, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 17 902 080 руб.

Постановлением от 26 июня 2018 года Суд по интеллектуальным правам постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 декабря 2017 года по делу N А40-36719/2017 отменил в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов, дело в указанной части направил на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В постановлении суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; определить размер взыскиваемой компенсации; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять окончательный судебный акт в соответствии с требованиями законодательства.

При новом рассмотрении в судебном заседании представитель ответчика поддержал апелляционную жалобу с учетом позиции Суда по интеллектуальным правам.

Извещенный о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого Арбитражного Апелляционного суда и Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представитель третьего лица в заседание не явился.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем словесного товарного знака "Баю-Бай" по свидетельству Российской Федерации N 527696, с приоритетом от 17.05.2013, зарегистрированного в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "биологически активные добавки к пище".

В ходе мониторинга рынка по поручению истца были выявлены факты продажи ответчиком в различных городах России товара "Капли "Колыбельные" с размещенным на его упаковке обозначением "БАЮ-БАЙ", производителем которого является ответчик.

Согласно паспорту качества товар был выпущен ответчиком 19.02.2015.

Истец полагая, что производство и реализация ответчиком данного товара нарушает его исключительное право на указанный товарный знак, обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Исходя из смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом разъяснений в пункте 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", и п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, N 4322, суд первой инстанции счел возможным возникновение у потребителя представления о принадлежности биологически активных добавок к пище "БАЮ-БАЙ", производимых лицензиатом истца, и БАД "Капли. Колыбельные", производимых ответчиком, к одному производителю.

Также суд первой инстанции сделал вывод о том, что произведенные ответчиком ООО "Йодные технологии и маркетинг" биологически активные добавки к пище из партии с паспортом качества N 92, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации биологически активной добавки к пище "Капли "Колыбельные" NRU.77.99.11.003.Е011434.11.14 от 28.11.2014, содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696, являются контрафактными.

Вместе с тем, в отсутствие сведений о месте нахождения товара, оборудования, его количестве, иных идентифицирующих признаков, суд первой инстанции отказал в удовлетворения иска в части изъятия из оборота и уничтожения контрафактного товара, изъятия из оборота и уничтожении оборудования и иных средств в связи с тем, что указанное требование должно содержать указание на конкретное имущество, подлежащее изъятию, его местонахождение, иначе в случае удовлетворение названного требования, носящего общую ссылку на контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся участниками настоящего процесса.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив размер предъявленной ко взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции счел определенный истцом размер компенсации в размере 17 902 080 руб. не соответствующим степени вины нарушителя, и удовлетворил заявленные требования в части 8 688 384 руб. из расчета (57 600 шт. х 75,42 руб.) х 2.

Доводы апелляционных жалоб сводятся к несогласию определенной судом первой инстанции размеру взысканной компенсации, что подлежит отклонению.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти 13 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации расчет компенсации может быть произведен исходя из двукратного размера стоимости контрафактных товаров.

Истец, пользуясь правом, установленным подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявил о взыскания компенсации в размере 17 902 080,00 рублей из расчета двукратной стоимости контрафактных товаров (155,40 рублей за штуку), умноженной на размер спорной партии, выпущенной 19.02.2015 в количестве 57 600 штук.

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в полномочия суда, с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров и (или) тех количественных показателей, из которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

При этом за основу должна быть принята та стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже нарушителем третьим лицам.

Учитывая, что исковые требования заявлены к ООО "Йодные технологии и маркетинг", сумма компенсации должна определяться исходя из той стоимости товара, по которой оно продавало контрафактные товары третьим лицам.

Таким образом, при определении компенсации в двукратном размере стоимости товаров суд первой инстанции обоснованно исходил из отпускной цены произведенных ответчиком товаров. Двукратный размер стоимости контрафактных товаров составляет 8 688 384 руб. =(57 600 шт.х75,42)х2)

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 21 Обзора судебной практики N 3 (2017), утвержденного 12.07.2017 президиумом Верховного Суда Российской Федерации, где указано, что снижение размера компенсации, исчисленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, возможно при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Данная правовая позиция сформирована в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В данном случае судебная коллегия не усматривает оснований для снижения суммы компенсации, определенной исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, поскольку, по общему правилу размер такой компенсации признан законом соразмерным последствиям правонарушения. При этом ответчик в рамках настоящего спора не обосновал причины для снижения размера компенсации, каких-либо доказательств, свидетельствующих о необходимости уменьшения размера компенсации, в материалы дела не представил.

В отношении утверждения ответчика о том, что истец не ведет предпринимательскую деятельность и, как следствие, отсутствие у него убытков, которые могли бы возникнуть вследствие производства и реализации товаров ответчиком, суд апелляционной инстанции соглашается с позицией истца изложенной в письменных пояснениях с учетом положений абзаца 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, в том числе, путем распоряжения имущественным правом на товарный знак.

Доводы ответчика об отсутствии предпринимательской деятельности истца опровергаются представленными материалы дела Свидетельством РФ на товарный знак N 527696 (том 2 л.д. 36-37), содержащее сведения о предоставлении ООО "Курортмедсервис" исключительной лицензии на территории РФ; Удостоверением о том, что истец занимает стабильное правовое положение (том 1 л.д.128), Уставом Общества, согласно пункту 12 которого истец вправе приобретать торговые марки, бренды, а также выдавать лицензии (том 1 л.д.138).

В отношении отсутствия у истца убытков суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, убытки включают в себя не только реальный ущерб, но и упущенную выгоду, то есть, неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Таким образом, производство ответчиком крупной партии контрафактного товара в количестве 57 600 шт. привело к тому, что истец не получил доходы, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено - то есть, если бы ответчик получил лицензию на использование товарного знака.

В силу взаимосвязанных положений пункта 4 статьи 1, пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения, а правообладатель вместо убытков имеет право на получение компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, которое истец реализовал, обратившись с настоящим иском в суд.

Также суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отнесения расходов понесенных истцом, в связи с оплатой государственной пошлины в полном объеме на ответчика, поскольку, согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, при этом, злоупотребление процессуальными правами и не выполнение процессуальных обязанностей со стороны ответчика судом не установлено.

Доводы, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли бы на их обоснованность и законность либо опровергли выводы суда, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что по существу доводы апелляционных жалоб направлены на неправомерную переоценку доказательств и установленных по делу обстоятельств.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 сентября 2017 года и определение от 12 октября 2017 года по делу N А40-36719/2017 в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Г. Головкина А.И. Трубицын