Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2018 г. N 20АП-4655/18

г. Тула

25 октября 2018 г.

Дело N А09-16352/2017

Резолютивная часть постановления объявлена в судебном заседании 22 октября 2018 года.

В полном объеме постановление изготовлено 25 октября 2018 года.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Григорьевой М.А., судей Афанасьевой Е.И. и Сентюриной И.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Беляткиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС ЛТД" на решение Арбитражного суда Брянской области от 04 июня 2018 года по делу N А09-16352/2017 и компании Duker GmBH (Германия) на дополнительное решение Арбитражного суда Брянской области от 27 июня 2018 года по делу N А09-16352/2017,

принятое по иску Компании Duker GmBH (Германия)

к обществу с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС ЛТД", с.Супонево Брянского района Брянской области,

третьи лица:

- Компания Duker GmBH, г. Карлштадт, Германия,

- Компания NORMBUD, г. Варшава, Польша,

- Смоленская таможня, г. Смоленск,

- общество с ограниченной ответственностью "Смартекс", Москва,

- акционерное общество "Ренейссанс Констракшн", Санкт-Петербург,

- общество с ограниченной ответственностью "ГК ИКТС",

о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании:

- от ООО "Феникс ЛТД" - представителя Павлова С.В. (по доверенности от 08.01.2018); представителя Павловой И.В. (по доверенности от 08.01.2018);

- от компании Duker GmBH - представителя Курочкиной О.Л. (по доверенности от 22.08.2018, выданной обществом с ограниченной ответственностью "ГК ИКТС" в порядке передоверия на основании доверенности от 23.08.2017 от иностранной компании Duker GmBH),

в отсутствии других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Компания Dker GmBH обратилась в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к ООО "Феникс ЛТД" о защите исключительных прав на товарный знак.

Определением арбитражного суда от 12 февраля 2018 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены: ООО "Смартекс", АО "Ренейссанс Констракшн", ООО "ГК ИКТС".

28.05.2018 в арбитражный суд поступило заявление Компании Dker GmBH об изменении исковых требований, уточнение требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), спор рассмотрен с учетом уточнений.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 04 июня 2018 года исковые требования Компании Dker GmBH удовлетворены частично (с учетом определения об исправлении арифметической ошибки от 14 июня 2018 года и дополнительного решения от 27 июня 2018 года).

Указанным решением суд запретил ответчику без разрешения истца осуществлять введение в гражданский оборот любым способом на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в двух спорных таможенных декларациях (N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694), на которых размещен товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849.

Одновременно суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849 в сумме 300 000 руб., снизив размер компенсации от заявленной суммы.

Дополнительным решением суд отказал в удовлетворении требования о запрете ответчику без разрешения истца использовать товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849, в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

Кроме того, в решении суд распределил расходы по уплате государственной пошлины, с учетом определения об исправлении арифметической ошибки, взыскав с ответчика в пользу истца 8 996 руб. расходов по уплате государственной пошлины, и возвратив истцу из федерального бюджета излишне оплаченную государственную пошлину в сумме 24 838 руб. 63 коп.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик - ООО "Феникс ЛТД" обратилось в апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда от 04 июня 2018 года (в редакции определения от 14 июня 2018 года) в части удовлетворения исковых требований о запрете ответчику без разрешения истца осуществлять введение в гражданский оборот любым способом на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в двух спорных таможенных декларациях, а также в части распределения расходов по уплате государственной пошлины отменить. Ответчик просит в удовлетворении иска в этой части отказать.

Обращаясь с апелляционной жалобой, ООО "Феникс ЛТД" заявляет, кроме прочих, довод о том, что внося изменения в резолютивную часть решения определением об исправлении арифметической ошибки, суд первой инстанции предрешил еще не принятое дополнительное решение по иску, а также изменил содержание ранее объявленного судебного акта. Апелляционный суд пришел к выводу об обоснованности указанного довода.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец - компания Duker GmBH (Германия) обратилась в апелляционный суд с жалобой, в которой просит дополнительное решение суда от 27 июня 2018 года (которым суд отказал в удовлетворении требования о запрете ответчику без разрешения истца использовать товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849) отменить, заявленные истцом требования удовлетворить в полном объеме. Истец полагает, что действия ответчика по нарушению исключительных прав истца носят длительный, системный и злостный характер, в связи с чем, считает обоснованным взыскание с ответчика компенсации в размере 4 613 932 руб. 46 руб.

Определениями апелляционного суда от 10 июля 2018 года и 20 июля 2018 года апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" на решение Арбитражного суда Брянской области от 04 июня 2018 года по делу N А09-16352/2017 и компании Duker GmBH (Германия) на дополнительное решение Арбитражного суда Брянской области от 27 июня 2018 года по делу N А09-16352/2017 приняты к производству для совместного рассмотрения.

Определениями заместителя председателя Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2018 года и от 19 октября 2018 года в порядке статьи 18 АПК РФ произведена замена судьи Тучковой О.Г. на судью Волкову Ю.А., в последствии судьи Волковой Ю.А. на судью Афанасьеву Е.И., в связи с чем, рассмотрение дела произведено с самого начала.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, представителей в судебное заседание не представили. На основании статьи 123 АПК РФ судебное разбирательство проводится в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

В материалы дела из Смоленской таможни ФТС России поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле.

Не соглашаясь с принятыми судебными актами, ООО "Феникс ЛТД", кроме прочих доводов, приводит довод о том, что, изменяя резолютивную часть решения определением об опечатке, суд области исключил из нее два абзаца, касающиеся распределения государственной пошлины, включив новый абзац, иного содержания, в котором пошлина распределялась с учетом требования, рассмотренного судом позже (при вынесении дополнительного решения).

Апеллянт полагает, что изменяя резолютивную часть решения путем подписания определения об опечатке, суд первой инстанции изменил содержание вынесенного решения, поскольку включил в резолютивную часть определение сведения о результатах рассмотрения требований, результаты рассмотрения которых отсутствовали в резолютивной части решения.

По мнению суда апелляционной инстанции, указанным определением суд первой инстанции не устранил опечатки, а по существу изменил содержание определения, что противоречит части 3 статьи 179 АПК РФ. В то время как порядок рассмотрения требования, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, но судом не было принято решение, предусмотрен пунктом 1 статьи 178 АПК РФ.

Устранение противоречий путем внесения исправлений в оглашенную резолютивную часть судебного акта недопустимо, кроме случаев, если неточность является следствием ошибки судьи в подсчетах, эта ошибка должна быть очевидной, либо должна иметься возможность ее проверки. Под видом исправления описок и ошибок арбитражный суд, вынесший судебный акт, не вправе вносить изменения иного характера, в частности менять первоначальный вывод по делу.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 178 АПК РФ суд по своей инициативе вправе принять дополнительное решение в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что положения статьи 179 АПК РФ не позволяют вносить изменение в содержание судебного акта путем принятия определения об исправлении опечатки, апелляционный суд пришел к выводу, что указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для отмены судебного акта, принятого судом первой инстанции применительно к пункту 7 части 4 статьи 270 АПК РФ.

Оценив доводы апелляционных жалоб ООО "ФЕНИКС ЛТД" и Компании Dker GmBH, возражения истца и ответчика против доводов друг друга определением от 17 сентября 2018 года Двадцатый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции.

15.10.2018 в материалы дела из Смоленской таможни ФТС России поступили истребованные определением апелляционного суда копии деклараций на товары N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694.

22.10.2018 в материалы дела от Компании Dker GmBH (Германия) поступило ходатайство об изменении исковых требований, а также ходатайство о направлении судебного запроса в адрес Федеральной таможенной службы России о предоставлении информации в отношении ввоза "Феникс ЛТД" в 2017 году в Российскую Федерацию товаров, маркированных товарным знаком "Dker".

От ООО "Феникс ЛТД" в материалы дела поступили ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков Компании ТИМАР (Польша), Компании НОРМБУД (Польша), ООО "АРМАЦЕНТР", АО "РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН", а также заявление о фальсификации нотариального протокола осмотра доказательств от 25.04.2018 N 77 А В 6684922.

Согласно заявлению об изменении исковых требований от 18.10.2018 Компания Dker GmBH (Германия) просит суд:

1. Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Dker GmBH осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак "Dker" по свидетельству N 906849.

2. Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Dker GmBH использовать товарный знак "Dker" по свидетельству N 906849 в отношении товаров, для которых данный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" в пользу Компании Dker GmBH компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "Dker" по свидетельству 906849 в размере 4 613 932 руб. 46 коп.

Уточнение исковых требований принято апелляционным судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении ходатайства Компании DUKER GmBH о направлении запроса, поскольку полагает, что в материалах дела имеются доказательства, являющиеся достаточными для рассмотрения настоящего дела по существу.

В указанном запросе истец ссылается на статью 66 АПК РФ, обосновывая необходимость получения документального подтверждения своего довода о длительном, системном и злостном характере правонарушения, допущенного ответчиком, сопровождающегося подачей в государственные органы недостоверной информации. Вместе с тем, согласно статье 65 АПК РФ обязанность доказывания обстоятельств, на которые ссылаются лица, участвующие в деле, как на основания своих требований и возражений, возложена на самих участников спора.

Истребование доказательств в порядке, предусмотренном статьей 66 АПК РФ, обусловлено невозможностью самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится.

Обращаясь с запросом, Компания DUKER GmBH не указала какие именно, необходимые для рассмотрения спора, доказательства имеются в распоряжении Федеральной таможенной службы России, и не обосновала невозможность получения самостоятельно данных доказательств.

Рассмотрев ходатайства ООО "Феникс ЛТД" о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков Компании ТИМАР (Польша), Компании NORMBUD (Польша), ООО "Армацентр", АО "Ренейссанс Констракшн", суд апелляционной инстанции признал их не подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно статье 44 АПК РФ сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик. Ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлен иск.

По смыслу указанных норм АПК РФ истец самостоятельно при обращении в суд определяет лицо, к которому предъявляет иск.

В соответствии со статьей 46 АПК РФ иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие). Процессуальное соучастие допускается, если: предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков; права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание; предметом спора являются однородные права и обязанности.

В то же время в соответствии с частью 5 статьи 46 АПК РФ при невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца.

Случаи обязательного процессуального соучастия определены частью 6 статьи 46 АПК РФ, а именно, если федеральным законом предусмотрено обязательное участие в деле другого лица в качестве ответчика, а также по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений. В остальных случаях привлечение процессуальных соучастников не является обязательным и суд вправе самостоятельно решить этот вопрос исходя из обстоятельств дела.

В силу части 1 статьи 47 АПК РФ в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.

Таким образом, арбитражный суд вправе привлечь иного, чем указано в иске ответчика, к участию в деле, в случаях, когда федеральным законом предусмотрено его обязательное участие в деле, либо по ходатайству истца, либо с согласия истца.

Компания DUKER GmBH возражала против привлечения соответчиков к участию в настоящем споре, при этом обязательного участия в деле указанных заявителем участников хозяйственного оборота при рассмотрении дела по спорному правоотношению федеральным законом не предусмотрено.

В связи с изложенным, суд апелляционной инстанции не находит правовых оснований для удовлетворения ходатайств о привлечении соответчиков к участию в деле.

Рассмотрев ходатайство ООО "Феникс ЛТД" о фальсификации нотариального протокола осмотра доказательств от 25.04.2018 N 77 А В 6684922 суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим удовлетворению в силу следующего.

В АПК РФ закреплены правила, регламентирующие рассмотрение вопроса о фальсификации доказательства, которые направлены на исключение оспариваемого доказательства из числа доказательств по делу. Так, предусмотренные статьей 161 АПК РФ процессуальные правила представляют собой механизм проверки подлинности формы доказательства, а не его достоверности (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 N 1727-О).

В соответствии с частью 1 статьи 161 АПК РФ в случае, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

ООО "Феникс ЛТД" не назвал признаков, ставящих под сомнение подлинность протокола осмотра доказательств 25.04.2018 N 77 А В 6684922, которые могли бы явится основанием для проверки заявления о фальсификации доказательства. Приведенные ООО "Феникс ЛТД" доводы свидетельствуют о том, что заявитель ставит под сомнение достоверность доказательства, что не является фальсификацией по смыслу статьи 161 АПК РФ.

В связи с изложенным, суд апелляционной инстанции не находит правовых оснований для удовлетворения заявленного ходатайства о фальсификации нотариального протокола осмотра доказательств от 25.04.2018 N 77 А В 6684922.

Исследовав материалы дела, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Как следует из материалов дела, Компания Duker GmBH является правообладателем товарного знака "Duker" по свидетельству N 906849, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров и услуг 6,7,11,19,40 классов МКТУ.

В дело представлена выписка ВОИС, подтверждающая регистрацию и предоставление правовой защиты товарному знаку "Dker" по свидетельству N 906849, в том числе на территории Российской Федерации.

Письмом N 16-11/3564 от 30.11.2017 Смоленская таможня сообщила Компании Duker GmBH, что таможенным органом принято решение о приостановлении выпуска товаров, содержащих товарный знак "Duker" - чугунных литых канализационных труб и фитингов для их соединения на срок семь рабочих дней. Указанный товар был помещен декларантом ООО "Феникс ЛТД" под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по таможенной декларации N 10113110/271117/0161980.

Письмом N 16-11/38679 от 22.12.2017 Смоленская таможня сообщила Компании Duker GmBH, что по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, под видом товаров, произведенных Normud Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytova (Warsaw 04-987 wal Miedzeszynski 177K), товарный знак отсутствует, ввез на территорию Российской Федерации трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком "Duker". Указанные товары находятся на территории Краснинского таможенного поста Смоленской таможни по адресу: 216125, Смоленская область, Краснинский район, с.п. Красновское, д. Красная Горка, ул. Заречная, 2.

Компания Dker GmBH, указывая, что она не давала разрешения ООО "ФЕНИКС ЛТД" на ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных принадлежащим ей товарным знаком, и, ссылаясь на нарушение указанным обществом ее исключительного права на вышеуказанный товарный знак, обратилась в Арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В материалы дела Смоленской таможни ФТС России представлены копии деклараций на товары N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694, согласно которым на таможенную территорию поступили трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком "Duker".

ООО "Феникс ЛТД" представило в материалы дела экспертное заключение, составленное по результатом исследования, кроме прочего, таможенных документов на спорный товар, из которого следуют, что представленные на исследование товары являются оригинальными изделиями Компании Dker GmBH.

Компания Dker GmBH, обращаясь за защитой нарушенного права, от нарушителя вместо возмещения убытков требует выплаты компенсации, предусмотренной пунктом 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей), в размере, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Обосновывая размер заявленной ко взысканию компенсации за нарушение права на товарный знак, Компания Duker GmBH исходит из рублевого эквивалента стоимости перевозимого по товарным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товара.

Оценив представленные доказательства, апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 9 Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат учету названные выше критерии.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "Duker" по свидетельству N 906849, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров и услуг 6,7,11,19,40 классов МКТУ.

При проведении таможенного досмотра таможней установлено, что ответчиком ввезены на территорию Российской Федерации трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком "Dker". Между тем истец указал, что ответчик не является лицом, уполномоченным ввозить товары, маркированные товарным знаком "Dker", на территорию Российской Федерации и не давал своего согласия ответчику на использование этого товарного знака каким-либо способом, в том числе путем ввоза товаров на территорию Российской Федерации.

Ссылаясь на то, что содержащиеся на ввезенном ответчиком товаре обозначения являются принадлежащими истцу товарными знаками, истец обратился в арбитражный суд с вышеуказанными исковыми требованиями.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного Кодекса Таможенного Союза (далее - ТК ТС) под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

Таким образом, осуществление действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, с представлением их к таможенному оформлению и контролю в соответствии с таможенной процедурой, которая предполагает возможность последующего введения этих товаров на территории Российской Федерации в гражданский оборот, является самостоятельным способом осуществления правообладателем своего исключительного права на товарные знаки, что согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 33 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Действия по ввозу товаров на территорию Российской Федерации считаются оконченными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации (пункт 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях").

Указанные действия могут составлять самостоятельное нарушение исключительного права на товарный знак вне зависимости от введения маркированных им товаров в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 7 статьи 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Таким образом, факт ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование указанного в ней товара в гражданском обороте на территории Российской Федерации, подтверждается подачей ответчиком в таможенные органы декларации на товары.

Согласно материалам дела, ООО "Феникс ЛТД" является собственником товара, ввезенного им по ДТ N N N 10113110/271117/0161980 и 10113094/211217/0022694. Между тем истец и ответчик в договорных отношениях не состоят, и согласия ответчику на воз товара, маркированного товарным знаком Компания "Duker", по ДТ N 10113110/271117/0161980 и ДТ N 10113094/211217/0022694 истец не давал.

Доказательства наличия законного права на помещение на основании таможенных деклараций N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товаров, на которых размещен товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, либо введения правообладателем указанного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" при рассмотрении спора в суде не представлено.

Доказательства введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия ввезенной ответчиком на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком "Dker", суду не представлено.

С учетом положений статей 1484 и 1487 ГК РФ суд полагает, что ответчик, осуществивший ввоз на территорию Российской Федерации спорного товара без согласия правообладателя, является нарушителем исключительных прав истца на товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации определен Компания Duker GmBH в пределах, установленных пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ, при расчете истец исходил из рублевого эквивалента стоимости перевозимого по товарным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товаров, подтвержденной товарными накладными.

Учитывая характер допущенного ООО "ФЕНИКС ЛТД" нарушения, длительность срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд полагает возможным удовлетворить требование Компании Dker GmBH о взыскании с ООО "Феникс ЛТД" компенсации за использование товарных знаков в размере 4 613 932,46 рублей.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Согласно пункту 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Определяя правомерным размер компенсации, рассчитанный истцом, апелляционный суд учитывает как то, что компенсация взыскивается за два правонарушения исключительных прав на один товарный знак (что является неоднократностью), так и то, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (пункт 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009).

Апелляционный суд полагает, что размер компенсации, исчисленный истцом исходя из рублевого эквивалента стоимости перевозимого по товарным декларациям товара, является разумным, справедливым, а также соразмерен последствиям нарушения.

Мотивированного заявления о снижении размера компенсации ответчик не представил.

Суд апелляционной инстанции, учитывает позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в определении от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, и исходит из того, что снижение судом размера компенсации возможно при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Не установив условий, необходимых для снижения судом размера компенсации, приняв во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, исходя из принципов разумности и справедливости суд апелляционной инстанции на основании установленных по настоящему делу обстоятельств, полагает возможным взыскать компенсацию в размере, определенном истцом.

Требование истца о запрете ответчику осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак "Dker" по свидетельству 906849, содержит указание на номер таможенной декларации, по которой товар был ввезен на территорию Российской Федерации, поэтому требование о пресечении данного нарушения является в необходимой мере индивидуализированным, относится к конкретному правонарушению, в связи с чем, подлежит удовлетворению в целях защиты нарушенного права.

Апелляционный суд полагает, что в настоящем случае Компанией Dker GmBH обоснованно заявлено и второе неимущественное требование истца об общем запрете "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Dker GmBH использовать товарный знак "Dker" по свидетельству 906849 в отношении товаров, для которых данный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, учитывая неоднократность допущенного нарушения, отношение ответчика к допущенному правонарушению, процессуальную позицию ООО "Феникс ЛТД", направленную на привлечение к ответственности за допущенное им нарушение третьих лиц, контрагентов по хозяйственным связям, апелляционный суд пришел к выводу, что требование Компании Dker GmBH об общем запрете "Феникс ЛТД" без разрешения Компании использовать товарный знак "Dker" по свидетельству 906849 в отношении товаров, для которых данный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров, также подлежит удовлетворению.

Довод ООО "ФЕНИКС ЛТД" об отсутствии необходимых полномочий у представителя иностранного юридического лица - компании DiikerGmBH Курочкиной О.Л. на подписание иска не принимаются апелляционным судом в силу следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 254 АПК РФ иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу положений статьи 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является право страны, где учреждено юридическое лицо. Таким образом, в подтверждение своего статуса юридическое лицо должно представить надлежащим образом удостоверенные официальные документы государства места инкорпорации компании, свидетельствующие о регистрации компании и ее статусе на момент подачи искового заявления.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса", арбитражные суды принимают меры к установлению юридического статуса лиц, участвующих в споре.

Арбитражный суд принимает документы, составленные на языках иностранных государств, только при условии сопровождения их нотариально заверенным переводом на русский язык (пункт 28 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 N 8).

В соответствии с пунктом 30 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда N 8 от 11.06.1999 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" и пунктом 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 10 от 25.12.1996 "Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 01.06.1995" (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 10 от 25.12.1996) юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, выпиской из торгового реестра страны происхождения. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения, гражданства или местожительства иностранного лица.

Аналогичные разъяснения в настоящее время содержатся в пункте 19 постановления Пленума Верховного суда N 23 от 27.06.2017 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом".

В пункте 25 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 N 158 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц" разъяснено, что официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент рассмотрения спора, должны быть надлежащим образом легализованы или апостилированы, а также должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Исходя из разъяснений пункта 26 вышеуказанного Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 N 158 проставление легализационной надписи или апостиля на удостоверительной надписи нотариуса, которой засвидетельствована подлинность подписи и печати должностного лица на подтверждающем статус иностранного лица официальном документе, соответствует требованиям статьи 255 АПК РФ.

Как установлено статьей 225 АПК РФ, документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Пунктом 1 статьи 126 АПК РФ определено, что к исковому заявлению прилагаются доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Как следует из пункта 1 статьи 62 АПК РФ представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия, за исключением действий, указанных в части 2 настоящей статьи, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе. В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть специально оговорено право представителя на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя другому лицу (передоверие), а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества.

Как следует из материалов дела, исковое заявление подано от имени иностранного юридического лица - компании DiikerGmBH, представителем Курочкиной О.Л.

При этом в материалы дела представлены необходимые доказательства, подтверждающие юридический статус иностранного юридического лица и полномочия представителя на подписание иска.

В качестве доказательств, подтверждающих юридический статус компании DiikerGmBH, в материалы представлена официальная хронологическая выписка из торгового реестра (л.д. 50-58, т. 6), соответствующая требованиям статьи 225 АПК РФ.

В подтверждение полномочий Курочкиной О.Л. представлены:

- выданная правообладателем в адрес ООО "ГК ИКТС" сроком на 2 года доверенность от 23.08.2017 с правом передоверия, имеется апостиль (, л.д. 13-21, т. 6). Подлинность подписей господина Алоиса Франца и господина Маркуса Келера, засвидетельствована нотариусом, о чем имеются соответствующая подпись и печать нотариуса Маркусом Бергерхофф Ашаффенбург. Последним, на основании ознакомления с торговым реестром участкового суда города Вюрцбург от 22.08.2017, HR B 13344, подтверждено, что господин Алоис Франц и господин Маркус Келер зарегистрированы в качестве уполномоченных представителей вышеупомянутой ГмбХ и уполномочены на его совместное представительство (л.д. 19, т. 6).

- выданная ООО "ГК ИКТС" в порядке передоверия доверенность (т. 6, л.д. 97-98) на представление интересов компании Duker GmBH. Доверенность подписана генеральным директором ООО "ГК ИКТС" Иванчиковой С.Н., полномочия которой подтверждаются представленной в материалы дела выпиской из ЕГРЮЛ.

Тексты доверенностей содержат, в том числе, право на передоверие полномочий, право подписания и подачи в суд искового заявления.

Учитывая вышеизложенное, наличие безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции, апелляционный суд пришел к выводу, что решение подлежит отмене с принятием нового судебного акта.

Расходы по госпошлине между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Брянской области от 04 июня 2018 года и дополнительное решение Арбитражного суда Брянской области от 27 июня 2018 года по делу N А09-16352/2017 отменить.

Иск удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Dker GmBH осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и таможенной декларации N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак "Dker" по свидетельству N 906849.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" без разрешения Компании Dker GmBH использовать товарный знак "Dker" по свидетельству N 906849 в отношении товаров, для которых данный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" в пользу Компании Dker GmBH компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "Dker" по свидетельству 906849 в размере 4 613 932 руб. 46 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" в пользу компании Dker GmBH в размере 67 070 рублей расходов по уплате государственной пошлины, из которых: 58 070 руб. по иску, 6 000 руб. по двум заявлениям об обеспечении иска, 3 000 руб. по апелляционной жалобе.

Возвратить Компании Dker GmBH излишне уплаченную при обращении с иском государственную пошлину в размере 160 руб.63 коп.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суде по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с пунктом 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через суд первой инстанции.

Председательствующий судья

М.А. Григорьева

Судьи

И.Г. Сентюрина Е.И. Афанасьева