Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 5 декабря 2018 г. N 07АП-8982/16

город Томск

5 декабря 2018 г.

Дело N А03-20610/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 28 ноября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 декабря 2018 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кривошеиной С. В.

судей Бородулиной И. И., Скачковой О. А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лачиновой К. А. с использованием средств аудиозаписи рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества Алтайского вагоностроения, г.Новоалтайск Алтайского края (N 07АП-8982/2016(3)) на решение от 28.08.2018 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-20610/2015 (судья Кулик М. А.) по исковому заявлению AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED, г.Никосия Кипр (АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД) (Темистокли Дерви,3 Джулиа Хаус, 1066, Никосия, Кипр) к акционерному обществу Алтайского вагоностроения, г.Новоалтайск Алтайского края (658087, ул. 22 Партсъезда,16, г.Новоалтайск АК, ИНН 2208000010, ОГРН 1022200766279) об обязании прекратить использование полезной модели, защищенной патентом N 118599, без получения разрешения в установленном законом порядке, в частности: ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей продукты, в котором использована полезная модель AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED, охраняемая патентом N 118599, в том числе об обязании акционерного общества Алтайского вагоностроения прекратить изготавливать, применять, предлагать к продаже с использованием сети Интернет или иными способами, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей полувагоны моделей 12-2141 и 12-2142, производимые акционерным обществом Алтайского вагоностроения, взыскании с акционерного общества Алтайского 2 вагоностроения в пользу AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED, г. Никосия Кипр (АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД) 113 625 000 рублей убытков.

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Лазуткина А. Ю. по дов. от 14.12.2017, Глейх А. С. по дов. от 18.09.2017,

от ответчика: Епифанцева А. А. по дов. от 17.11.2016, Шабалина В. А. по дов. от 17.11.2016,

УСТАНОВИЛ:

AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED, г.Никосия Кипр (АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД) (Темистокли Дерви,3 Джулиа Хаус, 1066, Никосия, Кипр) (далее - истец, компания) обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к акционерному обществу Алтайского вагоностроения (далее - ответчик, АО "Алтайвагон") о признании не соответствующим закону использование ответчиком полезной модели, охраняемой патентом N 118599, об обязании прекратить использование полезной модели без получения разрешения в установленном законом порядке, а также о взыскании с ответчика в пользу истца 11 3625 000 руб. убытков.

В ходе рассмотрения дела исковые требования неоднократно уточнялись, согласно последним уточнениям, истец просил суд обязать ответчика прекратить использование полезной модели, охраняемой патентом N 118599, без получения разрешения в установленном законом порядке, в частности: ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей продукты, в котором использована полезная модель истца, охраняемая патентом N 118599, в том числе обязать ответчика прекратить изготавливать, применять, предлагать к продаже с использованием сети Интернет или иными способами, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей полувагоны моделей 12-2141 и 12-2142, производимые ответчиком, взыскать с ответчика в пользу истца 11 3625 000 руб. убытков.

Судом принят отказ истца от исковых требований в части признания не соответствующим закону использования ответчиком полезной модели, охраняемой патентом N 118599.

При первоначальном рассмотрении дела решением суда первой инстанции от 20.10.2016 в удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2017 решение Арбитражного суда Алтайского края от 20.10.2016 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2017 принятые судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением от 28.08.2018 Арбитражного суда Алтайского края прекращено производство по арбитражному делу по иску AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED, г. Никосия Кипр (АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД) к акционерному обществу Алтайского вагоностроения, г.Новоалтайск Алтайского края (ОГРН 1022200766279), в части исковых требований о признании не соответствующим закону использования ответчиком полезной модели, охраняемой патентом N 118599. Суд обязал акционерное общество Алтайского вагоностроения, г.Новоалтайск Алтайского края (ОГРН 1022200766279), прекратить использование полезной модели, охраняемой патентом N 118599, без получения разрешения в установленном законом порядке, в частности: ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей продукты, в котором использована полезная модель истца, охраняемая патентом N118599, в том числе обязать акционерное общество Алтайского вагоностроения, г.Новоалтайск Алтайского края (ОГРН 1022200766279), прекратить изготавливать, применять, предлагать к продаже с использованием сети Интернет или иными способами, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей полувагоны модели 12-2142 и 12-2141, производимые акционерным обществом Алтайского вагоностроения, г.Новоалтайск Алтайского края (ОГРН 1022200766279), взыскал с акционерного общества Алтайского вагоностроения, г.Новоалтайск Алтайского края (ОГРН 1022200766279), в пользу AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED, г.Никосия Кипр (АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД) сумму убытков 68 175 000 руб., а также в возмещение судебных расходов на оплату государственной пошлины и на проведение экспертных исследований 257 880 руб., в остальной части требований отказано.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение арбитражного суда от 28.08.2018 и принять по делу новый судебный акт, которым в иске отказать полностью.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель ссылается на несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, а также на нарушение норм материального и процессуального права, указывая на следующие обстоятельства:

- решение суда в части требования о запрете использования полезной модели истца в полувагоне модели 12-2141 не содержит доказательств, подтверждающих факт существования продукта, введенного гражданский оборот;

- решение не содержит доказательств, подтверждающих факт использования полезной модели истца в продукции ответчика, поскольку вывод суда об использовании в модели полувагона 12-2141 существенных признаков по патенту N 118599 полезной модели истца основан на экспертном заключении, содержащем недостоверные выводы, и выполненном экспертами, не имеющими соответствующей квалификации;

- в отношении модели полувагона 12-2142 необоснованными являются выводы суда относительно отсутствия права послепользования в связи с неправильным определением судом даты начала необходимых приготовлений; суд первой инстанции неправильно применил норму пункта 3 статьи 1400 ГК РФ - без учета позиции, изложенной в пункте 30 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, и без учета норм ГОСТ Р 15.201-2000 "Система разработки и постановки продукции на производство", регулирующего производственный цикл создания и производства продукции ответчика, в связи с чем пришел к неверному выводу о дате начала приготовлений к производству - 03.05.2012;

- судом не установлена вся совокупность условий для взыскания убытков (факт нарушения ответчиком нормы закона и прав истца, причинно-следственную связь между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, реальность получения дохода в виде упущенной выгоды, размер причиненных убытков).

Истец в отзыве на апелляционную жалобу не соглашается в ее доводами, считая решение суда законным и обоснованным.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои доводы.

На основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), рассмотрение дела было отложено на 28.11.2018.

В суд поступили объяснения истца, проект постановления апелляционного суда от ответчика.

Определением от 10.02.2015 произведена замена в составе суда по правилам статьи 18 АПК РФ судьи Павлюк Т. В. на судью Бородулину И. И., рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции произведено с самого начала.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее с учетом поступивших объяснений, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции считает жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, компания является обладателем исключительных прав на полезную модель "Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками и кузов грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками" по патенту РФ N 118599 с датой приоритета - 03.05.2012, датой регистрации - 27.07.2012, сроком действия - до 03.05.2022.

Согласно сведениям с официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации действие патента истца было прекращено досрочно 04.05.2013 из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе.

Действие патента N 118599 восстановлено 10.10.2014, дата внесения записи в Государственный реестр - 11.09.2014, дата публикации - 10.10.2014.

В начале 2015 года истцом проведено исследование полувагона модели 12-2142 на предмет использования полезной модели N 118599 при производстве одной из балок полувагона. В соответствии с заключением Патентного поверенного Российской Федерации N 861 Гусакова Е.Л. от 13.02.2015 в ходе обследования хребтовой балки полувагона модели 12-2142 производства АО "Алтайвагон" установлено, что в указанном грузовом железнодорожном полувагоне использованы признаки полезной модели по патенту N 118599.

Компания, полагая, что АО "Алтайвагон" неправомерно использовало полезную модель, охраняемую патентом N 118599, обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

При новом рассмотрении дела, удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции пришел к выводам о том, что истец является правообладателем полезной модели "Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками и кузов грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками", его права подтверждены патентом N 118599; в конструкции полувагона модели 12-2142 используется полезная модель, защищаемая патентом N118599; полувагоны моделей 12-2141 и 12-2142 не являются идентичными, однако обе модели полувагонов 12- 2141 и 12-2142 используют существенные признаки по патенту N 118599 полезной модели "Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками и кузов грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками"; приготовления ответчика к использованию полезной модели, защищаемой патентом N118599, началось при проектировании и производстве опытного образца модели 12-2141, а именно с 03.05.2012 и до октября 2012 года; с учетом периода производимых приготовлений у ответчика не возникло право послепользования; с ответчика подлежит взысканию сумма убытков в размере 3% от стоимости выпущенной и реализованной ответчиком продукции, в которой использована полезная модель истца, охраняемая патентом N 118599.

Поскольку, как следует из апелляционной жалобы, ответчик не оспаривает решение арбитражного суда в части прекращения производства по делу, а не согласен с указанным решением в части удовлетворенных исковых требований, при отсутствии возражений другой стороны, апелляционный суд согласно части 5 статьи 268 АПК РФ проверяет законность и обоснованность решения суда только в обжалуемой части.

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела исходит из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

В соответствии с пунктом 3 указанной статьи (в редакции, действовавшей на дату подачи иска) изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Согласно статье 1364 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи иска) по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Вместе с тем в силу пункта 1 статьи 1400 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного названного Кодексом срока действия патента.

Согласно пункту 3 статьи 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Исходя из указанной нормы, ответчик для установления права послепользования на полезную модель, должен был доказать факт использования им этого промышленного образца или осуществления каких-либо действий, свидетельствующих о приготовлении к такому использованию в период, когда спорный патент прекратил свое действие.

Компания в обоснование исковых требований ссылается на то, что ответчик нарушает его права не только введением в гражданский оборот - изготовлением, предложением к продаже грузовых полувагонов модели 12-2142, но и грузовых полувагонов модели 12-2141, при этом все приготовления к использованию полезной модели, защищенной патентом, в полувагоне 12-2141 и часть приготовлений (подготовка конструкторской документации) к использованию в полувагоне 12-2142 сделаны в период действия патента.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик не оспаривает факт использования полезной модели, защищаемой патентом N 118599, но ссылается на возникшее у него право послепользования, указывая, что приготовления к такому использованию совершены, а также производство полувагонов модели 12-2142 началось в период, когда спорный патент прекратил свое действие, факт использования им спорной полезной модели при проектировании грузовых полувагонов модели 12-2141 ответчик не отрицает, однако указывает, что такой вагон был изготовлен в единственном экземпляре, не вводился им в гражданский оборот, утилизирован 26.12.2014 - до подачи иска компанией, в связи с чем такие обстоятельства, как начало приготовлений и объем права послепользования не подлежат установлению в рамках требования о запрете использования модели 12-2141.

Между тем одним из способов нарушения исключительных прав на полезную модель являются: изготовление, применение, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель (пункт 2 статьи 1358 ГК РФ).

Как установлено при рассмотрении дела, компания является правообладателем полезной модели "Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками и кузов грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками", на основании патента N 118599 с датой приоритета - 03.05.2012, датой регистрации - 27.07.2012; патент N 118599 не действовал в период с 04.05.2013 по 10.10.2014 - когда было восстановлено действие патента.

Полувагон модели 12-2141 был утилизирован в соответствии с актом утилизации опытного образца полувагона модели 12-2141 от 26.12.2014 (т. 22 л.д. 125), то есть после восстановления прав истца на полезную модель - 10.10.2014.

АО "Алтайвагон" представлены в материалы дела доказательства, из которых суд установил, что приготовления к производству полувагона 12-2141 начаты 03.05.2012 с изданием приказа N 154а (т. 11 л.д. 33-38, т. 14 л.д. 71).

О том, что приготовления к производству полувагона 12-2141 (изготовление конструкторской документации кузова и хребтовой балки полувагона, а также как минимум одного экземпляра полувагона 12-2141) завершены не позднее 21.10.2012, свидетельствует факт его направления на сертификацию, на испытания (т. 18 л.д. 6-118). Тогда полувагон имел номер 12-2136-01, который впоследствии был изменен на 12-2141 (т. 2 л.д. 80).

Впоследствии АО "Алтайвагон" отказалось от производства полувагона 12-2141 из-за нежелания нести затраты на приобретение прав на хребтовую балку и тележку (т. 5 л.д. 90).

Доказательством того, что в грузовом полувагоне модели 12-2141 использованы все существенные признаки по независимым пунктам патента Российской Федерации N 118599, является экспертное заключение ООО "Экспертный центр вагоностроения" от 23.03.2017 по результатам судебной экспертизы (проведена на основании определения Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2017), в котором дан утвердительный ответ на поставленный вопрос. В данной части выводы экспертизы правомерно приняты во внимание судом первой инстанции.

Доводы ответчика о недостоверности указанного экспертного заключения в связи с тем, что только патентный поверенный мог дать ответ на поставленный выше вопрос, подлежат отклонению.

Заключение судебной экспертизы является одним из доказательств по делу, которому суд должен дать соответствующую правовую оценку в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не устанавливает требований к квалификации эксперта, привлекаемого судом для разъяснения вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью; суд сам определяет, достаточна ли квалификация эксперта для ответа на поставленные вопросы, изучая представленные в отношении эксперта документы; суд первой инстанции не подверг сомнению квалификацию экспертов. К тому же, ответчик не заявил отвод экспертам ООО "Экспертный центр вагоностроения", не оспорил их квалификацию при назначении и производстве экспертизы.

Таким образом, АО "Алтайвагон" нарушило исключительные права истца на полезную модель, защищенную патентом N 118599, при производстве полувагона модели 12-2141 следующим образом: разработало проектную документацию на кузов и хребтовую балку полувагона, изготовило полувагон как минимум в одном экземпляре, хранило полувагон (согласно акту списания, вагон был уничтожен 26.12.2014 - после восстановления действия патента).

При этом обоснованным является ссылка истца на пункт 31 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, в котором указано, что разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения.

Учитывая, что, как установлено судом, ответчик не ранее 03.05.2012 начал и не позднее 21.10.2012 окончил изготовление как минимум одного экземпляра полувагона модели 12-2141 и представил его на сертификацию, согласно Приложению В к Правилам Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации (Указание МПС РФ от 12.11.1996 N 166у), на сертификацию помимо самого продукта ответчик должен был представить комплект проектной документации.

При изложенных обстоятельствах, правильным является вывод суда первой инстанции о том, что приготовления ответчика к использованию полезной модели, защищенной патентом N 118599, начались при проектировании и производстве модели полувагона 12-2141 с 03.05.2012 и длились до октября 2012 года, то есть в период действия патента.

Довод ответчика о том, что на дату 03.05.2012 он не мог иметь намерение использовать на своем предприятии тождественное спорному патенту решение, так как о патенте еще не было известно третьим лицам, не может быть принят во внимание, учитывая, что на основании пункта 1 статьи 1381 ГК РФ приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец. В данном случае с 03.05.2012 (дата подачи заявки на патент) начало действовать исключительное право истца на полезную модель "Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками и кузов грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками", следовательно, с указанной даты компания, как обладатель исключительного права, вправе потребовать прекратить использование своей интеллектуальной собственности.

При этом на право преждепользования (статья 1361 ГК) в отношении использования полезной модели истца в полувагоне 12-2141 ответчик не ссылается, а приведенные выше доказательства самого ответчика указывают на то, что приготовления к производству полувагона 12-2141 начаты не ранее даты приоритета - 03.05.2012.

АО "Алтайвагон" указывает также на неправомерность решения суда в части обязания прекратить использование модели 12-2141, учитывая, что данная модель утилизирована на дату подачи иска.

Между тем, ответчик произвел изготовление конструкторской документации кузова и хребтовой балки, а также одного экземпляра полувагона модели 12-2141 (согласно материалам дела), планировал ввод в гражданский оборот указанного полувагона (подал заявку на сертификацию - т. 18 л.д. 6-39), в связи с чем, как правильно указывает истец, в будущем нельзя исключить ситуации, при которой будет пройдена сертификация и снова начнется производство данного вагона; учитывая, что в полувагоне 12-2141 используется полезная модель истца, его производство должно быть для ответчика запрещено в целях исключения нарушения исключительных прав истца.

Истом также заявлены требования об обязании прекратить использование полезной модели, охраняемой патентом N 118599, без получения разрешения в установленном законом порядке - прекратить изготавливать, применять, предлагать к продаже с использованием сети Интернет или иными способами, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей полувагоны модели 12-2142.

Суд первой инстанции данные требования удовлетворил.

Как указано выше, относительно данной модели ответчик факт ее использования не оспаривал, но указал, что у него возникло право послепользования, поскольку именно в момент между датой прекращения действия патента и датой восстановления действия патента он сделал необходимые приготовления для использования полезной модели, а также приступил к производству полувагонов модели N 12-2142: с 19.06.2014 - приступил к приготовлениям.

В частности, ответчик указывает, что приготовления к использованию полувагона 12-2142, как и любой другой продукции, начинаются на этапе "подготовки производства", то есть этапе изготовления орудий производства - стендов, оснастки и прочих средств технологического оснащения, на которых производится изготовление и сборка, а при разработке полувагона 12-2141 он проводил научные и иные исследования, а не готовил его выпуск на рынок.

Между тем, согласно пункту 30 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Порядок разработки и постановки продукции на производство установлен ГОСТ Р 15.201-2000 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 17.10.2000 N 263-ст, действовал на дату производства полувагонов 12-2141 и 12-2142).

Согласно пункту 4.8 указанного ГОСТа разработка и постановка продукции на производство в общем случае предусматривает: разработку ТЗ на опытно-конструкторскую работу (ОКР); проведение ОКР, включающей разработку технической документации, изготовление опытных образцов, испытания опытных образцов, приемку результатов ОКР; постановку на производство.

Таким образом, проведение опытно-конструкторских работ, в том числе разработка конструкторской и технической документации, относится к приготовлениям к производству, что подтверждается также разъяснениями Министерства промышленности и торговли РФ - органа государственной власти, уполномоченного в сфере стандартизации и занимающегося разработкой ГОСТов (т. 20 л.д. 73-74).

Следовательно, приготовления к использованию полезной модели начинаются со стадии проведения опытно-конструкторских работ, в том числе с разработки конструкторской и технической документации.

Из материалов дела следует, что конструкторская документация кузова и хребтовой балки полувагона 12-2141 была использована ответчиком при подготовке производства полувагона 12-2142, это позволило ответчику сократить срок приготовлений к производству полувагона 12-2142 и избежать испытаний его кузова и хребтовой рамы при сертификации.

Данный факт подтверждается представленными в материалы дела доказательствами: пояснительной запиской главного конструктора АО "Алтайвагон" Ведянкина А.В. от 21.01.2016 (т. 5 л.д. 62-63), Протоколом совещания по вопросам разработки и сертификации новой продукции АО "Алтайвагон" N 9 от 25.04.2014 (пункты 3.1 и 3.2) (т. 22 л.д. 174-175), Приказом общества N 245/а от 30.05.2014 "О переоборудовании вагона мод. 12-2141 (зав. N 6040) в вагон мод. 12-2142" (т. 2 л.д. 57), Техническим заданием от 29.05.2014 на разработку полувагона 12-2142 (т. 2 л.д. 37), актом сдачи-приемки опытно-конструкторских работ от 30.05.2014 (т. 5 л.д. 133).

При этом указанный акт подписан уже на следующий день после выдачи Технического задания, то есть фактически на подготовку конструкторской документации полувагона 12-2142 потребовался всего один день, что было возможно только при использовании готовой конструкторской документации кузова и хребтовой балки полувагона 12-2141.

Тот факт, что в полувагоне 12-2142 использована полезная модель компании, защищаемая патентом N 118599, что полувагоны 12-2141 и 12-2142 идентичны в части кузова и хребтовой балки, не отрицается ответчиком (т. 15 л.д. 3).

Вывод суда первой инстанции о том, что указанная полезная модель компании не относится к устройству всего полувагона, а касается только его кузова и хребтовой балки (полувагоны 12-2141 и 12-2142 идентичны в части кузова и хребтовой балки) подтверждается: экспертным заключением N 1382-14/ИЦ от 28.08.2014, согласно которого несущая конструкция рам и кузовов объекта экспертизы и полувагона-аналога идентичны (под полувагоном-аналогом понимается полувагон модели 12-2141), кузов и рама полувагонов моделей 12-2141 и 12-2142 изготовлены по одному и тому же комплекту чертежей (т. 2 л.д. 79), заключением специалистов НКО "Ассоциация машиностроителей Кузбасса", из которого следует, что конструкции кузовов, рам и, в частности, хребтовых балок, для полувагонов моделей 12-2141 и 12-2142, являются идентичными (т. 6 л.д. 95-96).

Таким образом, учитывая, что полувагон модели 12-2142 фактически представляет собой модернизированный полувагон модели 12-2141 (использована конструкторская документация кузова и хребтовой балки полувагона модели 12-2141) правильным является вывод суда первой инстанции о том, что часть приготовлений к производству полувагонов модели 12-2142 была произведена ранее 04.05.2013, то есть в период действия патента.

При таких обстоятельствах, довод ответчика о том, что началом периода подготовки производства (начало приготовлений) является 19.06.2014 - дата приказа N 268 "О подготовке к серийному изготовлению полувагонов 12-2142" (т. 14 л.д. 73), а окончания - 09.10.2014 (утвержден комплект документов на маршрутный технологический процесс сборки - т. 3 л.д. 124-132) правомерно не принят судом первой инстанции.

При этом суд критически оценил заключение от 05.09.2017 (повторная судебная экспертиза) (т. 27 л.д. 40), в котором эксперты пришли к выводу о том, что приготовления к производству полувагона модели 12-2142 начаты 19.06.2014, в связи с тем, что вопрос о моменте начала приготовлений в выпуску продукции не требует специальных познаний, относится к компетенции суда.

Суд также правомерно критически оценил заключение экспертов от 04.10.2016 проектно-конструкторского бюро открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта", в котором сделан вывод об отсутствии каких-либо приготовлений ответчика к производству грузового полувагона модели 12-2142, не указана сумма расходов на приготовления к производству, учитывая, что согласно материалам дела, часть приготовлений к производству полувагонов модели 12-2142 была произведена ответчиком в период прекращения действия патента (разработка проектной документации, сертификация продукции, монтаж оборудования).

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования компании об обязании ответчика прекратить использование полезной модели, охраняемой патентом N 118599, без получения разрешения в установленном законом порядке, в частности: ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей продукты, в котором использована полезная модель истца, охраняемая патентом N 118599, в том числе обязать ответчика прекратить изготавливать, применять, предлагать к продаже с использованием сети Интернет или иными способами, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей полувагоны моделей 12-2141 и 12-2142, производимые ответчиком.

Кроме того, судом частично удовлетворен иск о взыскании с ответчика суммы убытков.

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Из пункта 5 статьи 393 ГК РФ следует, что размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.

При этом должна быть установлена совокупность обстоятельств: совершение ответчиком противоправных действий, наличие причинной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками, наличие и размер убытков, устанавливаемый с разумной степенью достоверности.

Из вышеизложенных установленных судом обстоятельств следует, что подтверждено совершение ответчиком противоправных действий, наличие причинной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками истца.

Размер убытков определен судом в размере 68 175 000 руб.

Истец с частичным удовлетворением его требований в данной части согласился, ответчик не согласен, ссылаясь на то, что материалами дела не подтвержден факт того, что ставка роялти должна определяться в размере 3-5%, считает, что размер убытков завышен, в суде первой инстанции заявлял, что убытки истца составили менее 5% от стоимости продукции.

Учитывая, что стороны не пришли к соглашению о размере убытков, суд первой инстанции определил размер убытков с разумной степенью достоверности на основании пункта 5 статьи 393 ГК РФ, с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.

Оценив представленные расчеты, доказательства, суд пришел к выводу о том, что с разумной степенью достоверности подлежит взысканию с ответчика сумма убытков в размере 3% от стоимости выпущенной и реализованной ответчиком продукции, в которой использована полезная модель истца, охраняемая патентом N 118599.

При этом суд учел, что при новом рассмотрении дела истец утверждал, что стандартная ставка роялти составляет от 3% до 5% от стоимости произведенной и реализованной продукции с использованием полезной модели, ссылаясь на книгу Азгальдова Г.Г. и Карповой Н.Н. "Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов", на странице 300 которой дана рекомендация о том, что стандартные (примерные) ставки роялти, используемые специализированными крупными внешнеторговыми организациями на основе анализа мировой практики заключения лицензионных сделок для оборудования железных дорог, составляют 3-5% (т.29 л.д. 4, 14, 92).

Суд учел также доводы ответчика, сославшегося на то, что истцом не представлено ни одного лицензионного соглашения, по которому бы истец предоставлял каким-либо лицам право использовать технические решения, охраняемые патентом N 118599, по ставке 5%, оценил представленные договоры ответчика с иными хозяйствующими субъектами, в которых применялись ставки лицензионного сбора менее 5% от стоимости продукции (т.29 л.д. 125-147 - копии договоров), учел, что ответчик приступил к активным действиям, направленным на проектирование и производство полувагона модели 12-2142 после 04.05.2013, при этом сумма понесенных ответчиком после 04.05.2013 затрат на приготовления к производству составила более 32 млн. руб. (т. 17 л.д. 116 - заключение экспертов N 270100010 от 25.03.2016).

В основу расчета суд положил сведения, изложенные в письме коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью "Металл-Эксперт" Володарского В.И. от 17.06.2015 относительно отпускных цен на полувагоны модели 12-2142, изготовленных и реализованных ответчиком за период с октября 2014 года по март 2015 года (т. 1 л.д. 55), а также в письме от 25.06.2015 общества с ограниченной ответственностью "Металл-Эксперт" (т. 1 л.д. 57), рассчитав сумму убытков следующим образом.

Ответчиком произведена и реализована 1 тыс. полувагонов модели 12-2142 стоимостью от 2,25 млн. руб. до 2,3 млн. руб. за 1 шт. (т.1 л.д. 4 -расчет истца по количеству реализованных вагонов). Общая выручка от продажи указанных вагонов составила 2,2725 млрд. руб. Размер убытков, исходя из ставки 3% от стоимости готовой продукции, составил 68 175 000 руб. (2272500000 руб.*3%=68175000 руб.), которая взыскана с ответчика в пользу истца, в остальной части во взыскании убытков отказано.

При этом суд первой инстанции учел, что при рассмотрении дел о нарушении исключительных прав размер убытков судами чаще всего определяется исходя из ставки роялти - лицензионных отчислений, которые мог бы получить владелец патента за его использование. С учетом обстоятельств настоящего дела суд рассчитал размер убытков по нижней границе стандартной ставки роялти.

Ответчик, не соглашаясь с размером взысканной суммы, в то же время свой расчет в апелляционной жалобе не приводит.

При таких обстоятельствах оснований для иных выводов в данной части у апелляционного суда не имеется.

С учетом изложенного, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по доводам апелляционной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины на подачу апелляционной жалобы, учитывая результат ее рассмотрения, относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 28.08.2018 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-20610/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу акционерного общества Алтайского вагоностроения - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

Председательствующий

С. В. Кривошеина

Судьи

И. И. Бородулина О. А. Скачкова