Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25 января 2019 г. N 03АП-6689/18

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 8 апреля 2019 г. N С01-219/2019 по делу N А33-4702/2018 настоящее постановление отменено

г. Красноярск

25 января 2019 г.

Дело N А33-4702/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 января 2019 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Петровской О.В.,

судей: Бабенко А.Н., Шелега Д.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Каверзиной Т.П.,

при участии:

от истца - индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича - Пехлича Р.С., представителя по доверенности от 11.01.2019,

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Командор"- Черкасовой Н.В., представителя по доверенности от 09.02.2018,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, общества с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Командор"

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от 09 октября 2018 года по делу N А33-4702/2018, принятое судьёй Курбатовой Е.В.,

установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (ИНН 027810700736, ОГРНИП 311028012400084, далее - ИП Ибатуллин А.В., истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Командор" (ИНН 2465008567, ОГРН 1022402479505, далее - ООО "ТС Командор", ответчик), просил признать незаконным использование ответчиком коммерческого обозначения "Командор" при осуществлении своей деятельности, в том числе в фирменном наименовании, взыскать 600 000 рублей компенсации за неправомерное использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 567820 (л.д. 33 т.1).

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 10 мая 2018 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью "Командор-Холдинг", общество с ограниченной ответственностью "Стройпрестиж".

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 09 октября 2018 года иск удовлетворен частично, использование ООО "ТС Командор" коммерческого обозначения "Командор" в фирменном наименовании признано незаконным, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, указал, что решение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным по следующим основаниям:

- суд первой инстанции должен был признать неправомерным использование не коммерческого обозначения "Командор" в фирменном наименовании, а обозначения "Командор" в фирменном наименовании;

- решением создана правовая неопределенность правомерности использования ответчиком фирменного наименования в случае, если лицензионный и сублицензионный договоры пройдут государственную регистрацию,

-суд неправомерно сравнил товарный знак, принадлежащий истцу, с товарным знаком N 309427, принадлежащим ООО "Стройпрестиж", тогда как должен был сравнить используемое ответчиком обозначение с товарным знаком истца;

- судом не учтено, что заключение договора на использование товарного знака не предоставляет возможность использовать обозначение в фирменном наименовании, особенно с учетом объема правовой охраны товарного знака ООО "Стройпрестиж";

- неоднозначная позиция суда первой инстанции влечет правовую неопределенность относительно правомерности дальнейшего использования товарного знака в случае регистрации лицензионного и сублицензионного договоров;

-ответчик использует для индивидуализации принадлежащих ему магазинов либо словесный элемент "КОМАНДОР" (в частности, в доменном имени, описании и рекламе торговой сети "Командор"), а также комбинированное обозначение, тогда как товарный знак N 309427, принадлежащий ООО "Стройпрестиж", представляет собой обозначение, существенно отличающееся от используемого ответчиком обозначения, которое, в частности, не содержит наименование города Красноярск и существенно отличается визуально от этого товарного знака;

-товарный знак и используемое ответчиком комбинированное обозначение существенно отличаются, тогда как по существу комбинированное обозначение, используемое ответчиком, представляет собой товарный знак истца, выполненный с небольшим изменением шрифта, изменением цвета и добавлением изобразительного элемента, с учетом того, что товарный знак истца зарегистрирован без указания какого-либо цвета, то истец вправе использовать этот товарный знак в любом цвете.

-схожесть написания используемого ответчиком обозначения с написанием товарного знака третьего лица не доказывает несходство этого обозначения с товарным знаком истца.

-размер выручки, полученной ответчиком с использованием обозначения "КОМАНДОР" за три года до подачи иска в суд, составил 30 млрд.рублей, ответчик не оспаривал данное обстоятельство, то суд первой инстанции должен был указать данное обстоятельство признанным ответчиком.

-ответчик незаконно использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, для индивидуализации своих магазинов.

-поскольку предоставление права на использование товарного знака Обществом "Командор-Холдинг" ответчику не прошло государственную регистрацию, то предоставление права использования по сублицензионному договору считается несостоявшимся.

-суд неправомерно признал заявление о фальсификации проверенным, поскольку по результатам проверки заявления суд обязан указать свои выводы относительно правомерности доводов заявления о фальсификации.

10.01.2019 от истца поступили дополнительные пояснения к апелляционной жалобе, согласно которым:

-товарные знаки по свидетельствам N 567820 и N 309427 являются сходными до степени смешения,

-доход ответчика, полученный им за 2015, 2016, 2017 годы, составил 40 117 259 тыс.руб. и получен ответчиком с незаконным использованием обозначения "КОМАНДОР" для индивидуализации магазинов и в фирменном наименовании ответчика, а следовательно, истец имеет право взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака истца в сумме 80 234 518 тыс.руб., поскольку суд не вправе выйти за пределы заявленных требований, истец просит взыскать с ответчика 600 000 рублей.

-возражений против расчета размера дохода, полученного ответчиком с использованием обозначения "КОМАНДОР", ответчиком заявлено не было, в связи с чем, суд первой инстанции при рассмотрении дела обязан был либо удовлетворить заявленное истцом ходатайство об истребовании доказательств.

От ответчика поступил отзыв, согласно которому использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака. При регистрации товарного знака N 309427, принадлежащего ООО "Стройперстиж" товарный знак проходил экспертизу, сходства до степени смешения с иными товарными знаками установлено не было. Для Роспатента спорные товарные знаки не являются сходными до степени смешения. Регистрация истцом товарного знака со словом "Командор" не является основанием считать, что истец обладает исключительными правами на использование данного слова. Истец не является автором слова "Командор", не имеет на него эксклюзивных прав. Доказательства использования истцом товарного знака в коммерческой деятельности отсутствуют, что является также ключевым моментом при установлении факта нарушенного права истца и его права на компенсацию.

Не согласившись с данным судебным актом в части удовлетворения иска, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, указал, что решение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным по следующим основаниям:

-использование словесного обозначения "Командор" сопровождается его написанием в схожем (в составе) с товарным знаком ООО "Стройпрестиж", использование словесного обозначения зарегистрированного товарного знака третьего лица не нарушает прав и законных интересов истца и в отсутствие государственной регистрации договора.

-коммерческое обозначение отличается от товарного знака истца по графической манере, выполненной оригинальным шрифтом, выраженной в отсутствии части нижнего элемента буквы "А" в наименовании "Командор".

-в составе товарного знака N 309427, используемом ответчиком, имеется оригинальный охраняемый изобразительный элемент, который является одним из основных отличительных признаков товарного знака N 309427,

-ООО "Стройпрестиж" обладает правами на товарный знак, в котором имеется слово "Командор", ответчик использует именно товарный знак ООО "Стройпрестиж" в своей деятельности, соответственно, использование слова "Командор" в фирменном наименовании юридического лица ответчика основано на использовании товарного знака ООО "Стройпрестиж" N 309427, а не товарного знака истца.

-не установлено, на основании каких норм права судом сделан вывод о том, что нарушаются именно права истца, а не ООО "Стройпрестиж" как правообладателя товарного знака N 309427 "Командор Красноярск".

-ООО "ТС Командор" использовало товарный знак "Командор Красноярск" и слово "Командор" в фирменном наименовании законно с учетом наличия договорных отношений у сторон.

-истец фактически сам не использует в своей коммерческой деятельности товарный знак "Командор", тогда как группа компаний "Командор" существует на рынке более 19 лет.

- истец фактически злоупотребляет своим правом, не использует товарный знак по назначению в своей деятельности, а использует его фактически только с целью получения компенсации с иных лиц, якобы нарушающих его права.

-судом не проведена оценка фирменного наименования юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Командор" с точки зрения использования словосочетаний в фирменном наименовании юридического лица.

-у ответчика в фирменном наименовании юридического лица используется словосочетание "Торговая сеть", что является отличительной чертой.

-термин "Командор" является общепринятым термином.

-регистрация такого товарного знака не дает правообладателям эксклюзивное право на слово "Командор".

-на территории Российской Федерации, в том числе в г. Красноярске, зарегистрированы юридические лица, использующие в своем фирменном наименовании слово "Командор".

От истца поступил отзыв, согласно которому злоупотребления правом со стороны истца нет, добросовестность презюмируется. Активное ведение предпринимательской деятельности с использованием спорного знака не является обязательным условием для обращения в суд с иском о нарушении прав истца. Доводы ответчика документально не подтверждены и по существу сводятся к несогласию с принятым судебным актом в части удовлетворения иска.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 15 ноября 2018 года апелляционные жалобы приняты к производству, рассмотрение жалобы назначено на 11.12.2018. В соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание откладывалось до 17.01.2019.

Материалами дела подтверждается надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела судом первой инстанции.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы размещена на официальном сайте Третьего арбитражного апелляционного суда: http://3aas.arbitr.ru/, а также в общедоступном информационном сервисе "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru) в сети "Интернет").

При изложенных обстоятельствах, в силу статей 121-123, части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции признает лиц, участвующих в деле надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы и рассматривает жалобу в отсутствие представителей третьих лиц.

От третьих лиц отзывы на апелляционные жалобы в материалы дела не поступали.

Представитель истца заявил ходатайство об истребовании доказательств, подтверждающих размеры выручки и количество проданных товаров ответчиком.

Представитель ответчика возразил против удовлетворения заявленного ходатайства.

В удовлетворении ходатайства истца об истребовании доказательств на основании статей 66, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказано, учитывая предмет доказывания по настоящему спору и имеющиеся в деле доказательства, отсутствие доказательств невозможности самостоятельного получения таких доказательств. Кроме того, истцом не представлено доказательств того, что доход ответчика от реализации товаров связан исключительно с использованием товарного знака истца.

Представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копии решения Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2018 по делу N СИП-334/2018.

Представитель ответчика возразил против удовлетворения заявленного ходатайства истца о приобщении к материалам дела дополнительного документа, приложенного к дополнениям к апелляционной жалобе истца.

В соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных документов отказано, поскольку данный документ отсутствовал на момент вынесения решения суда первой инстанции. При этом законность оспариваемого решения оценивается апелляционным судом на момент его принятия.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Согласно исковому заявлению истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак N 567820 "Командор", зарегистрированный 28.04.2003 с приоритетом от 05.11.2001 в отношении 41, 42 класса МКТУ: организация досуга; организация развлечений; организация лотерей; организация конкурсов, выставок, симпозиумов; реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины; кафе; рестораны; программирование; создание новых видов товаров; использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности; юридические услуги.

Согласно свидетельству на товарный знак товарный знак N 567820 (приложение к исковому заявлению в электронном виде) приобретен истцом у Салихова А.Р. по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированному 08.12.2016 (дата публикации извещения 25.12.2016).

Товарный знак N 567820 используется истцом при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиата - Кондаковой Н.Я. (дата регистрации договора 15.12.2017) для индивидуализации магазина "Командор", находящегося по адресу: с. Иглино, ул. Заводская, д.4. Ответчик использует обозначение "Командор" в качестве названия 73 магазинов, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

По мнению истца, используемое обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, его использование в фирменном наименовании является незаконным.

Истцом ответчику 29.12.2017 направлено досудебное предложение об урегулировании спора. В ответе на предложение ответчик указал, что товарный знак им используется на законных основаниях.

Истец, полагая, что ответчиком незаконно использовано обозначение "Командор", вводящее в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу и сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, является фирменное наименование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно пункту 64 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Пунктом 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Для возникновения и существования исключительного права на коммерческое обозначение необходимо выполнение двух условий - достаточная различительная способность и известность коммерческого обозначения в пределах определенной территории.

Из материалов дела следует, что товарный знак с наименованием "Командор" N 567820 зарегистрирован 28.04.2003, приоритет от 05.11.2001. Изобразительная часть товарного знака представляет собой словесный элемент, выполненный заглавными буквами русского алфавита, в графической манере на основе стандартного шрифта Times New Roman, представляющей постепенное дугообразное увеличение размера изображения товарного знака по краям от начала слова к середине и постепенное уменьшение размера изображения от середины слова к окончанию.

Право пользования товарным знаком N 567820 передано истцом лицензиату - Кондаковой Н.Я. (дата регистрации договора 15.12.2017) для индивидуализации магазина "Командор", находящегося по адресу: Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Заводская, д.4. Согласно указанному договору неисключительная лицензия предоставляется для индивидуализации всех услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, любым непротиворечащим закону способом, в том числе при продаже товаров, на документации, а также в объявлениях, на вывесках, рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Ответчик - ООО "Торговая сеть Командор" пояснило, что в силу сублицензионного договора использует для обозначения товарный знак N 309427 "Командор Красноярск" (с одним не охраняемым элементом - "Красноярск"), правообладателем которого в спорный период являлось ООО "Стройпрестиж" на основании свидетельства N 309427, зарегистрирован 27.06.2006, приоритет 31.12.2004.

Свидетельство на товарный знак N 309427 "Командор Красноярск", используемый ООО "ТС Командор" содержит описание цветовой гаммы (бирюзовый, черный, белый цвет). Также обозначение определяется по графической манере, выполненной оригинальным шрифтом, в том числе выраженной в отсутствии части нижнего элемента буквы "А" в наименовании "Командор". Кроме того, в составе товарного знака N309427, используемом ответчиком, имеется оригинальный охраняемый изобразительный элемент, а также наименование города Красноярск.

Как установлено арбитражным судом апелляционной инстанции, на момент принятия обжалуемого решения правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309427 не была прекращена.

Товарный знак N 309427 зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг: 28 - игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры настольные; игры; кегли; кегли [игра]; круги для рулетки вращающиеся; пистолеты пневматические [игрушки]; ракетки; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; столы для настольного футбола; тренажеры спортивные; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]; устройства и оборудование для боулинга; фишки для игр; шары бильярдные; шары для игр; шахматы; шашки; 29 - арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; грибы консервированные; желток яичный; миндаль толченный; орехи обработанные; травы пряно-вкусовые консервированные; яйца улитки; яйца; 35 - продажа аукционная; продвижение вышеуказанных товаров 28 и 29 классов [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка вышеуказанных товаров 28 и 29 классов и услуги предприятиям]; управление гостиничными делами; 37 - информация по вопросам ремонта; мытье автомобилей; мытью окон; мытье транспортных средств; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; 39 - информация по вопросам хранения товаров на складах; переноска грузов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; снабжение питьевой водой; услуги автостоянок; хранение товаров на складах; 43 - гостиницы; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и посуды; услуги кемпингов.

Оценивая представленные в материалы дела лицензионный и сублицензионный договоры, соответственно, между ООО "Стройпрестиж" и ООО "Командор-Холдинг" N КХ-СПр/Ком-1-16 от 01.01.2016 ООО "Командор-Холдинг" и ООО "ТС Командор" N КХ-Э/Ком-2-16 от 01.01.2016, на основании статей 1232, 1238, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации судом первой инстанции правомерно указано на то, что такие договоры подлежат государственной регистрации, в отсутствие такой регистрации переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считаются несостоявшимися.

С учетом вывода суда о том, что переход исключительного права по указанным выше договорам не состоялся, апелляционный суд полагает в целях рассмотрения настоящего дела отсутствуют основания для проверки указанных выше договоров на давность их изготовления. Довод истца о возможности государственной регистрации лицензионного и сублицензионного договоров является предположительным и для результата настоящего дела не имеет правового значения.

Однако, не опровергнуто утверждение ответчика о фактическом использовании ответчиком товарного знака N 309427, учитывая схожесть написания, отличительный изобразительный элемент, цветовую гамму.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Согласно постановлениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, от 18.06.2013 N 2050/13 для признания средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимых ими товаров и услуг сходными до степени смешения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения средств индивидуализации в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктам 1, 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица; фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности; фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, и считается зарегистрированным с момента регистрации самого юридического лица.

В соответствии с положениями статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет"; не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица; юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденными Приказом Минэкономразвития России N 482 от 20.07.2015 и Методическими рекомендациями N 197 "обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия".

Угроза смешения коммерческих обозначений (фирменных наименований) имеет место, если одно коммерческое обозначение воспринимается за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же коммерческом обозначении, но полагает, что оба коммерческих обозначения принадлежит одному и тому же предприятию; при этом для признания сходства коммерческих обозначений достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителей.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133/11, для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений, при этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда о том, что словесный элемент "Командор" в коммерческом обозначении как истца, так и в фирменном наименовании ответчика, является доминирующим (ключевым), главным, "сильным", позволяющим в рассматриваемом случае опознать истца и ответчика. С учетом изложенного, часть товарного знака, принадлежащего истцу, и обозначения, используемого ответчиком в фирменном наименовании, совпадают (в каждом присутствует слово "Командор"), то есть имеет место тождество звучания части обозначений.

Таким образом, обоснован вывод суда первой инстанции о том, что с точки зрения потребителей на основании восприятия ими сравниваемых обозначений, наименование "Командор", используемое ответчиком, является сходным с товарным знаком истца, зарегистрированным ранее, в связи с чем использование ответчиком словесного обозначения "Командор" в фирменном наименовании без соответствующего разрешения правообладателя правомерно признанно незаконным.

При этом, нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не является определяющим фактором невозможности их смешения потребителями в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они осуществляют аналогичный (однородный) вид деятельности, и правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, в связи с чем правообладатель вправе запрещать иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение сходное до степени смешения (тождественному) с его товарным знаком.

Довод о том, что судом первой инстанции не указано, на основании каких норм права или обстоятельств дела им сделан вывод о том, что нарушено именно право истца, а не ООО "Стройпрестиж" как правообладателя товарного знака N 309427 подлежит отклонению, так как ООО "Стройпрестиж" исковые требования в рамках рассмотрения настоящего спора не заявляло, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о нарушении прав данного лица.

Довод о существовании группы компаний "КОМАНДОР" на протяжении 19 лет подлежит отклонению как не влияющий на законность обжалуемого судебного акта.

Довод ответчика о том, что истец не использует товарный знак, подлежит отклонению, поскольку товарный знак N 567820 используется его лицензиатом для индивидуализации магазина "Командор".

Довод о том, что лицензионный договор на использование товарного знака N 567820 зарегистрирован незадолго до предъявления иска, не свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны истца.

Довод о том, что лицензионный договор был заключен исключительно для взыскания компенсации с ответчика, подлежит отклонению как документально неподтвержденный, тогда как в силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Суд апелляционной инстанции не усмотрел правовых оснований для квалификации действий истца, связанных с подачей настоящего иска, злоупотреблением правом, поскольку действия по защите исключительных прав соответствуют действующему законодательству.

Для признания действий истца злоупотреблением правом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей), злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Из установленных по делу фактических обстоятельств не следуют основания для применения данной нормы.

Согласно пункту 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 названного Кодекса.

Учитывая изложенное, действия истца по обращению в суд с исковым заявлением являются способом восстановления нарушенного права, и не могут быть расценены как злоупотребление правом.

Довод ответчика о наличии в его фирменном наименовании словосочетания "Торговая сеть" не свидетельствует о неправомерности вывода суда первой инстанции о сходстве до степени смешения товарного знака истца в части словесного обозначения "Командор" с фирменным наименованием ответчика, поскольку в данном случае сравнению подлежит ключевая, главная часть фирменного наименования ответчика с товарным знаком истца - "Командор", без учета наличия в полном фирменном наименовании ответчика слов "Торговая сеть" и букв "ТС" в кратком фирменном наименовании ответчика.

Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. Для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц.

Довод о том, что слово "Командор" является общепринятым, также отклоняется, так как юридическое значение в данном случае имеет факт использования данного обозначения в совокупности с характером деятельности истца и ответчика в отношении однородных товаров или услуг.

На основании вышеизложенного, судом первой инстанции обоснованно удовлетворено требование о признании незаконным использования ответчиком коммерческого обозначения "Командор" в фирменном наименовании.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 600 000 рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 567820.

В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен запрет на использование товарного знака без разрешения правообладателя.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Лицо, нарушившее правила пункта 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом арбитражного суда первой инстанции о том, что ответчик фактически, в отсутствие зарегистрированного лицензионного договора (сублицензионного договора) использует в своей деятельности товарный знак N 309427 "Командор Красноярск" (с одним не охраняемым элементом - "Красноярск", зарегистрирован 27.06.2006, приоритет 31.12.2004).

Данное обстоятельство подтверждается как пояснениями ответчика, так и визуальным сходством используемого ответчиком обозначения с данным товарным знаком.

При этом, не умаляя фонетического сходства товарного знака истца и обозначения в фирменном наименовании ответчика, следует отметить низкое сходство по визуальному критерию между товарным знаком истца и используемого обозначения в деятельности ответчика за счет за счет наличия в обозначении ответчика изобразительного элемента и выполнения словесного элемента "Командор" в бирюзовом цвете и оригинальным шрифтом.

Используемое ответчиком коммерческое обозначение отличается от товарного знака истца по графической манере, выполненной оригинальным шрифтом, в том числе выраженной в отсутствии части нижнего элемента буквы "А" в наименовании "Командор". Кроме того, в составе товарного знака N 309427, фактически используемом ответчиком, имеется оригинальный изобразительный элемент, который является одним из основных отличительных признаков товарного знака N 309427, в виде логотипа, отдаленно напоминающего стилизованный развевающийся флаг бирюзового цвета на белом фоне с двумя полосами белого цвета, который обрамлен в рамку бирюзового цвета в форме овала.

Таким образом, принадлежащее истцу и используемое ответчиком коммерческое обозначение, имеют один сходный фонетически словесный элемент - слово "Командор" и различаются по иным элементам изображений.

В этой связи визуального сходства до степени смешения не установлено.

Истцом также не обоснован размер взыскиваемой компенсации.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 43.4 постановления N 5/29, правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в полномочия суда, с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров (либо права использования) и (или) тех количественных показателей, из которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

Согласно представленному в материалы дела лицензионному договору б/д б/н, заключенному между ИП Ибатуллиным А.В. и ИП Кондаковой Н.Я. использование товарного знака предоставлено лицензиату на безвозмездной основе. Факт размещения ответчиком товарного знака на реализуемых ответчиком товарах истцом также не доказан. При этом согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Поскольку истцом не представлены доказательства незаконного использования его товарного знака с целью взыскания компенсации, судом первой инстанции обоснованно отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным, основания для отмены отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционных жалоб относятся на заявителей жалоб.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 09 октября 2018 года по делу N А33-4702/2018 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

О.В. Петровская

Судьи

А.Н. Бабенко Д.И. Шелег