Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2019 г. N 20АП-9101/18

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2019 г. N С01-254/2019 по делу N А68-8044/2018 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Тула

11 февраля 2019 г.

Дело N А68-8044/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 05.02.2019.

Постановление в полном объеме изготовлено 11.02.2019.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Сентюриной И.Г., судей Афанасьевой Е.И. и Тучковой О.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем Юрьевым Е.Ю., при участии в судебном заседании: от индивидуального предпринимателя Хваленского Д.С. - Левин А.В. (доверенность от 22.09.2018), от общества с ограниченной ответственностью "ПластМет" - Соловьев Д.Д. (доверенность от 09.01.2019) и Федотов К.В. (доверенность от 21.09.2018), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Хваленского Дмитрия Сергеевича на решение Арбитражного суда Тульской области от 22.11.2018 по делу N А68-8044/2018 (судья Косоухова С.В.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ПластМет" (ОГРН 1027100594465, ИНН 7104035530) к индивидуальному предпринимателю Хваленскому Дмитрию Сергеевичу (ОГРНИП 310715413100151, ИНН 710305969405) об обязании ответчика прекратить использование полезной модели "Электрический самовар", охраняемой патентом РФ N 150962, обязании ответчика опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) настоящее решение суда, о взыскании компенсации в сумме 500 000 руб., судебных расходов по уплате государственной пошлины, судебных расходов по восстановлению нарушенного права в сумме 58 896 руб.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПластМет" (далее - ООО "ПластМет", истец) обратилось в Арбитражный суд Тульской области к индивидуальному предпринимателю Хваленскому Дмитрию Сергеевичу (далее - ИП Хваленский Д.С., ответчик) с исковым заявлением об обязании ответчика прекратить использование полезной модели "Электрический самовар", охраняемой патентом РФ N 150962, в том числе: изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей товаров, содержащих в себе признаки формулы названной полезной модели, обязании ответчика опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) настоящее решение суда, о взыскании компенсации в сумме 500 000 руб., судебных расходов по уплате государственной пошлины, судебных расходов по восстановлению нарушенного права в сумме 58 896 руб.

Решением от 28.04.2018 суд области исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ПластМет" удовлетворил частично: взыскал с индивидуального предпринимателя Хваленского Дмитрия Сергеевича (ОГРНИП 310715413100151, ИНН 710305969405) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПластМет" (ОГРН 1027100594465, ИНН 7104035530) компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 150962 в размере 150 000 руб., расходы по оплате услуг по подготовке заключения в размере 12 000 руб., расходы по оплате услуг нотариуса в размере 2 040 руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере 5 700 руб., почтовые расходы в размере 91 руб. 80 коп., стоимость вещественных доказательств в размере 3 537 руб.; обязал индивидуального предпринимателя Хваленского Дмитрия Сергеевича (ОГРНИП 310715413100151, ИНН 710305969405) в течении 30 дней с даты вступления в законную силу судебного акта опубликовать решение о неправомерном использовании полезной модели по патенту Российской Федерации N 150962 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в удовлетворении остальной части требований отказал.

Не согласившись с решением суда, индивидуальным предпринимателем Хваленским Дмитрием Сергеевичем подана в Двадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционная жалоба о его отмене в части удовлетворенных требований. По мнению заявителя апелляционной жалобы, выводы суда первой инстанции сделаны при неправильном применении норм материального и процессуального права, без установления всех фактических обстоятельств дела, оценки всех доводов сторон и всех доказательств. Указал, что изделие являлось выставочным образцом и не предназначалось для продажи, его производитель не известен. Указанный самовар был продан по ошибке и исключительно по настоятельной просьбе представителя истца. Полагает, что размер компенсации явно несоразмерен и не соответствует продолжительности и характеру нарушения. Считает, что ООО "ПластМет" не доказано причинение ему какого-либо ущерба (вреда) в результате незаконного использования ответчиком полезной модели истца. Ответчик также указал, что не согласен с выводами экспертов, считает, что экспертиза проведена с нарушениями и в его отсутствии. Кроме того, по мнению ответчика, изделие "Самовар электрический" могло быть подменено в процессе исследования на другое, похожее внешне, или в его конструкцию могли быть намеренно внесены изменения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней доводам.

Истцом в адрес суда был направлен отзыв на апелляционную жалобу. В судебном заседании представители истца возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, ссылаясь на доводы, изложенные в своем отзыве.

В соответствии с пунктом 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" при применении части 5 статьи 268 АПК РФ необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

На вопрос суда, содержит ли апелляционная жалоба доводы по пересмотру судебного акта в части отказа суда области в удовлетворении остальной части требований истца, ответчик ответил, что не содержит. Истец не просил пересмотреть судебный акт в части отказа ему в удовлетворении требований. Таким образом, возражений относительно проверки судебного акта только в оспариваемой части не заявлено.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд считает, что решение суда первой инстанции в обжалуемой части надлежит оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, и было установлено судом первой инстанции, 07.03.2018 истцом осуществлена покупка электрического самовара, имеющего согласно чеку наименование "Пионы 3л банка кнопка" в торговой точке по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1, ТЦ "Кожевники", принадлежащей ИП Хваленскому Д.С.

Покупка указанного товара подтверждена актом о фиксации факта приобретения товара, видеосъемкой, чеком, выданным ответчиком, в котором содержатся сведения о наименовании продавца, ИНН и ОГРН продавца, совпадающие с данными, указанными в выписке из ЕГРИП в отношении ответчика, уплаченная за товар денежная сумма, дата заключения договора розничной купли-продажи, а также иные сведения.

Приобретенный электрический самовар направлен истцом для проведения его сравнительного анализа с полезной моделью N 150962 в ООО "Патентное бюро Василенко и партнеров".

Согласно заключению экспертов патентных поверенных Василенко Д.В. и Пыльной Л.С. в устройстве "Самовар электрический", приобретенном у ИП Хваленского Д.С., использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 150962 формулы полезной модели.

Истец ссылаясь на то, что не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав и товар, реализованный ответчиком, не производился и не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца, направил в адрес ответчика претензии с требованием прекратить нарушение исключительных прав, изъять из оборота контрафактные товары и выплатить компенсацию за допущенное нарушение.

Поскольку указанные претензионные требования оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя частично заявленные требования суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно статье 1354 ГК РФ патент на полезную модель удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право на полезную модель; охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

В силу пунктов 1 и 3 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу подпункта 1 пункта 2 названной статьи изготовление и продажа продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, являются использованием этого изобретения или полезной модели.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи.

На основании пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в том числе предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Исходя из предмета и оснований иска, истец должен доказать факт принадлежности ему исключительного права на полезную модель и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик - представить доказательства того, что его действия не нарушили исключительное право истца на полезную модель.

В ходе судебного разбирательства установлен факт наличия у ООО "ПластМет" исключительного права на полезную модель "Электрический самовар" по патенту РФ N 150962, что лицами, участвующими в деле, не оспаривалось в суде первой и апелляционной инстанции.

Истцом по настоящему делу 07.03.2018 осуществлена покупка электрического самовара (наименование "Пионы 3л банка кнопка") в торговой точке по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1, ТЦ "Кожевники", принадлежащей ИП Хваленскому Д.С. Покупка указанного товара подтверждена актом о фиксации факта приобретения товара, видеосъемкой, чеком, выданным ответчиком, в котором содержатся сведения о наименовании продавца, ИНН и ОГРН продавца, совпадающие с данными, указанными в выписке из ЕГРИП в отношении ответчика, уплаченная за товар денежная сумма, дата заключения договора розничной купли-продажи, а также иные сведения.

В качестве доказательств, подтверждающих действие ответчика по предложению в продаже и введению в гражданский оборот электрических самоваров, в которых использованы все признаки полезной модели по патенту N 150962, истцом представлены также протокол осмотра сайта www.tulasamovar.ru, при осмотре которого установлено наличие имеющейся рекламы по предложению в продаже электрических самоваров, в которых по визуальному восприятию использованы все признаки полезной модели по патенту N 150962.

Приобретенный электрический самовар направлен истцом для проведения его сравнительного анализа с полезной моделью N 150962 в ООО "Патентное бюро Василенко и партнеров".

Согласно заключению экспертов патентных поверенных Василенко Д.В. и Пыльной Л.С. от 27.04.201г. в устройстве "Самовар электрический", приобретенном у ИП Хваленского Д.С., использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 150962 формулы полезной модели.

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд области обоснованно пришел к выводу о том, что факт использования ответчиком исключительных прав истца установлен.

Довод ответчика о невозможности признания заключения экспертов ООО "Патентное бюро Василенко и партнеров" допустимым доказательством в связи с нарушениями статей 24 и 41 Федерального закона от 31.05.2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (проведение истцом экспертизы в его отсутствии) был предметом рассмотрения в суде области и правомерно отклонен.

В соответствии со статьей 24 указанного закона при производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении могут присутствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством Российской Федерации.

Из анализа указанных норм следует, что статья 24 Федерального закона N 73-ФЗ не распространяет действие на внесудебные экспертизы. В соответствии с п.13 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 г. N 23 заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не может признаваться экспертным заключением по рассматриваемому делу, т.к. не является судебной экспертизой. Такое заключение признается судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 АПК РФ.

В отсутствие иных отчетов или заключения судебной экспертизы данное заключение принято судом в качестве допустимого доказательства по делу.

Ответчиком в нарушении статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие довод предпринимателя о том, что изделие "Самовар электрический" в процессе исследования было подменено на другое, похожее внешне, или доказательства внесения в его конструкцию изменений, в связи с чем данный довод не принимается судебной коллегией, поскольку является голословным.

Суд области правильно не принял во внимание представленные ответчиком в судебном заседании договор комиссии, заключенный между ИП Хваленским Д.С. и ИП Хваленской Л.Л., накладные, подтверждающие передачу товара ответчику на реализацию, договоры на выполнение работ: покрытие и установка, заключенные между ООО "ПластМет" и ИП Хваленской Л.Л. с актами выполненных работ, в качестве доказательства законного введения в оборот приобретенного истцом самовара, поскольку указанные документы не имеют отношения к спорному товару. Указанное обстоятельство подтвердил апеллянт в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

В судебном заседании арбитражного суда, в отзывах на исковое заявление, а также в апелляционной жалобе, ответчик ссылается на то, что приобретенный истцом самовар являлся опытным образцом, изготовленным ответчиком из бывшего в употреблении (приобретенного на вторичном рынке) обычного электрического самовара.

Довод ответчика об ошибочной продаже продавцом электрического самовара, являвшегося опытным образцом и не подлежащего продаже, судом не принимается, поскольку из представленной в материалы дела видеозаписи следует, что спорный самовар был предложен к продаже в числе остальных товаров, изделие находилось в магазине на витрине.

Заключением ООО "Патентное бюро Василенко и партнеров" опровергается довод ответчика о ненарушении права истца на его полезную модель, поскольку ответчик якобы внес изменения в самовар: а именно изменил способ крепления (термоклей, вместо подпружиненной металлической платины) и температуру срабатывания термостата (75 градусов Цельсия), которые являются существенными признаками формулы патента.

Доказательств того, что в спорном товаре температура срабатывания термостата составляла 75 градусов Цельсия и был изменен способ крепления, ответчиком не представлено. Указанные доводы также являются голословными.

Из заключения ООО "Патентное бюро Василенко и партнеров" следует, что признаками объекта исследования "Самовар электрический" являются, в том числе, порог срабатывания использованной модели составляет 80-90 градусов Цельсия; термостат поджат к стенке корпуса с помощью подпружиненной металлической платины, что соответствует признакам полезной модели, приведенным в независимом пункте содержащейся в патенте N 150962 формулы полезной модели.

С учетом вышеизложенного, суд области пришел к правильному выводу о том, что требование истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель подлежит удовлетворению, поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают факт тождественности проданного предпринимателем самовара и самоваров, в отношении которых зарегистрирована спорная полезная модель, правообладателем которой является истец.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного, в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 г. N 8953/12 указано, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 16449/12).

Возражая против требований истца, ответчиком указано на несоразмерность истребуемой истцом компенсации в сумме 500 000 рублей продолжительности и характеру нарушения.

Суд области, исходя из характера допущенного нарушения, срока незаконного использования, степени вины нарушителя, а также принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, пришел к выводу о снижения размера компенсации за нарушение исключительных прав истца до 150 000 рублей.

Ни истец, ни ответчик не заявили возражений против данной суммы определенной судом.

Согласно статье 1407 ГК РФ патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

С учетом изложенного требование истца об обязании индивидуального предпринимателя Хваленского Д.С. опубликовать решение о неправомерном использовании полезной модели по патенту Российской Федерации N 150962 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворены судом в порядке п. 1 ст. 1252 и ст. 1407 ГК РФ.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, опровергающих выводы суда области, и позволяющих сделать вывод о незаконности судебного акта, в апелляционной инстанции не заявлено.

Учитывая изложенное, судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно установлены все обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, и сделаны правильные выводы по делу.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, не опровергая их, сводятся к несогласию с оценкой имеющихся в материалах дела доказательств и установленных обстоятельств по делу, что в соответствии со статьей 270 АПК РФ, не может рассматриваться в качестве основания для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

В соответствии с пунктом 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной на часть решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции выносит судебный акт, в резолютивной части которого указывает выводы относительно обжалованной части судебного акта. Выводы, касающиеся необжалованной части судебного акта, в резолютивной части судебного акта не указываются.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 22.11.2018 по делу N А68-8044/2018 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

И.Г. Сентюрина

Судьи

Е.И. Афанасьева О.Г. Тучкова