Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2019 г. N 14АП-153/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2019 г. N С01-362/2019 по делу N А13-15191/2018 настоящее постановление отменено

г. Вологда

26 февраля 2019 г.

Дело N А13-15191/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2019 года.

В полном объеме постановление изготовлено 26 февраля 2019 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Черединой Н.В., судей Зайцевой А.Я. и Романовой А.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания Шуиной Е.И.,

при участии индивидуального предпринимателя Небышевой Анны Николаевны (лично),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" на решение Арбитражного суда Вологодской области от 21 декабря 2018 года по делу N А13-15191/2018,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" (место нахождения: 193232, Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д. 34, кор. 2, лит. А; ОГРН 1037843046141, ИНН 7825124659; далее - Студия) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к индивидуальному предпринимателю Небышевой Анне Николаевне (место нахождения: 162625, Вологодская обл., г. Череповец; ОГРНИП 313352804600022, ИНН 352812218117; далее - Предприниматель) о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, а также 104 руб. 30 коп. почтовых расходов на отправку ответчику претензии и иска, 200 руб. в возмещение расходов на получение выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ответчика, 10 000 руб. в возмещение расходов на проведение экспертного исследования.

Определением суда от 24 сентября 2018 года рассмотрение дела назначено в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением от 20 ноября 2018 года суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, принял увеличение исковых требований, согласно которому истец просил взыскать с ответчика 90 000 руб. компенсации за на рушение исключительных прав истца, в том числе 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 310284, 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 575137, 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 577514, 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 372761, 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 525275, 10 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - рисунок (изображение персонажа) "Лунтик", 10 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - рисунок (изображение персонажа) "Кузя", 10 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - рисунок (изображение персонажа) "Божья Коровка Мила", 10 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - рисунок (изображение персонажа) "Гусеницы Вупсень и Пупсень"; а также 48 руб. 50 коп. в возмещение почтовых расходов на направление ответчику претензии, 55 руб. 80 коп. в возмещение почтовых расходов на направление ответчику копии искового заявления, 10 000 руб. в возмещение расходов на проведение экспертного исследования, 200 руб. в возмещение расходов на получение выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ответчика, 217 руб. 16 коп. в возмещение почтовых расходов по направлению в суд вещественных доказательств.

Решением суда от 21 декабря 2018 года в удовлетворении иска Студии отказано; с истца в доход федерального бюджета взыскано 1 600 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска.

Истец с решением суда не согласился и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, удовлетворить иск в полном объеме. В обоснование доводов жалобы ссылается на доказанность факта реализации контрафактного товара, в торговой точке принадлежащей ответчику. Полагает, что закупка данного товара (тортов) представителем истца является единственным способом доказывания нарушения исключительных прав Студии на товарные знаки и произведения изобразительного искусства - рисунки (изображения персонажа) анимационного сериала, поэтому вывод суда о злоупотреблении правом является необоснованным.

Ответчик в отзыве и в судебном заседании с доводами апеллянта не согласился.

Судебное заседание состоялось в соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ без участия представителей истца, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы.

Заслушав пояснения ответчика, исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения суда.

Как следует из материалов дела, Студия является обладателем исключительных прав на товарные знаки: товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 310284 ("Лунтик", дата приоритета - 19.11.2007, дата истечения срока действия регистрации - 19.11.2027); товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575137 ("Кузя", дата приоритета - 16.04.2015, дата истечения срока действия регистрации - 16.04.2025); товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 577514 ("Мила", дата приоритета - 16.04.2015, дата истечения срока действия регистрации - 16.04.2025); товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 372761 ("Гусеницы Вупсень и Пупсень", дата приоритета - 19.11.2007, дата истечения срока действия регистрации - 19.11.2027); товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 525275 ("Лунтик", дата приоритета - 27.08.2017, дата истечения срока действия регистрации - 27.08.2023), а также обладателем исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства-рисунки (изображения) персонажей "Лунтик", "Кузя", "Божья коровка Мила", "Гусеницы Вупсень и Пупсень", что подтверждается договором на создание аудиовизуального произведения от 30.03.2005.

Представителем Студии 18.04.2018 в торговом помещении по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 68, осуществлен заказ у Предпринимателя кондитерских изделий - тортов с изображением персонажей из анимационного сериала "Лунтик" и персонажей из анимационного сериала "Смешарики". Изготовленные по заказу Студии торты получены 20.04.2018.

В подтверждение оплаты Студия представила копию квитанции от 18.04.2018 на сумму 7 200 руб. (оригинал квитанции находится в материалах дела N А13-14211/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" к Предпринимателю).

Факт приобретения товара подтверждается представленными истцом фотоматериалами и видеозаписью заказа и получения продукции.

В претензии от 23.04.2018 Студия предложила Предпринимателю выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав, возместить досудебные расходы. Данная претензия оставлена Предпринимателем без удовлетворения.

Указывая на нарушение Предпринимателем при реализации товара исключительных прав Студии на товарные знаки и произведения изобразительного искусства, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Апелляционный суд не находит правовых оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе произведения науки, литературы и искусства; товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу статьи 1226 указанного Кодекса на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 указанного Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Как указывается в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы, поскольку не требует специальных познаний.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Положениями статьи 1515 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В силу пункта 1 статьи 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.

В пункте 1 статьи 1259 названного Кодекса приводится открытый перечень объектов авторских прав, которыми являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в их числе поименованы аудиовизуальные произведения.

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (пункт 3 статьи 1259 ГК РФ).

Согласно пункту 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

Таким образом, из статьи 1259 ГК РФ следует, что персонаж произведения может быть объектом авторских прав, если он по своему характеру признан самостоятельным результатом творческого труда автора (пункт 7 статьи 1259) и имеет объективную форму (пункт 3 статьи 1259).

В пункте 29 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановлением N 5/29) разъяснено, что под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и т. д. Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом (пункт 28 Постановления N 5/29).

В пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), обращено внимание на то, что персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент рассматриваемой реализации товара) в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты, в том числе компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда (статья 1301 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 43.2 Постановления N 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Суд первой инстанции, оценив представленные документы в порядке статьи 71 АПК РФ, пришел к правомерному выводу о недоказанности факта нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав в форме распространения без соответствующего разрешения правообладателя. Апелляционная инстанция согласна с данным выводом суда.

Так, из материалов дела видно, что представители Студии 18.04.2018 заказали у Предпринимателя Небышевой А.Н. торт с изображением персонажей анимационного сериала "Лунтик", а 20.04.2018 получили данный торт. При этом в торговой точке Предпринимателя отсутствовало предложение к продаже указанного изделия, каталог с изображением персонажей и товарных знаков также в свободном доступе отсутствовал.

Из имеющейся в материалах дела видеозаписи покупки не следует, что торт с изображением персонажей анимационного сериала "Лунтик" предлагался к продаже из каталога, то есть реализация данной продукции планировалась среди неопределенного круга лиц.

В рассматриваемой ситуации торт, на котором были размещены спорные объемные изображения, изготовлен Предпринимателем в единственном экземпляре исключительно по индивидуальному заказу представителя Студии в рамках договора бытового подряда, являющегося публичным.

Доказательств изготовления и реализации ответчиком тортов с изображениями персонажей сериала "Лунтик" для неопределенного круга лиц, а также наличия соответствующих рекламных материалов данной продукции суду не представлено.

Учитывая, что основное назначение товарного знака состоит в индивидуализации товара конкретного лица, то есть товарный знак позволяет отличать товары одного производителя от другого, в рассматриваемой ситуации использование ответчиком для создания торта изображений персонажей сериала "Лунтик" не повлекло негативных последствий для субъективного права Студии, что свидетельствует об отсутствии в действиях ответчика признаков правонарушения и исключает привлечение его к гражданско-правовой ответственности.

При таких обстоятельствах использование ответчиком при производстве торта по индивидуальному заказу истца изображений персонажей сериала "Лунтик" не является их распространением применительно к пункту 1 статьи 1270 ГК РФ и не нарушает исключительные права Студии на данные изображения.

Ввиду недоказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца суд правомерно отказал Студии в удовлетворении иска.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают законность и обоснованность сделанных судом первой инстанции и подтвержденных материалами дела выводов.

Решение суда принято при правильном применении судом норм материального и процессуального права.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения суда.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины, на основании статьи 110 АПК РФ, относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Вологодской области от 21 декабря 2018 года по делу N А13-15191/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.В. Чередина

Судьи

А.Я. Зайцева А.В. Романова