Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2019 г. N 03АП-7739/18

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2019 г. N С01-462/2019 по делу N А33-17747/2018 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Красноярск

22 марта 2019 г.

Дело N А33-17747/2018

Резолютивная часть постановления объявлена "15" марта 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен "22" марта 2019 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Белан Н.Н.,

судей: Бабенко А.Н., Бутиной И.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лизан Т.Е.,

при участии представителей:

истца - Ястребова А.В. по доверенности от 22.12.2017, Ситарского А.К. по доверенности от 07.05.2018,

ответчика - Галеевой Т.О. по доверенности от 10.12.2018,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Яшина Николая Николаевича

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от "21" ноября 2018 года по делу N А33-17747/2018, принятое судьёй Красовской С.А.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Орбита" (ИНН 7714800887, ОГРН 1107746098569, далее - ООО "Орбита", истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю Яшину Николаю Николаевичу (ИНН 245701266150, ОГРНИП 304245725900037, далее - ответчик) о взыскании 2 600 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков "Мосигра", 30 000 рублей судебных издержек в виде расходов на оплату услуг представителя.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мосигра" (ИНН 7721282516, ОГРН 1157746058997).

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 21.11.2018 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней заявитель ссылается на следующие доводы:

- при определении размера компенсации судом не были установлены значимые фактические обстоятельства по делу, а именно, момент совершения нарушения, а также срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности Яшиным Н.Н.; компенсация должна быть рассчитана исходя из фактического срока незаконного использования товарного знака;

- размер компенсации, установленный судом первой инстанции в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, который составил 2 600 000 рублей, является неразумным, а также явно несоразмерным последствиям нарушения;

- факт использования товарного знака не оспаривается, однако период использования товарного знака ответчиком составил 6 месяцев;

- расчет компенсации, исходя из срока незаконного использования товарного знака в течение 6 месяцев, составляет 260 000 рублей.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу и объяснения, в которых считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, а именно: свидетельства о праве собственности от 29.02.1996 ООО "Телевизионная компания "МОДЕМ""; договор аренды нежилого помещения от 29.12.2010; свидетельство о государственной регистрации права от 04.06.2014; договор аренды нежилого помещения от 16.06.2014; платежное поручение от 19.09.2014 N 232; счет от 19.09.2014 N 00000298; заказ от 19.09.2014 N 1587; соглашение о расторжении договора аренды нежилого помещения от 30.09.2016; адвокатский запрос; ответ на запрос; бланк заказ от 24.09.2012, от 29.06.2016; платёжные поручения от 02.10.2013 N 391, от 05.06.2013 N 223, от 01.03.2013 N 92.

Представитель истца возразил против приобщения к материалам дела дополнительных документов.

В соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции определил в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных документов отказать в связи с отсутствием обоснования невозможности представления указанных документов при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Приведенные ответчиком в обоснование заявленного ходатайства доводы о том, что суд первой инстанции не включил в предмет исследования вопрос о периоде неправомерного использования товарных знаков, не являются уважительной причиной непредставления в суд первой инстанции указанных документов с учетом наличия у ответчика процессуального права заявлять возражения по предъявленному требованию, в том числе, по расчету компенсации. Расчет компенсации и приведенные в обоснование расчета документы, в частности, договор коммерческой концессии от 19.04.2016 N 190416, представлены в материалы дела. С учетом периода рассмотрения дела в суде первой инстанции ответчик не был лишен возможности знакомиться с материалами дела и заявлять возражения по расчету компенсации и приводить доводы, в том числе, о периоде неправомерного использования товарных знаков.

Учитывая, что лица, участвующие в деле, уведомлены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии с требованиями статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (путем размещения публичного извещения о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в картотеке арбитражных дел), в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей третьего лица.

Законность и обоснованность принятого решения проверены в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, заслушав доводы истца и представителя ответчика, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения спора.

В соответствии со свидетельством Российской Федерации на товарный знак (знак обслуживания) N 465872 ООО "Орбита" является правообладателем товарного знака "Мосигра"; приоритет товарного знака от 09.12.2010, зарегистрирован товарный знак в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.07.2012 до 09.12.2020.

По свидетельству Российской Федерации на товарный знак (знак обслуживания) N 509411 ООО "Орбита" является правообладателем товарного знака "Мосигра"; приоритет товарного знака от 07.02.2013, зарегистрирован товарный знак в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.03.2014 до 07.02.2023.

Согласно указанным свидетельствам ООО "Орбита" является правообладателем спорного товарного знака в отношении широкого спектра товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ по рекламе.

Как следует из иска, ООО "Орбита" установлен факт размещения индивидуальным предпринимателем Яшиным Н.Н. на фасаде здания многоквартирного жилого дома N 26 по ул. Комсомольская, г. Норильска Красноярского края со стороны двора и проезжей части улицы изображения товарного знака "Мосигра", являющегося интеллектуальной собственностью ООО "Орбита", а также размещения товарного знака в справочной системе "2ГИС" без лицензионного договора с правообладателем.

Факт использования индивидуальным предпринимателем Яшиным Н.Н. товарного знака "Мосигра" на рекламных конструкциях по адресу Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 26, к. 2, а также в системе "2ГИС" подтвержден, в том числе вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Красноярского края от 20.10.2017 по делу N А33-14349/2017, от 26.02.2018 по делу N А33-650/2018.

Претензией без номера и даты истец обратился к ответчику с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Истец рассчитал компенсацию за неправомерное использование одного товарного знака на основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в размере 2 600 000 рублей.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Факты принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 465872, N509411, а также нарушения этого права действиями ответчика по размещению на фасаде здания многоквартирного жилого дома N 26 по ул. Комсомольская, г. Норильска Красноярского края со стороны двора и проезжей части улицы изображения товарного знака "Мосигра" и размещению товарного знака в справочной системе "2ГИС" установлены судом первой инстанции на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, сводятся к несогласию заявителя с порядком определения и размером компенсации, определенной судом первой инстанций за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на упомянутый товарный знак.

Ответчик указывает на то, что при определении размера компенсации судом не были установлены значимые фактические обстоятельства по делу, а именно, момент совершения нарушения, а также срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности Яшиным Н.Н.; компенсация должна быть рассчитана исходя из фактического срока незаконного использования товарного знака - в течение 6 месяцев, что составляет 260 000 рублей.

Указанные доводы рассмотрены судом апелляционной инстанции и отклонены по следующим основаниям.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в рамках настоящего дела истец доказал факт нарушения ответчиком исключительного права истца на два товарных знака "Мосигра" (свидетельства Российской Федерации N 465872, N509411).

При этом, размер компенсации в сумме 2 600 000 рублей определен истцом за нарушение исключительного права на один товарный знак.

Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак рассчитана истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака), представив в подтверждение стоимости права использования принадлежащего ему товарного знака N 465872 договор коммерческой концессии от 19.04.2016 N 190416.

При избранном истцом виде компенсации в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 указанного Обзора, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Требования указанной нормы распространяется, в том числе, и на установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а также двукратного размера такой цены.

Суд первой инстанций, оценив договор коммерческой концессии от 19.04.2016 N 190416, пришел к обоснованному выводу о том, что данный договор является надлежащим доказательством стоимости права использования упомянутого товарного знака. Согласно указанному договору минимальная стоимость договора равна 100 000 руб. + 20 000 руб. х 12 мес. х 5 лет = 1 300 000 руб. Кроме того, представитель истца пояснил, что договоры со всеми контрагентами заключаются на одинаковых условиях и на срок не менее пяти лет.

Доказательств, свидетельствующих об иной стоимости права использования товарного знака, ответчиком в материалы дела не представлено.

Доводы о том, что срок незаконного использования ответчиком товарного знака составляет 6 месяцев, и соответственно, компенсация должна определяться исходя из указанного срока, являются несостоятельными.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Как следует из решения Арбитражного суда Красноярского края от 26.02.2018 по делу N А33-650/2018, материалами дела подтверждается и предпринимателем признается факт размещения на фасаде здания многоквартирного жилого дома N 26 по ул. Комсомольская, г. Норильска Красноярского края со стороны двора и проезжей части улицы изображения товарного знака "Мосигра", являющегося интеллектуальной собственностью ООО "Орбита", а также размещения товарного знака в справочной системе "2ГИС" без лицензионного договора с правообладателем.

Срок неправомерного использования ответчиком принадлежащих истцу товарных знаков также установлен решением по делу N А33-650/2018, на странице 2 которого указано: "В ходе административного расследования установлено, что индивидуальный предприниматель Яшин Н.Н., осуществляющий предпринимательскую деятельность в торговом доме "Модем", в период с апреля 2011 года по март 2017 года, не имея договора на использование товарных знаков, незаконно использовал в рекламных целях товарный знак "Мосигра"_".

Срок использования ответчиком товарного знака более пяти лет также подтверждается обстоятельствами, установленными в рамках рассмотрения дела N А33-14349/2017 по заявлению ООО "Орбита" о признании незаконным и отмене определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 26.05.2017 N1734 в отношении ИП Яшина Н.Н.

В оспариваемом определении указано, что участковый Мирошник В.В. провел проверку и осмотр помещения. Выявлен индивидуальный предприниматель Яшин Н.Н., который пояснил, что является владельцем торгового дома "Модем", примерно с 2010 года между ним и представителями компании "Мосигра" заключен договор о продаже настольных игр, в связи с чем, он использовал торговый знак "Мосигра" на рекламных баннерах и вывесках в своем магазине. Именно он разместил информацию о магазине в системе "2ГИС".

Таким образом, с учетом положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, срок неправомерного использования индивидуальным предпринимателем Яшиным Н.Н. прав ООО "Орбита" на товарные знаки более пяти лет установлен решениями арбитражного суда по делам N А33-650/2018, N А33-14349/2017 и повторному доказыванию в рамках настоящего дела не подлежит.

Довод апелляционной жалобы о том, что размер компенсации, установленный судом первой инстанции в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, который составил 2 600 000 рублей, является неразумным, а также явно несоразмерным последствиям нарушения, отклоняется судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, содержащейся в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление от 13.12.2016 N 28-П)).

Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, данными в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, поскольку в рамках настоящего дело истцом заявлены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на один товарный знак.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Из материалов дела не следует, что ответчиком заявлялось ходатайство о снижении размера компенсации ниже установленного законом предела, представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо доказательства, в том числе иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца; не представлялся и контррасчет размера компенсации исходя из условий этого договора либо иных доказательств.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Третий арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда Красноярского края от "21" ноября 2018 года по делу N А33-17747/2018 основано на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, принято с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем, на основании пункта 1 части 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оставлению без изменения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "21" ноября 2018 года по делу N А33-17747/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

Н.Н. Белан

Судьи

А.Н. Бабенко И.Н. Бутина