Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2019 г. N 04АП-4018/17

г. Чита

12 апреля 2019 г.

Дело N А19-20623/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 10.04.2019.

В полном объеме постановление изготовлено 12.04.2019.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующий судья Юдин С.И.,

судьи Макарцев А.В., Скажутина Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мальцевой Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу АО "Альфа-Банк" на решение Арбитражного суда Иркутской области от 18.04.2017 (судья Зарубина Т.Б.) по делу N А19-20623/2016

по иску общества с ограниченной ответственностью "Ди Ви Ай Девелопмент" (109029, г. Москва, пр. Михайловский, 3, стр. 66, ОГРН 1077762537698, ИНН 7722629922)

к обществу с ограниченной ответственностью "ГлобалИнвест" (664022, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 10, ОГРН 1087746007425, ИНН 7722635901)

о взыскании денежных средств, третье лицо с самостоятельными требованиями относительно предмета спора - акционерное общество "Альфа-Банк" (г. Москва, ул. Каланчевская, 27, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971),

третьи лица без самостоятельных требований относительно предмета спора - арбитражный управляющий общества с ограниченной ответственностью "ГлобалИнвест" (г. Москва), общество с ограниченной ответственностью "Ди Ви Ай Холдинг" (ОГРН 1147746979951, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2),

и установил:

общество с ограниченной ответственностью "Ди Ви Ай Девелопмент" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском, уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "ГлобалИнвест" о взыскании 21000000 руб. долга по лицензионному договору о предоставлении права на использование товарного знака N 2-ТЗ/2012-/Х-ГИ от 05.04.2012 за период с 01.04.2016 по 31.10.2016.

К участию в деле третьим лицом без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен временный управляющий общества с ограниченной ответственностью "ГлобалИнвест" Кедров В.О.

Дело рассмотрено судом по общим правилам искового производства.

Решением от 18 апреля 2017 года арбитражный суд исковые требования удовлетворил, распределил судебные расходы в части уплаты государственной пошлины.

АО "Альфа-Банк" (не участвующее в деле лицо) обжаловало указанное решение в апелляционном порядке, указывая на наличие у него права на обжалование судебного акта как конкурсного кредитора ответчика.

Определением от 30.08.2017 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, привлек заявителя жалобы к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением от 19.10.2017 суд апелляционной инстанции заменил арбитражного управляющего ООО "ГлобалИнвест" Кедрова В.О. на арбитражного управляющего Коршунова П.Н.

Определением от 29.11.2017 суд апелляционной инстанции привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "Ди Ви Ай Холдинг".

Определением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018 обществу "Альфа-Банк" было отказано во вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018 принят отказ истца от иска, решение Арбитражного суда Иркутской области от 18.04.2017 отменено, производство по делу прекращено.

Постановлениями Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2018 определение от 31.01.2018 и постановление от 31.01.2018 Четвертого арбитражного апелляционного суда отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Четвертый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2018 заявителю апелляционной жалобы во вступлении в дело третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, отказано, принят отказ истца от иска, обжалуемое решение суда первой инстанции отменено, производство по делу прекращено.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2018 указанное постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Четвертый арбитражный апелляционный суд. Суд кассационной инстанции указал, что самостоятельное требование АО "Альфа-Банк" направлено одновременно и к истцу, и к ответчику; носит взаимоисключающий характер с требованием истца и подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела. Принятие судом отказа истца от иска невозможно без исследования вопроса о влиянии такого отказа на права и законные интересы АО "Альфа-Банк" как кредитора в деле о несостоятельности ответчика.

При новом рассмотрении дела от истца поступило заявление, которым истец отказался от своего ранее заявленного отказа от иска, и привел возражения против привлечения банка к участию в деле третьим лицом с самостоятельными требованиями относительно предмета спора и возражения по доводам апелляционной жалобы. От других участников дела дополнительные документы не поступили.

Определением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2019 акционерное общество "Альфа-Банк" привлечено к участию в настоящем деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования о признании недействительным лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака N 2-ТЗ/2012-/Х-ГИ от 05.04.2012, с исключением указанного лица из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Апелляционным судом отказ от иска не рассматривается, в связи с его отзывом истцом.

Представители сторон и третьих лиц в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела его участники извещались в установленном порядке.

Ходатайство истца об отложении судебного разбирательства до рассмотрения обособленного спора (оспаривание произведенных должником платежей) в рамках дела о банкротстве ответчика (N А19-15199/2015 Арбитражного суда Иркутской области) судом отклоняется, поскольку указанные требования к производству суда не приняты, невозможность рассмотрения настоящего дела (п.1 ч.1 ст.143 АПК РФ) судом не установлена.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Судом первой инстанции установлено и из материалов дела усматривается, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.04.2012 и 21.05.2013 зарегистрированы права ЗАО "Ди Ви Ай Холдинг" на товарный знак (знак обслуживания) в виде букв "Комсо Маll" и товарный знак (знак обслуживания) в виде букв "КОМСО" и значка из пяти пересекающихся колец в форме цветка, что подтверждается свидетельствами N N 458556 и 487385 (далее - спорные товарные знаки). Срок действия регистрации истекает 18.01.2021 и 28.06.2021. В связи с изменением организационно-правовой формы ЗАО "Ди Ви Ай Холдинг" на ООО "Ди Ви Ай Холдинг" 14.05.2015 внесены соответствующие изменения в указанные свидетельства на товарный знак (знак обслуживания).

По условиям лицензионного договора N 2-ТЗ/2012-/Х-ГИ от 05.04.2012 (в редакции дополнительных соглашений от 22.05.2013, от 28.08.2014), далее - спорный договор, ООО "Ди Ви Ай Холдинг" (лицензиар) предоставило ООО "Глобал-Инвест" (лицензиат) право на использование спорных товарных знаков (знаков обслуживания) на срок действия свидетельств NN 458556 и 487385. Государственная регистрация договоров о предоставления права пользования произведена 18.07.2016.

Впоследствии между ООО "Ди Ви Ай Холдинг" и ООО "Ди Ви Ай Девелопмент" были заключены договоры от 01.04.2016 N N 1КП-ТЗ/2016/Х-Дев, 2КП-ТЗ/2016/Х-Дев об отчуждении исключительно права на товарный знак, по условиям которых первое передало второму исключительные права на спорные товарные знаки. Государственная регистрация договоров об отчуждении исключительного права произведена 17.11.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (т.3 л. 140, 143).

В рамках дела N А19-15199/2015 Арбитражного суда Иркутской области 02.10.2015 принято заявление о признании ООО "ГлобалИнвест" несостоятельным (банкротом); определением суда от 22.01.2016 в отношении ООО "ГлобалИнвест" введена процедура наблюдения, а решением от 06.09.2016 ООО "ГлобалИнвест" признано банкротом и в отношении него введено конкурсное производство.

Заявляя требования в настоящем деле, истец указал, что является обладателем исключительного права на спорные товарные знаки. Предусмотренное спорным договором (п.2.1.4) лицензионное вознаграждение за использование в спорный период указанных товарных знаков ответчик не произвел. Размер вознаграждения договором установлен 3000000 руб. в месяц с НДС.

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции со ссылкой на статьи 309, 310, 1225, 1229, 1477, 1479, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исходил из того, что требования истца обоснованы по праву и по размеру. Истец является правообладателем спорных товарных знаков, право пользования которыми предоставлено ответчику по условиями спорного лицензионного договора. Ответчик доводы истца по существу признал, доказательства уплаты лицензионного вознаграждения не представил.

Суд апелляционной инстанции полагает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, при этом суд неправильно применил нормы материального права, что привело к принятию неправильного решения по существу спора.

Правоотношения сторон по спорному требованию регулируются нормами материального права, регулирующими правоотношения в сфере интеллектуальной деятельности.

Требования в данном случае заявлены истцом о взыскании вознаграждения по спорному лицензионному договору за использование товарных знаков (знаков обслуживания), следовательно, в соответствии со статьей 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации истец должен доказать, что он в спорный период являлся обладателем исключительного права на указанные товарные знаки. В подтверждение своих прав истец представил договоры от 01.04.2016 N N 1КП-ТЗ/2016/Х-Дев, 2КП-ТЗ/2016/Х-Дев об отчуждении исключительно права на товарный знак, по условиям которых ему от ООО "Ди Ви Ай Холдинг" переданы исключительные права на спорные товарные знаки.

Вместе с тем, согласно статьям 1232 (п.2), 1234, 1477, 1480, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак (знак обслуживания) подлежит регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, исключительное право на товарный знак удостоверяется соответствующим свидетельством, которое выдается после указанной регистрации. Государственной регистрации подлежат также переход исключительного права по договору отчуждения и предоставление его для использования другому лицу по лицензионному договору. Переход исключительного права и его предоставление для использования считаются совершенным в момент государственной регистрации такого перехода.

В спорном случае государственная регистрация предоставления права использования спорных товарных знаков (знаков обслуживания) по лицензионному договору N 2-ТЗ/2012/Х-ГИ от 05.04.2012 произведена 18.07.2016, а государственная регистрация перехода к истцу исключительных прав на спорные товарные знаки (знаки обслуживания) по договорам от 01.04.2016 NN 1 КП-ТЗ/2016/Х-Дев, 2 КП-ТЗ/2016/Х-Дев произведена 17.11.2016.

Следовательно, в указанный истцом период с 01.04.2016 по 31.10.2016 при отсутствии государственной регистрации перехода исключительного права, у истца отсутствовали исключительные права на спорные товарные знаки (знаки обслуживания). Поскольку истец в спорный период не являлся обладателем исключительного права на спорные товарные знаки, он не являлся и стороной (лицензиаром) по лицензионному договору N 2-ТЗ/2012-/Х-ГИ от 05.04.2012, и спорные обязательства по оплате лицензионного вознаграждения перед истцом на стороне ответчика отсутствуют (ст. 1235 ГК РФ), в связи с чем, иск удовлетворению не подлежит.

Соответствующее разъяснение по применению ст. 1234 ГК РФ также изложено в п. 13.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

По приведенным мотивам апелляционный суд отклоняет доводы истца, изложенные как в исковом заявлении, так и в возражениях на апелляционную жалобу и дополнительных пояснениях по предмету спора. Произведенные ответчиком во исполнение обжалуемого решения платежи, на которые ссылается истец, правового значения по предмету спора не имеют, основанием для возникновения исключительных прав на товарные знаки такие платежи е являются.

При указанных обстоятельствах не подлежат удовлетворению и самостоятельные требования заявителя апелляционной жалобы о признании недействительным лицензионного договора N 2-ТЗ/2012-/Х-ГИ от 05.04.2012.

Как указал суд кассационной инстанции в постановлении от 19.10.2018 по настоящему делу (ч.2.1 ст.289 АПК РФ) самостоятельное требование АО "Альфа-Банк" направлено одновременно к сторонами спора и носит взаимоисключающий характер с требованием истца.

Следовательно, третье лицо вправе оспаривать действительность лицензионного договора только в спорный период.

Как установлено судом, истец титульным обладателем спорных исключительных прав и, следовательно, стороной спорного лицензионного договора в спорный период не являлся, в связи с чем, он не является надлежащим ответчиком по заявленным банком самостоятельным требованиям. Свое право (заинтересованность как конкурсного кредитора) на оспаривание лицензионного договора за пределами первоначального иска (с отличным от сторон спора составом участников) АО "Альфа-Банк" не обосновал и на такие обстоятельства при подаче апелляционной жалобы не ссылался.

При отсутствии на стороне ответчика обязательства по уплате истцу истребуемого им лицензионного вознаграждения, при отсутствии факта участия истца в данном договоре в спорный период, основания для рассмотрения заявления банка о фальсификации доказательств (исходя из доводов данного заявления) и назначении экспертизы отсутствуют. Дата изготовления документов правового значения, в данном случае, не имеет.

Поскольку судом апелляционной инстанции дело рассмотрено по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в связи с рассмотрением апелляционной жалобы лица, не привлеченного к участию в деле, обжалуемое решение следует отменить по безусловным основаниям, согласно п.4 ч.4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принять по делу новый судебный акт.

Государственная пошлина за подачу иска, расходы третьего лица на подачу апелляционной и двух кассационных жалоб относятся на истца (ст. 110 АПК РФ). Денежные средства, зачисленные АО "Альфа-Банк" на депозитный счет Четвертого арбитражного апелляционного суда для проведения экспертизы, подлежат возврату.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Четвертый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 18 апреля 2017 года по делу N А19-20623/2016 отменить, принять по делу новый судебный акт.

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ди Ви Ай Девелопмент" в пользу акционерного общества "Альфа-Банк" 9000 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ди Ви Ай Девелопмент" в доход федерального бюджета 90000 рублей государственной пошлины.

Возвратить акционерному обществу "Альфа-Банк" с депозитного счета Четвертого арбитражного апелляционного суда 110000 рублей, перечисленных для проведения экспертизы

Постановление вступает в законную силу с даты принятия и в течение двух месяцев может быть обжаловано в кассационном порядке с подачей жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

С.И. Юдин

Судьи

А.В. Макарцев Е.Н. Скажутина