Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2019 г. N 03АП-337/19

г. Красноярск

18 апреля 2019 г.

Дело N А33-25560/2018

Судья Третьего арбитражного апелляционного суда Петровская О.В.,

рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Перелыгиной Ирины Сергеевны (ИНН 027200661042, ОГРН 312028015200028), г. Уфа Республики Башкортостан,

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от 05 декабря 2018 года по делу N А33-25560/2018, рассмотренному в порядке упрощенного производства судьёй Антроповой О.А.,

установил:

индивидуальный предприниматель Перелыгина Ирина Сергеевна (ИНН 027200661042, ОГРН 312028015200028, далее - ИП Перелыгина И.С., истец) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Торговая Сеть Командор" (ИНН 2465008567, ОГРН 1022402479505, далее - ООО ТС "Командор" ответчик) о взыскании 50 000 рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 567820.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 21 сентября 2018 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее- ИП Ибатуллин А.В., третье лицо).

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 05 декабря 2018 года в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, указал, что решение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2019 года апелляционная жалоба принята к производству.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 N 220-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти" предусматривается возможность выполнения судебного акта в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. Такой судебный акт направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Текст определения о принятии к производству апелляционной жалобы на решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, от 22 марта 2019 года, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, опубликован в Картотеке арбитражных дел (http://.kad.arbitr.ru/).

В соответствии с пунктом 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена без вызова сторон.

На основании приведенной нормы права, с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 47, 49 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" апелляционная жалоба рассмотрена судьей единолично без осуществления протоколирования и без составления резолютивной части постановления.

От ответчика поступили отзыв и дополнительные пояснения к нему, согласно которым сходство до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями отсутствует. Между товарным знаком N 567820 и N 309427 много различий, что исключает нарушение исключительного права.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Согласно иску третье лицо ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака N 567820 "КОМАНДОР", зарегистрированного 28.04.2003 с приоритетом от 05.11.2001 в отношении услуг 42 класса МКТУ, а именно "реализация товаров".

Товарный знак N 567820 используется третьим лицом при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиата для индивидуализации магазина "КОМАНДОР", находящегося по адресу:

Республика Башкортостан, р-н Иглинский, с. Иглино, ул. Заводская, д. 4.

Исходя из искового заявления ООО "Русь-27" незаконно использовало коммерческое обозначение "КОМАНДОР" для индивидуализации гипермаркета, находящегося по адресу г. Красноярск, ул.78 Добровольческой Бригады, 12.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ 31.07.2018 внесена запись о прекращении деятельности ООО "Русь-27" путем присоединения к ООО "Торговая Сеть Командор" - ответчику по настоящему делу.

Истец считает, что ответчиком были оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаком, принадлежащим истцу, на сумму более 1,2 млрд. рублей за три года. В связи с этим, истец имеет право на компенсацию в размере 2,4 млрд. рублей, равной двукратному размеру стоимости реализованных товаров (оказанных услуг) с использованием товарного знака истца.

Право требования компенсации за незаконное использование ООО "Русь-27" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 567820 в полном объеме уступлено третьим лицом истцу на основании соглашения об уступке права требования от 20.08.2018.

Согласно пункту 1 соглашения об уступке, цедент уступает в полном объеме право требования компенсации за незаконное использование ООО "Русь-27" (ИНН 2465005005, ОГРН 1022402475908) товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 567820 за период с 01.08.2015 по 31.07.2018.

За уступленное право цессионарий обязуется уплатить цеденту 500 000 рублей. Указанная сумма выплачивается наличными денежными средствами при подписании договора и подписание договора означает передачу денежных средств в полном объеме (пункт 2 соглашения).

К цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие, связанные с требованием права, в том числе право на проценты, пени, штрафы (пункт 3 соглашения).

Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами (пункт 10 соглашения).

Истец полагает, что имеет право требования выплаты компенсации за незаконное использование ООО "Русь-27" товарного знака N 567820, а поскольку, как указано выше, ООО "Русь-27" присоединилось к ответчику, то истец требует от ответчика выплаты компенсации за незаконное использование ООО "Русь-27" указанного товарного знака.

Третьим лицом ИП Ибатуллиным А.В. 29.12.2017 была направлена ООО "Русь-27" досудебная претензия с предложением об урегулировании спора. В ответе на предложение, ответчик указал, что товарный знак им используется на законных основаниях.

Истец, полагая, что ответчиком незаконно использовано обозначение "Командор", вводящее в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу и сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим Ибатуллину А.В., обратился в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, является фирменное наименование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Пунктом 6 статьи 1252 Кодекса установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно пункту 64 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Пунктом 2 указанной статьи установлено, что не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Соответственно, положений пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для возникновения и существования исключительного права на коммерческое обозначение необходимо выполнение двух условий - достаточная различительная способность и известность коммерческого обозначения в пределах определенной территории.

Судом первой инстанции установлено, материалами дела подтверждается, что товарный знак со словесным элементом "Командор" N 567820 зарегистрирован 28.04.2003, приоритет от 05.11.2001. Изобразительная часть товарного знака представляет собой словесный элемент, выполненный заглавными буквами русского алфавита, в графической манере на основе стандартного шрифта Times New Roman, представляющей постепенное дугообразное увеличение размера изображения товарного знака по краям от начала слова к середине и постепенное уменьшение размера изображения от середины слова к окончанию.

20.08.2018 между ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем (Цедент) и ИП Перелыгиной Ириной Сергеевной (Цессионарий) заключен договор уступки прав (цессии) (далее - договор уступки прав), по условиям которого, цедент уступает в полном объеме право требования компенсации за незаконное использование обществом с ограниченной ответственностью "Русь-27" (ИНН 2465005005, ОГРН 1022402475908) товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 567820 за период с 01.08.2015 по 31.07.2018 гг.

За уступленное право цессионарий обязуется уплатить цеденту 500 000 рублей. Указанная сумма выплачивается наличными денежными средствами при подписании договора и подписание договора означает передачу денежных средств в полном объеме (пункт 2 соглашения).

К цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие, связанные с требованием права, в том числе право на проценты, пени, штрафы (пункт 3 соглашения).

Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами (пункт 10 соглашения).

Согласно части 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору (пункт 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, существенным условием договора уступки права требования является обязательство, на основании которого возникло право первоначального кредитора к должнику.

В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (пункт 43.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ").

Требование о взыскании компенсации заявлены в связи с тем, что ООО "Русь-27" (31.07.2018 присоединено к ООО "Торговая сеть "Командор") в спорный период, в соответствии с соглашением об уступке - с 01.08.2015 по 31.07.2018 незаконно использовало обозначение "КОМАНДОР" для индивидуализации гипермаркета, находящегося по адресу: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Лицо, нарушившее правила пункта 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Таким образом, в предмет доказывания истца по настоящему делу входит, в том числе, подтверждение факта нарушения ответчиком исключительного права истца путем использования сходного с его товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных с ними.

В силу пункта 1 статьи 1539 того же Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Как указывалось выше, товарный знак, принадлежащий третьему лицу, N 567820 зарегистрирован 28.04.2003, приоритет от 05.11.2001. Изобразительная часть товарного знака представляет собой словесный элемент, выполненный заглавными буквами русского алфавита, представляющей постепенное дугообразное увеличение размера изображения товарного знака по краям от начала слова к середине и постепенное уменьшение размера изображения от середины слова к окончанию.

ООО "Русь-27" (правопредшественник ответчика) в спорный период в своей деятельности использовало коммерческое обозначение, сходное с товарным знаком индивидуального предпринимателя Ибутуллина А.В. в части словесного элемента "КОМАНДОР", что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно пункту 7 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Согласно пункту 1 статьи 1540 ГК РФ, согласно которому на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, исключительное право в Российской Федерации возникает в отношении коммерческих обозначений, которые индивидуализируют предприятия, находящиеся на территории Российской Федерации. В отношении иных обозначений, хотя и сходных по своему существу с коммерческими, но используемых для индивидуализации предприятий, находящихся на территории других государств, исключительное право, предусмотренное ГК РФ, не действует.

Однако, требование известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории в принципе предопределяет характер исключительного права на указанное средство индивидуализации, а именно: такое исключительное право имеет локальный характер, его действие всегда ограничено определенной территорией (город, район, улица и т.д.).

Иными словами не исключено сосуществование коммерческих обозначений, известных в пределах различных (не пересекающихся) территорий, как это имеет место в данном случае. Так, одноименные магазины истца и ответчика на момент возникновения исключительных прав на соответствующие средства индивидуализации предприятий истца и ответчика (их правопредшественников) располагались, а равно и на момент возникновения и разрешения настоящего спора, в различных регионах.

Аналогичный вывод изложен в постановлении Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 09 апреля 2019 года по делу N А32-53611/2017.

Магазин индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича находится в Республике Башкортостан (г. Уфа), магазин ООО "Русь-27" находился в Красноярском крае (г. Красноярск), что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что интересы индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича и ООО "Русь-27" пересекались на одной территории.

Доказательств того, что товарный знак индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича со словесным элементом "Командор" N 567820 имеет общероссийскую известность, в материалы дела не представлено.

В этом смысле сходность до степени смешения словесных элементов указанных средств индивидуализации истец не доказал.

Также истец не опроверг доводы ответчика о правомерности использования последним товарного знака N 309427 со словесным элементом "Командор", а также о недоказанности сходства остальных элементов товарного знака Ибатуллина Азамата Валерьяновича N 567820 и коммерческого обозначения, используемого ООО "Русь-27", надлежащая оценка которым дана при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Совпадение словесного не оригинального элемента "Командор" на различных непересекающихся территориях не дает оснований суду сделать вывод о том, что ответчиком (его правопредшественником) допущено нарушение прав индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновичана на принадлежащий ему товарный знак.

Нет достаточного сходства, несмотря на наличие общего слова.

В этой связи судом первой инстанции обоснованно отказано в удовлетворении иска, поскольку в отсутствие вывода о смешении отпадает вопрос о взыскании компенсации.

При этом довод ответчика о злоупотреблении истцом правом отклоняется в силу следующего.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В соответствии с пунктом 5 указанной статьи добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм права для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Между тем материалами дела не подтверждается наличие у истца умысла на заведомо недобросовестное осуществление прав, наличие единственной цели причинения вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Вместе с тем, в силу статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным, оснований для отмены не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271, 272.1. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 05 декабря 2018 года по делу N А33-25560/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным права через арбитражный суд, принявший решение только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

О.В. Петровская