Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2019 г. N 11АП-4273/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2019 г. N С01-859/2019 по делу N А49-8824/2018 настоящее постановление оставлено без изменения

город Самара

23 апреля 2019 г.

Дело N А49-8824/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 16 апреля 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 апреля 2019 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Балакиревой Е.М., судей Николаевой С.Ю., Романенко С.Ш.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коноваловой Я.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Борисова Ильи Александровича на решение Арбитражного суда Пензенской области от 06 февраля 2019 года по делу N А49-8824/2018 (судья Новикова С.А.),

по иску открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (ИНН 5243001622, ОГРН 1025201335279)

к индивидуальному предпринимателю Борисову Илье Александровичу (ИНН 583517607909, ОГРН 311583506000033)

третье лицо: индивидуальный предприниматель Веселов Валентин Валентинович (ИНН 583600600017; ОГРН 304583635100085)

о взыскании 180000 руб.,

в отсутствие сторон и третьего лица,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к индивидуальному предпринимателю Борисову Илье Александровичу о взыскании компенсации в размере 50000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под номером 289416, а также о взыскании судебных расходов по оплате выписки из ЕГРИП в сумме 200 руб., 280 руб. расходов на приобретение товара и 46 руб. почтовых расходов. Требования заявлены на основании ст. ст. 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением от 10.08.2018 в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято увеличение размера исковых требований до 180000 руб.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 06.02.2019 года исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением арбитражного суда, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также на неправильное применение норм материального и процессуального права. По мнению заявителя жалобы, истцом в обоснование иска представлены ненадлежащие доказательства, а также и не доказана вина ответчика.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещалась арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд рассматривает дело в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, арбитражный апелляционный суд установил.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, и установлено судом, "Рикор Электроникс" является правообладателем товарного знака "", зарегистрированного по свидетельству N 289416 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.05.2005, приоритет товарного знака с 22.07.2004, срок действия регистрации истекает 22.07.2024.

Товарный знак по свидетельству N 289416 зарегистрирован в отношении товаров/услуг: 07 класса МКТУ - краны (части машин); муфты сцепления; части ременных и цепных передач (натяжные ролики, механизмы натяжения, успокоители), включенные в 7 класс; 09 класса МКТУ - жгуты проводов; колодки для электрических соединений; выключатели закрытые; резистивные датчики; 12 класса МКТУ - колеса зубчатые для наземных транспортных средств; 20 класса МКТУ - пробки (заглушки) пластмассовые.

Между ОАО "Рикор Электроникс" (лицензиар) и ООО "Техносфера" (лицензиат) 01.10.2016 заключен лицензионный договор о предоставлении неисключительных прав на использование объекта интеллектуальной собственности, принадлежащего ОАО "Рикор Электроникс", по условиям которого (пункт 1.1) лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора за вознаграждение право на использование на неисключительной основе на территории Российской Федерации товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству N 289416 в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12 и 20 классы по Международной классификации товаров и услуг.

Согласно пункту 2.1 договора, лицензиар предоставляет лицензиату за вознаграждение право использовать объект интеллектуальной собственности на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 4.1 договора, лицензиат за получение неисключительного права использования объекта интеллектуальной собственности на условиях настоящего договора обязуется выплатить лицензиару фиксированное вознаграждение в размере 90000 руб., в том числе НДС 13728 руб. 81 коп., независимо от срока и количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности. Также лицензиат уплачивает лицензиару 7 % от полной фактурной стоимости продажи продукции и/или оказания услуг, содержащих объект интеллектуальной собственности, в том числе НДС.

22 февраля 2018 года в торговой точке ответчика, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Окружная, д.115Б, представителем истца был приобретен товар - датчик положения дроссельной заслонки, на котором расположено буквенное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

В подтверждение указанного обстоятельства истцом в материалы дела представлены оригинал кассового чека от 22.02.2018, на котором указано ИП Борисов Илья Александрович, г. Пенза, ул. Окружная, 115Б, ИНН 583517607909, дата продажи - 22.02.2018, время 10 час. 52 мин., наименование товара - датчик положения дроссельной заслонки, стоимость 280 руб.

Также истцом представлены видеозапись момента приобретения товара и спорный товар.

Определением арбитражного суда от 22.08.2018 указанные доказательства приобщены к материалам дела.

28 апреля 2018 года ОАО "Рикор Электроникс" направил в адрес ИП Борисова Ильи Александровича претензию о нарушении исключительных прав с требованием прекратить дальнейшую реализацию спорного товара, связаться с представителем правообладателя для получения фото и видеоматериалов факта нарушения, досудебного урегулирования спора.

Ссылаясь на то обстоятельство, что осуществляя реализацию товара с вышеуказанным изображением, ответчик допустил нарушение принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 289416, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Использование результата интеллектуальной деятельности иными лицами, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, в силу становлений статьи 1229 Гражданского кодекса РФ является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ и другими законами.

Доводы ответчика о законности введения в гражданский оборот спорного товара правомерно отклонены судом, поскольку разрешение на использование вышеуказанного товарного знака правообладатель предпринимателю не предоставлял.

Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) и информацией Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам подтверждается, что ОАО "Рикор Электроникс" является обладателем исключительных прав на товарный знак "", дата регистрации - 23.05.2005, срок действия - до 22.07.2024. Товарный знак зарегистрирован за истцом, в том числе в отношении товаров/услуг 09 класса МКТУ - резистивные датчики.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на вышеуказанный товарный знак не оспорен ответчиком. Доказательств наличия у индивидуального предпринимателя Борисова И.А. права на использование товарного знака, зарегистрированного под N 289416, не представлено.

Между тем, факт реализации ответчиком спорного товара (датчика положения дроссельной заслонки) подтвержден материалами дела и не отрицался ответчиком в суде первой инстанции.

Исследовав реализованный ответчиком товар, сопоставив его с изображением оригинала товар, содержащегося в сравнительной таблице, арбитражный суд установил различие количества следов (точек) от толкателя на лицевой части датчика, в частности, на оригинальном товаре 3 следа от толкателя, а на представленном в материалы дела 2 следа. Также судом установлена ошибка в указании напряжения, а именно на оригинальном товаре указано "5В", а на представленном в материалы - "58". Кроме этого, имеются отличия оформления лицевой части датчика: на оригинальном товаре изображена буква "А" в окружности, а в углублении слева от изображения товарного знака просматривается след от толкателя, что отсутствует на реализованном ответчиком товаре.

Таким образом, проанализировав изображение оригинала товара и товар приобретенный представителем истца, суд сделал вывод о наличии признаков контрафактности реализованного ответчиком датчика положения дроссельной заслонки.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, установив наличие признаков контрафактности товара, реализованного ответчиком, приходит к выводу о нарушении ответчиком принадлежащих ОАО "Рикор Электроникс" исключительных прав в форме распространения товара, что не опровергнуто ответчиком представлением соответствующих доказательств.

Довод ответчика о том, что представленная истцом в материалы дела видеозапись не подтверждает то, что приобретенный товар является контрафактным, судом отклоняется по следующим основаниям.

В силу статей 12, 14 Гражданского кодекса РФ, части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ, осуществление видеосъемки при фиксации факта распространения контрафактной продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты, и видеозапись отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.

В соответствии с частью 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно части 2 статьи 64 АПК РФ доказательствами могут служить также видеозаписи.

Из частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При воспроизведении приобщенной к материалам дела видеозаписи процесса покупки следует, что на ней зафиксирован процесс выбора приобретаемого товара, процесс его оплаты посредством безналичного расчета банковской картой, выдачи товарного чека и чека платежного терминала банка, а также наличие на товаре обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Таким образом, арбитражный суд, исследовав представленную в материалы дела видеозапись процесса покупки и представленный в качестве вещественного доказательства товар, приходит к выводу о том, что приобретенный представителем истца и приобщенный к материалам дела товар - датчик положения дроссельной заслонки, один и тот же. Факт замены товара из видеозаписи не усматривается.

Довод ответчика в апелляционной жалобе о законном введении в гражданский оборот спорного товара, поскольку он был приобретён у индивидуального предпринимателя Веселова Валентина Валентиновича, отклоняется арбитражным апелляционным судом исходя из следующего.

Согласно представленной в материалы дела ответчиком копии товарного чека N ВВ00026984 от 26.08.2017 Борисов Илья Александрович приобрел у ИП Веселова Валентина Валентиновича товар в количестве 19 единиц на общую сумму 12929 руб. 21 коп., в том числе 10 единиц датчика положения дроссельной заслонки, стоимостью по 198 руб. 03 коп. каждый

Определением от 22.08.2018 по ходатайству ответчика арбитражным судом в соответствии со ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета, привлечен индивидуальный предприниматель Веселов Валентин Валентинович.

Между тем ответчик, утверждая, что товар был приобретен и реализован на законных основаниях, в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил надлежащих доказательств подтверждающих, что реализованный товар производится ОАО "Рикор Электроникс" (либо иными лицами по его заказу) и выпускается им в свободное обращение.

На реализованном ответчиком товаре производитель не указан, указано лишь "Сделано в России". Как усматривается из представленной истцом в материалы дела видеозаписи, товар реализован без упаковки. Упаковка товара, на которой указаны сведения о производителе спорного товара, ответчиком не представлена.

Таким образом, из представленных в материалы дела письменных доказательств не представляется возможным установить производителя спорного товара.

В отсутствие надлежащих доказательств подтверждающих производство ОАО "Рикор Электроникс" (либо иными лицами по его заказу) реализованного ответчиком спорного товара, указанные в товарной накладной N ВВ00026984 от 26.08.2017 сведения о производителе - "Рикор электроникс", носят сомнительных характер, и не подтверждают факт приобретения ИП Борисовым Ильей Александровичем у ИП Веселова Валентина Валентиновича лицензионного товара.

Согласно п.7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав.

Таким образом, осуществив реализацию спорного товара, именно ответчик допустил самостоятельное нарушение исключительных прав истца.

Совокупность представленных в материалы дела доказательств, свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца. Факт распространения ответчиком контрафактного товара ответчиком не опровергнут, с ходатайством о фальсификации доказательств ответчик в порядке ст.61 АПК РФ не обращался.

Таким образом, являются необоснованными доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, о доказанности факта распространения конрафактного товара, который был изъят в ходе проверочной закупки, поскольку данный факт подтверждается надлежащими в смысле ст.ст.67, 68 АПК РФ (относимыми и допустимыми) доказательствами.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции дал надлежащую оценку обстоятельствам дела, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

В силу пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, убытков) наступает применительно к статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Доказательств наличия оснований для освобождения от ответственности в виде компенсации за нарушение прав истца на товарный знак ответчиком не представлено.

Истцом в рамках настоящего дела заявлено о взыскании 180000 руб. компенсации, определенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В качестве обоснования обычно взимаемой за правомерное использование спорного товарного знака цены истцом представлена копия лицензионного договора, заключенного с ООО "Техносфера". Согласно указанному договору вознаграждение правообладателя за использование его товарного знака составляет 90000 руб. независимо от срока и количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности. Кроме того, согласно лицензионному договору лицензиат уплачивает лицензиару 7 % от полной фактурной стоимости продажи продукции и/или оказания услуг, содержащих объект интеллектуальной собственности, в том числе НДС.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Ответчик, возражая относительно заявленного требования, просил снизить размер рассчитанной истцом компенсации до установленного законом минимального размера, указывая на тяжелое материальное положение и то, что правонарушение совершено впервые.

В силу положений части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно общедоступным сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в сети "Интернет", произведена государственная регистрация договора заключенного с ООО "Техносфера", согласно которому вознаграждение правообладателя за использование его товарного знака составляет 90000 руб. Сведения об иных заключенных лицензионных договорах отсутствуют.

Как усматривается из материалов дела, копия платежного поручения об оплате ООО "Техносфера" стоимости вознаграждения правообладателя за использование товарного знака в сумме 90000 руб. истцом представлена в материалы дела. Таким образом, истцом требование о взыскании компенсации заявлено в минимальном размере, определенном на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, что составляет сумму 180000 руб.

При этом, каких-либо документально обоснованных доводов, в обоснование возможности и необходимости применения положений пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и снижения размера взыскиваемой компенсации ниже низшего предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ответчиком не представлено.

Доказательства наличия иных лицензионных договоров или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца, ответчиком в материалы дела также не представлены. В этой связи, суд сделал правильный вывод о том, что истцом правомерно заявлено требование о взыскании компенсации в сумме 180000 руб.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, и учитывая приведенные выше нормы права, основание для снижения размера компенсации до минимального, отсутствуют. В связи с этим, ходатайство ответчика о снижении размера компенсации удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, исходя из требований разумности и справедливости, приняв во внимание характер допущенного нарушения, факт того, что исключительные права на товарный знак принадлежат истцу, основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, арбитражный суд на основании ст. ст. 1225, 1252, 1484, 1515 ГК РФ апелляционный приходит к выводу об обоснованности и правомерном удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак N 289416 в полном объеме в размере 180000 руб.

Таким образом, в апелляционной жалобе не приведены доводы, опровергающие выводы суда первой инстанции, который всесторонне исследовав материалы и обстоятельства дела, дав им надлежащую правовую оценку, принял судебный акт с соблюдением норм материального и процессуального права.

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи с этим Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения решения суда первой инстанции, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 06.02.2019 года, принятое по делу N А49-8824/2018, оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.М. Балакирева

Судьи

С.Ю. Николаева С.Ш. Романенко