Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2019 г. N 10АП-5050/19

г. Москва

24 апреля 2019 г.

Дело N А41-87556/18

Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 апреля 2019 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семушкиной В.Н.,

судей: Бархатова В.Ю., Коновалова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания: Исаченковой А.А.,

при участии в заседании:

от BASF SE: Игнатович К.А., представители по доверенности от 23.10.2018;

от ООО "БИТЭКС": Аладжикова З.В., представитель по доверенности от 05.12.2018;

от ООО "РЕГ.РУ": представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от Жигадло В.А.: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу BASF SE на решение Арбитражного суда Московской области от 04 февраля 2019 года по делу N А41-87556/18, принятое судьей Саенко М.В., по исковому заявлению BASF SE к ООО "БИТЭКС", третьи лица: ООО "РЕГ.РУ", Жигадло В.А. о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

BASF SE (Германия) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ответчику ООО "БИТЭКС" со следующими требованиями:

Немедленно прекратить изготовление, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот и хранение для этих целей продукции БУТОЛАН, в том числе удалить информацию об изделии с сайта butolan.ru, а также других источников.

Изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, этикетки, имеющиеся у ответчика, на которых незаконно размещено сходное до степени смешения с товарным знаком истца обозначение.

Запретить Ответчику использовать обозначение БУТОЛАН, сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 531414, в доменном имени butolan.ru.

Запретить Ответчику использовать обозначение БУТОЛАН, сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 531414, на сайте butolan.ru.

Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение указанного права в сумме 5 000 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельного требования, привлечены ООО "РЕГ.РУ" и Жигадло В.А.

Решением Арбитражного суда Московской области от 04 февраля 2019 года по делу N А41-87556/18 в удовлетворении исковых требований BASF SE отказано.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, BASF SE обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. В обоснование доводов апелляционной жалобы истец сослался на то, что выводs суда первой инстанции, изложенные в решении, противоречат материалам дела.

В судебном заседании представитель BASF SE поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции.

Представитель ООО "БИТЭКС" в судебном заседании поддержал решение суда, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представители третьих лиц, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru), в суд апелляционной инстанции не явились, в связи с чем, дело рассмотрено апелляционным судом в порядке ст. 156 АПК РФ в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив представленные в дело доказательства, заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что решение подлежит отмене в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 531414 BUTONAL (дата регистрации 19.11.1988).

Товарный знак BUTONAL зарегистрирован в отношении товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг, а именно полимерные дисперсии и растворы; материалы клеящие, используемые в промышленности.

Истец указал в иске, что ответчик без его согласия использует путем изготовления, предложения к продаже, продажи и хранения для этих целей продукции, а именно синтетического катионного латекса, маркированного обозначением БУТОЛАН, сходным с товарным знаком истца до степени смешения. В интересах ответчика (указаны его реальные контактные данные, приведена информация о производимой ответчиком продукции) функционирует сайт www.butolan.ru, где рекламируется и предлагается к продаже товар, маркированный обозначением БУТОЛАН.

Указанное послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком для маркировки реализуемого товара, а также из отсутствия в данном случае вероятности смешения.

Суд первой инстанции указал, что словесное обозначение БУТОЛАН, используемое ответчиком, существенно отличается от обозначения BUTONAL, используемого истцом, поскольку товарный знак истца по международной регистрации N 531414 состоит из одного элемента "BUTONAL", выполненного прописными буквами латиницы, стандартным шрифтом, в Доменном имени butolan.ru используется словесное обозначение BUTOLAN, выполненное латиницей, стандартным шрифтом. На странице интернет (согласно протоколу осмотра на страницах 2-7 также присутствует словесный элемент БУТОЛАН, выполненный кириллицей, стандартным шрифтом, прописными буквами.

Между тем, апелляционный суд не может согласиться с указанным выводом суда первой инстанции ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Подпунктом 2 пункта 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1 ) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 этого Кодекса; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1 ) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как указано в пункте 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 этого же постановления также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

С учетом части 1 статьи 1477 и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), например, в письменных публикациях или устной речи (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А562226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

В соответствии с пунктом 42 Правил рассмотрения заявки словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1 ) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Истцом не оспаривается тот факт, что ответчиком не используется обозначение "BUTONAL", истец настаивает на том, что используется сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком обозначение.

Данные факты истец подтверждает Протоколом осмотра доказательств, дата 31.07.2018, бланк N 78 АБ 5255792, Экземпляр I,: осмотр доказательства, а именно информационного ресурса, размещенного в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по адресу www.butolan.ru; выпиской из ЕГРЮЛ ответчика, где указаны основные виды деятельности ответчика - "производство синтетического каучука в первичных формах, производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах, производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов, производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик, производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла, строительство автомобильных дорог и автомагистралей, деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами, деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами и т.д."; ответом Регистратора РЕГ.РУ, согласно которому администратором доменного имени www.butolan.ru является Жигадло В.А., генеральный директор ООО "Битэкс"; Сертификатом соответствия N РОСС RU. НА 34.НО2385; Информационным письмом исх. N2011 от 12.04.2018. Истец не давал согласия на использование обозначения, сходного с зарегистрированным товарным знаком.

Также истец ссылается на акт экспертного заключения по вопросу сходства товарного знака с обозначениями БУТОЛАН, присутствующим при входе в Интернет на электронный адрес http://www.butolan.ru, а также с обозначением BUTOLAN, присутствующим в доменном имени http://www.butolan.ru.

Согласно указанному акту: обозначение butolan, присутствующее в Доменном имени butolan.ru является сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 531414 BUTONAL; обозначения БУТОЛАН, BUTOLAN, присутствующие при входе в интернет на сайт http://www.butolan.ru является сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 531414 BUTONAL для однородных товаров; в случае одновременного присутствия в гражданском обороте товаров, маркированных обозначениями БУТОЛАН, BUTOLAN и товаров, маркированных товарным знаком BUTONAL, существует угроза смешения, поскольку покупатели могут расценить, что товары марки БУТОЛАН, BUTOLAN изготовлены тем же самым производителем, что и товары марки BUTONAL.

Между тем, суд первой инстанции не принял в качестве надлежащего доказательства по делу, представленный истцом акт экспертного заключения от 01.10.2018, ссылаясь на то, что экспертом проведен анализ словесного элемента БУТОЛАН и его сходство с обозначением BUTONAL на основании фонетического сходства (БУТОЛАН, BUTONAL, BUTOLAN), на основании графического (визуального) сходства в одинаковом количестве букв (7) и одинаковой графической манерой исполнения букв в печатном виде, а также однородности товаров.

Таким образом, судом рассмотрена позиция, указанная в экспертном заключении, но не приведены доводы, почему данное заключение не может быть принято в качестве надлежащего доказательства.

Исследовав представленный акт экспертного заключения, апелляционный суд полагает, что он является надлежащим доказательством по делу по следующим основаниям.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой, или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Высшей судебной инстанцией указано, что такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Апелляционным судом установлено, что на сайте www.butolan.ru, который администрируется в интересах ответчика, указано следующее: "Синтетический латекс применяется уже более 40 лет в модификации битумных эмульсий. Ведущим производителем этого латекса является концерн BASF. Выпуская марку синтетического латекса Butonal NS198 BASF удовлетворял потребности дорожников во всем мире, в качестве маркетингового хода BASF выпустил новую марку Butonal NS4190. Этот латекс производится в USA и к Российским дорожникам он доходит по цене, которая делает технологии битумных эмульсий дорогими. Бутолан -50КБ - это синтетический катионный латекс Российского производства". Таким образом, на сайте ответчика утверждается, что данные товары не только однородны, но и взаимозаменяемы (товар ответчика является, по его мнению, более дешевым и эффективным аналогом товара правообладателя).

Вышеуказанная информация подтверждает, что компания Битэкс осведомлена о продукте BUTONAL, однако, несмотря на это, для производства своей собственной продукции компания выбрала название максимально похожее на товарный знак BUTONAL.

Таким образом, имеет место однородность товаров, маркированных обозначением БУТОЛАН, с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак BUTOLAN.

Согласно письму ООО "РЕГ.РУ" N 11953 от 27.09.2018 администратором доменного имени butolan.ru в соответствии с регистрационными данными является Жигадло В. А., который является участником и генеральным директором ответчика и привлечен к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования, по настоящему делу.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах^и и РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 N 2011-18/81, администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администратор домена вправе в любое время, за исключением периодов, указанных в Правилах, передать права администрирования домена другому лицу, направив регистратору письменную заявку, в которой должны содержаться сведения, позволяющие однозначно установить лицо, которому передаются права (получателя), и указание на регистратора, который будет осуществлять поддержку домена. Если поддержка домена сохраняется за действующим регистратором, то он вносит информацию о получателе в Реестр в течение трех рабочих дней, при условии, что получатель подтвердил свое согласие на получение прав администрирования домена, заключил соответствующий договор и выполнил его условия. Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

Согласно сведениям указанного сайта в разделе контакты указана компания "Битекс" (ответчик), которому выдан Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии Сертификат соответствия N РОСС RU.НА 34.Н02385 сроком действия с 12.04.2018 по 11.04.2021 в отношении продукции - Бутадиен-стирольный катионный латекс Бутолан-50КБ, который соответствует требованиям нормативных документов ТУ 20.17.10.210-001-27938214-2018, изготовитель ООО "Битэкс", на основании Протокола испытаний N 003/R-12/04/18 от 12.04.2018.

На сайте ответчика прямо указано, что продукция является однородной, BUTONAL и БУТОЛАН - это синтетический латекс (один иностранного, другой российского производства), используется при производстве продукции для дорожных покрытий. Таким образом, вывод суда о неоднородности товаров является необоснованным.

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о правомерности использования ответчиком указанного обозначения, исковые требования об обязании ООО "БИТЭКС" прекратить изготовление, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот и хранение для этих целей продукции, маркированной обозначением БУТОЛАН, в том числе удалить информацию об изделии с сайта butolan.ru, а также других источников и запрете ООО "БИТЭКС" использовать обозначение БУТОЛАН, сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 531414, в доменном имени butolan.ru. и на сайте butolan.ru., подлежат удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Возражая относительно данного требования, ответчик в отзыве (л.д.30) ссылается на отсутствие в его действиях вреда имущественным интересам истца.

Исследовав обстоятельства дела, принимая во внимание: характер допущенного ответчиком нарушения; отсутствие в материалах дела доказательств ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца; отсутствие у истца убытков, руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения ответчиком исключительного права истца на использование товарного знака, арбитражный апелляционный суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в сумме 100 000 рублей.

Требование истца об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, имеющихся у ответчика, на которых незаконно размещено сходное до степени смешения с товарным знаком истца обозначение, не подлежит удовлетворению, поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о конкретных товарах, подлежащих изъятию и уничтожению, что в случае удовлетворения данного (абстрактного) требования повлечет невозможность исполнения судебного акта.

Учитывая изложенное, обжалуемое решение подлежит отмене.

Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 04 февраля 2019 года по делу N А41-87556/18 отменить.

Обязать ООО "БИТЭКС" прекратить изготовление, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот и хранение для этих целей продукции, маркированной обозначением БУТОЛАН, в том числе удалить информацию об изделии с сайта butolan.ru, а также других источников.

Запретить ООО "БИТЭКС" использовать обозначение БУТОЛАН, сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 531414, в доменном имени butolan.ru. и на сайте butolan.ru.

Взыскать с ООО "БИТЭКС" в пользу БАСФ СЕ (BASF SE) 100 000 руб. компенсации за нарушение прав на обозначение.

В удовлетворении остальной части иска - отказать.

Взыскать с ООО "БИТЭКС" в пользу BASF SE 27 960 руб. государственной пошлины за подачу иска и апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Н. Семушкина

Судьи

В.Ю. Бархатов С.А. Коновалов