Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2019 г. N 01АП-1646/19

25 апреля 2019 г.

Дело N А11-13760/2018

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Александровой О.Ю., судей Устиновой Н.В., Мальковой Д.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Платовой А.С., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "С-Топ" на решение Арбитражного суда Владимирской области от 11.02.2019 по делу N А11-13760/2018,

по иску общества с ограниченной ответственностью "С-Топ" (ИНН 7721658624, ОГРН 1097746161633) к индивидуальному предпринимателю Маркиной Алене Александровне (ОГРНИП 317332800063837), о признании действий ответчика нарушением прав по коммерческому использованию товарного знака, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.,

при участии представителей сторон: от истца (заявителя) - Челышкова Р.В. (по ордеру от 22.04.2019 N 170168);

от ответчика - Маркиной Е.А. (лично, по паспорту),

установил.

Общество с ограниченной ответственностью "С-Топ" (далее - ООО "С-Топ") обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Маркиной Алене Александровне (далее - ИП Маркина А.А.) о признании действий ответчика нарушением прав истца по коммерческому использованию товарного знака (знака обслуживания) N 634672 "Зазеркалье" посредством регистрации доменного имени zazerkalie-nail.ru и размещения информации на сайте zazerkalienail@gmail.com, о запрещении ответчику использовать товарный знак "Зазеркалье" по свидетельству о регистрации N 608227, исключительным правом на которое обладает истец, в том числе в доменном имени http:zazerkalie-nail.ru/ в сети Интернет, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "Зазеркалье" в сумме 5 000 000 руб. Кроме того, истец просил взыскать с ответчика 48 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины и 40 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, 2 670 руб. в возмещение расходов на оплату проезда представителя.

Решением от 11.02.2019 Арбитражный суд Владимирской области отказал в удовлетворении исковых требований.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "С-Топ" обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить судебный акт по основаниям, предусмотренным статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель жалобы не согласился с выводом суда об отсутствии тождественности и схожести до степени смешения используемого ответчиком словесного обозначения с товарными знаками истца. При этом указал, что на сайте ответчика присутствует наименование "Алиса в ZAZЕРКАЛЬЕ", т.е фактически из 16 знаков (букв) только 2 латинские, а остальные русские. Таким образом, наименование в фонетическом, визуальном и смысловом виде воспринимается как написание не в латинской транскрипции и в глазах среднего потребителя вызывает ассоциацию о его принадлежности одному источнику - "ЗАЗЕРКАЛЬЕ".

Кроме того, заявитель обратил внимание суда, что товарные знаки истца N N 608227, 392809 предоставляют правовую охрану в отношении услуг 44 класса МКТУ, которые также оказываются ответчиком.

Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

Заявитель в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

Ответчик в судебном заседании и в отзыве на апелляционную жалобу указал на законность и обоснованность решения, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "С-Топ" принадлежат исключительные права на следующие товарные знаки:

- комбинированное обозначение, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 634672 в отношении 09, 45 классов МКТУ (номер государственной регистрации 634672, номер заявки 2017707210, приоритет 28.02.2017, дата подачи заявки 28.02.2017, дата государственной регистрации 02.11.2017, дата публикации 02.11.2017, дата истечения срока действия исключительного права 28.02.2027),

- словесное обозначение "ЗАЗЕРКАЛЬЕ", что подтверждается свидетельством на товарный знак N 392809 в отношении 35, 41, 44 классов МКТУ (номер государственной регистрации 392809, номер заявки 2008714154, приоритет 06.05.2008, дата подачи заявки 06.05.2008, дата государственной регистрации 02.11.2009, дата публикации 25.11.2009, дата истечения срока действия исключительного права 06.05.2028),

- комбинированное обозначение, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 608227 в отношении 35, 38, 41-44 классов МКТУ (номер государственной регистрации 608277, номер заявки 2015724768, приоритет 07.08.2015, дата подачи заявки 07.08.2015, дата государственной регистрации 10.03.2017, дата публикации 10.03.2017, дата истечения срока действия исключительного права 07.08.2025).

Как указал истец, ему стало известно, что ответчик в своей деятельности использует домен zazerkalie-nail.ru и размещает информацию на сайте zazerkalienail@gmail.com в сети Интернет.

Полагая, что использование ответчиком слова "зазеркалье" в своей предпринимательской деятельности нарушает исключительные права истца на принадлежащие ему товарные знаки N 634672, N 392809 и N 608227 последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказан факт нарушения исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки N 634672, N 392809 и N 608227.

Суд апелляционной инстанции полагает, что указанные выводы суда первой инстанции являются правомерными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно пункту 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых, товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между

использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, а также Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до

степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, изложена правовая позиция, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 3.8 указанных Методических рекомендаций N 197 при наличии блока (серии) товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ), может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

Судом установлено, что согласно заявке на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) от 07.08.2015, товарный знак N 608277 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова общеязыкового фонда ЗАЗЕРКАЛЬЕ, в котором первая буква "З" выполнена оригинальным шрифтом, над которой изображена корона с тремя лучами; цвет обозначения - синий; товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении 44 класса МКТУ - дома отдыха, имплантация волос, лечение гомеопатическими эссенциями, маникюр, мануальная терапия (хиропрактика), массаж, парикмахерские, салоны красоты, составление цветочных композиций, татуирование, услуги визажистов, услуги маникюра и педикюра, услуги нетрадиционной медицины, услуги оптиков, услуги психологов, услуги саун, услуги соляриев, услуги телемедицины, услуги терапевтические, услуги фармацевта (приготовление лекарств по рецептам), уход за больными, уход за животными, физиотерапия, хирургия пластическая.

Согласно заявке на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) от 28.02.2017, товарный знак N 634672 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова общеязыкового фонда ЗАЗЕРКАЛЬЕ, в котором первая буква "З" выполнена оригинальным шрифтом, над которой изображена корона с тремя лучами; товарный знак зарегистрирован в отношении 09, 45 классов МКТУ.

Согласно заявке на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) от 06.05.2008, товарный знак N 392809 представляет собой словесное обозначение слова общеязыкового фонда ЗАЗЕРКАЛЬЕ; товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении 44 класса МКТУ - услуги в области гигиены и косметики, маникюр, массаж, парикмахерские, салоны красоты, татуирование, услуги визажистов, услуги соляриев, физиотерапия, хиропрактика (мануальная терапия), хирургия пластическая.

Ответчик использует домен zazerkalie-nail.ru и сайт zazerkalienail@ gmail.com в сети Интернет, которые содержат латинскую транскрипцию слова "зазеркалье". На сайте zazerkalie-nail@gmail.com ответчик размещает информацию о студии нейл-арта "АЛИСА В ZАZЕРКАЛЬЕ".

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, суд первой инстанции установил, что товарные знаки истца и обозначение, используемое ответчиком, не сходны до степени смешения ввиду того, что они различны по визуальному восприятию.

При этом суд указал, что ответчик использует латинскую транскрипцию слова "Зазеркалье" и дополнительный словесный элемент "nail" к словесному элементу "zazerkalie", на сайте содержится информация о салоне студии нейл-арта "АЛИСА В ZАZЕРКАЛЬЕ", при этом обозначения, используемые ответчиком, отличаются по написанию (латинская транскрипция) и цветовой гамме от написания и цветовой гаммы товарного знака истца, а также отличаются от оригинального написания изображений товарных знаков N 608277 и N 392809.

Само по себе использование ответчиком слова "ZАZЕРКАЛЬЕ" не свидетельствует об угрозе смешения сравниваемых обозначений, поскольку товарные знаки истца в силу наличия у них указанных выше особенностей обладают достаточной степенью оригинальности, в свою очередь слово "Зазеркалье" широко используется многими организациями, предоставляющими услуги, как само по себе, так и в различных сочетаниях.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товарные знаки истца и обозначение, используемое ответчиком, формируют различное общее впечатление. Более того, товарный знак истца N 634672 не предоставляет правовую охрану в отношении 44 класса МКТУ.

В суде апелляционной инстанции также установлено, что 12.02.2019 Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) принято решение о государственной регистрации обозначения "АЛИСА В ZАZЕРКАЛЬЕ" в качестве товарного знака (приоритет по дате 05.07.2018).

В связи с этим требования истца о запрете использования товарных знаков "Зазеркалье" и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки "Зазеркалье" в сумме 5 000 000 руб. правомерно оставлены судом без удовлетворения.

Суд первой инстанции также указал, что ответчик не является администратором домена zazerkalie-nail.ru и сайта zazerkalie-nail@gmail.com.

Истцом не представлено информации об администраторе доменного имени zazerkalie-nail.ru и сайта zazerkalie-nail@gmail.com. В связи с этим, а также учитывая то обстоятельство, что обозначения, используемые ответчиком, не могут вызывать у потребителя ассоциации об их принадлежности одному источнику и восприниматься потребителем как названия, индивидуализирующие услуги, оказываемые одним и тем же лицом, суд отклонил требование истца и в части запрета использования товарных знаков истца посредством регистрации доменного имени zazerkalie-nail.ru и размещения информации на сайте zazerkalie-nail@gmail.com.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли бы на его обоснованность и законность либо опровергли выводы суда, в связи с чем признаются несостоятельными.

Оспариваемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Владимирской области от 11.02.2019 по делу N А11-13760/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "С-Топ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

О.Ю. Александрова

Судьи

Н.В. Устинова Д.Г. Малькова