Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2019 г. N 09АП-23128/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2019 г. N С01-660/2019 по делу N А40-12532/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

16 мая 2019 г.

Дело N А40-12532/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 07 мая 2019 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 мая 2019 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей Н.И. Левченко, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ЗАО "Микояновский мясокомбинат", ООО "СТИМУЛ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 марта 2019 года по делу N А40-12532/2019, принятое судьей Крикуновой В.И.

по иску ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (ОГРН 1027739019934, юр.адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, корп. 14)

к ООО "СТИМУЛ" (ОГРН 1127746592940, юр.адрес: 125635, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2Г, пом. 1-19)

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании представителей: от истца: Супонина И.С. по доверенности от 26.10.2018 от ответчика: генеральный директор Цой А.И. по решению N 9 от 13.08.2018, Татаринов В.В. по доверенности от 06.05.2019

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании с ООО "СТИМУЛ" компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 500 000 руб., запрете ООО "СТИМУЛ" использования обозначения "НЯМ-НЯМ" при выпуске продукции, предложении к продаже, продаже или ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозки и хранения с этой целью пельменей под товарным обозначением "НЯМ-НЯМ", сходным до степени смешения с товарным знаком "НЯМ-НЯМ", сходным до степени смешения с товарным знаком "НЯМ-НЯМ"; обязании ООО "СТИМУЛ" опубликовать за свой счет резолютивное решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете "Московский комсомолец" размерном не менее 1/8 полосы.

Решением от 15.03.2019 г. суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 50 000 руб., запретил ООО "СТИМУЛ" использование обозначения "НЯМ-НЯМ" при выпуске продукции, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку и хранение с этой целью пельменей под товарным обозначением "НЯМ-НЯМ", сходным до степени смешения с товарным знаком "НЯМ-НЯМ", сходным до степени смешения с товарным знаком "НЯМ-НЯМ". В остальной части иска отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме, ссылаясь на неправомерность произвольного уменьшения размера компенсации при отсутствии доказательств со стороны ответчика ее чрезмерности, а также неправомерность отказа в удовлетворении части иска.

На данное решение суда подана также апелляционная жалоба ответчика, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске, ссылаясь на отсутствие схожести спорного обозначения с товарным знаком истца.

Стороны отзывы на апелляционные жалобы не представили.

Рассмотрев дело в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционных жалоб и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, ЗАО "Микояновский мясокомбинат" является обладателем исключительных прав на товарный знак: "НЯМ-НЯМ". Данный факт подтверждается Свидетельствами на товарный знак: N 333865, 333866 (приоритет товарного знака от 03.05.2006 г.) в отношении товаров (услуг) 29 класса по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Исковые требования мотивированы тем, что в ноябре 2018 года при проведении контрольных мероприятий по использованию товарных знаков, принадлежащих ЗАО "Микояновский мясокомбинат", производителями мясной продукции в г. Москве был выявлен факт производства ответчиком полуфабриката Пельмени "НЯМ-НЯМ".

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт использования ответчиком обозначения "НЯМ-НЯМ", сходного до степени смешения с товарным знаком "НЯМ-НЯМ", принадлежащим истцу, подтверждается фотографиями с изображением контрафактного товара, кассовым чеком от 13.11.2018 г., в котором содержатся сведения о товаре, дате покупки, стоимости, действующей Декларацией о соответствии N Д-1Ш.ПФ02.В.07126 от 24.03.2017 г. Образец контрафактного товара обозревался судом.

Суд первой инстанции пришел к правильным выводам о том, что у потребителей может создаться впечатление о принадлежности товаров сторон одному и тому же изготовителю.

Доводы ответчика об отсутствии схожести спорного обозначения с товарным знаком истца подлежат отклонению.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122).

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании изложенного, оценив степень схожести изображенных обозначений "Ням-Ням" и "Ням Ням", используемых ответчиком при реализации пельменей, содержащих словесный элемент "Ням-Ням", принадлежащих истцу, тождественность графического изображения, внешней формы, сочетания цветов и тонов, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что спорные изображения сходны до степени смешения с товарными знаками истца.

Использование ответчиком словесных обозначений "Ням-Ням" и "Ням-Ням" в сочетании с графическим элементом и различных цветовых сочетаний при изображении словесных обозначений "Ням-Ням" и "Ням-Ням" не имеют существенного значения для общего зрительного восприятия обозначений, поскольку доминирующим является словесный элемент "Ням-Ням".

Различия в стиле шрифта и в размере букв в словесном элементе "Ням-Ням", зарегистрированном в качестве товарного знака, и в спорном обозначении, использованном ответчиком, не позволяют рассматривать эти обозначения как отличные, не имеющие сходства. Смысл этих обозначений одинаков и вызывает в восприятии потребителя сходные ассоциации. Наклон букв в словесных обозначениях "Ням-Ням" и "Ням-Ням", использованных ответчиком на этикетках и упаковках, соединение букв в этих словосочетаниях, шрифт не привносят существенного отличия, достаточного для вывода об отсутствии вероятности смешения обозначений ответчика с товарными знаками истца.

Судом апелляционной инстанции установлено, что пельменная продукция (пельмени), которая реализуется ответчиком на территории России, однородна товарам, указанным в перечне свидетельств Российской Федерации на спорные товарные знаки, так как товар "пельмени" соотносится как "род/вид" (общее родовое понятие - мясные продукты), имеют близкие (взаимодополняемые и/или взаимозаменяемые) условия реализации (специализированные мясные магазины или мясные отделы магазинов), область применения (мясные продукты питания, используемые для приготовления/употребления в пищу) и специализированный круг потребителей (покупатели мясных продуктов).

Так, из материалов дела видно, что товарные знаки истца N N 333865, 333866 "Ням-Ням" зарегистрированы в отношении 29 классов МКТУ, в том числе для товаров "продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; полуфабрикаты из мяса".

Согласно классификатору товаров "пельмени" - это шарики из теста, фаршированные мясом. Таким образом, реализуемый ответчиком товар - "пельмени" с использованием обозначения "Ням-Ням", сходного до степени смешения с товарными знаками истца, относится к вышеуказанной категории товаров.

В связи с этим подлежит отклонению довод ответчика о том, что предлагаемая им продукция и продукция истца не являются однородными товарами.

Кроме того, отклоняется как недоказанная ссылка ответчика на использование им междометия "Ням-Ням" в информационных и описательных целях, поскольку из представленных в материалы дела доказательств следует, что спорное обозначение используется именно как наименование товара. Правила, обязывающие производителя продуктов питания разъяснять потребителям в упрощенно-доступной форме вкусовые качества товара, отсутствуют.

Данные обстоятельства не опровергнуты ответчиком и свидетельствуют о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, поэтому доводы апелляционной жалобы ответчика не могут служить основанием к её удовлетворению.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец определил компенсацию в размере 500 000 руб. на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Таким образом, уменьшение размера компенсации является правом суда и без учета доводов о необходимости ее уменьшения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, соразмерности компенсации последствиям нарушения, взысканный судом размер компенсации в сумме 50 000 рублей является разумным и справедливым.

Учитывая то обстоятельство, что требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав, при избрании истцом такого способа защиты последнему следует обосновать причины своего выбора, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых, по мнению истца, надлежит опубликовать принятое судом решение. При этом следует обратить внимание на то, что применение такого способа защиты своих прав, в первую очередь, должно быть направлено на восстановление этих нарушенных прав.

В случае же, если лицо, обратившееся с иском в защиту своих исключительных прав путем предъявления требования, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, не привело достаточного обоснования избрания такого способа защиты, в том числе его направленности на восстановление нарушенных прав, обоснованности выбранных источников публикации решения суда, данное обстоятельство может привести к отказу в удовлетворении соответствующего требования.

Поскольку истец не обосновал, каким именно образом иск в части удовлетворения требования о публикации решения суда восстановит нарушенные права истца, а также не пояснил критерии выбора указанного издания, его относимость к предмету заявленных исковых требований, то суд первой инстанции правомерно отказал в иске в данной части.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционных жалоб не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 марта 2019 года по делу N А40-12532/2019 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Н.И. Левченко Д.Н. Садикова