Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2019 г. N 17АП-5011/19

г. Пермь

28 мая 2019 г.

Дело N А71-19553/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 28 мая 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гребенкиной Н.А.,

судей Дружининой Л.В., Кощеевой М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Полуднициным К.А.,

при участии:

от истца, общества с ограниченной ответственностью научно-производственной организации "Гидроприводспецмаш": Виноградов О.В. (директор) - выписка из ЕГРЮЛ, решение от 06.03.2017 N 2, паспорт; Куртов Р.В. - доверенность от 20.05.2019, паспорт;

от ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Металлэлектротехника": Михеев Т.С. - доверенность от 20.05.2019, паспорт; Гайсин Р.А. - доверенность от 25.09.2018, паспорт;

от третьего лица, Государственного унитарного предприятия города Москвы "Московского ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В. И. Ленина": представители не явились;

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрев в судебном заседании, проведенном посредством использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Удмуртской Республики,

апелляционную жалобу ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Металлэлектротехника",

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 15 февраля 2019 года

по делу N А71-19553/2018,

принятое судьей Желновой Е.В.,

по иску общества с ограниченной ответственностью научно-производственной организации "Гидроприводспецмаш" (ОГРН 1127746262049, ИНН 7716713686)

к обществу с ограниченной ответственностью "Металлэлектротехника" (ОГРН 1161832072490, ИНН 1832140763),

третье лицо: Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московского ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В. И. Ленина" (ОГРН 1027700096280, ИНН 7702038150),

о защите патентных прав,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная организация "Гидроприводспецмаш" (далее - ООО, общество НПО "ГСМ", истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Металлэлектротехника" (далее - ООО, общество "МЭТ", ответчик) о признании полезной модели ООО НПО "ГСМ" защищенную патентом на полезную модель N 165908, о признании незаконными действий ООО "МЭТ" по изготовлению, хранению, предложению к продаже, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использована полезная модель ОО НПО "ГСМ", о запрете ООО "МЭТ" осуществлять изготовление, хранение, предложение к продаже, продажу на территории Российской Федерации и иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использована полезная модель ООО НПО "ГСМ", об обязании ООО "МЭТ" за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации изделия, в которых использована полезная модель ООО НПО "ГСМ" и уничтожить их без какой бы то ни было компенсации, о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московского ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" (далее - ГУП "Московский метрополитен", третье лицо).

Решением суда от 15.02.2019 исковые требования удовлетворены частично. Полезная модель ООО НПО "ГСМ" признана защищенной патентом на полезную модель N 165908; признаны незаконными действия ООО "МЭТ" по изготовлению, хранению, предложению к продаже, продаже на территории Российской Федерации и иному вводу в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использована полезная модель ОО НПО "ГСМ"; обществу "МЭТ" запрещено осуществлять изготовление, хранение, предложение к продаже, продажу на территории Российской Федерации и иной ввод в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использована полезная модель ООО НПО "ГСМ"; на ООО "МЭТ" возложена обязанность за свой счет изъять из продажи на всей территории Российской Федерации изделия, в которых использована полезная модель ООО НПО "ГСМ". С ООО "МЭТ" в пользу общества НПО "ГСМ" взыскано 2 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель, а также 21 600 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда полностью, принять новое решение, отказав в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Настаивая на своей позиции о возникновении у него права послепользования на основании пункта 3 статьи 1400 Гражданского кодекса российской Федерации, ответчик полагает не соответствующим обстоятельствам дела и противоречащим смыслу приведенной нормы указание суда первой инстанции на то, что ответчиком в материалы дела не представлено каких-либо соглашений, лицензий, заключенных с патентообладателем (истцом) на право использования принадлежащего последнему полезной модели в период прекращения действия патента N 165908. Поскольку ответчик, как утверждает данная сторона, использовал и сделал приготовления на использование полезной модели в объеме, который был определен в период прекращения действия патента N 165908 (поставка трех сцепов из десяти тележек ТР4М), не превышая его, необходимость заключения каких-либо соглашений, лицензий с патентообладателем (истцом) на использование полезной модели отсутствовала. Заявитель жалобы также ссылается на отсутствие доказательств того, что ответчик (послепользователь) действовал недобросовестно, использовал полезную модель "Тележка на железнодорожном ходу для перевозки рельсовых плетей" сверх того объема, который был определен контрактом с ГУП "Московский Метрополитен", на три сцепа из десяти тележек в период прекращения действия патента N 165908.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители ответчика на доводах апелляционной жалобы настаивали; представители истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражали.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителя в судебное заседание не направило, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из пояснений истца и подтверждается материалами дела, ООО НПО "ГСМ" использует собственные уникальные разработки для производства тележек на железнодорожном ходу для перевозки рельсовых плетей; его патентные права защищены патентом Российской Федерации N 165908 на полезную модель "Тележка на железнодорожном ходу для перевозки рельсовых плетей", выданным по заявке N 2015141036, с приоритетом от 28.09.2015; зарегистрирован в государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 19.10.2016; срок действия патента истекает 28.09.2025; в описании полезной модели к патенту N 165908 указано, что патент выдан на производство тележек на железнодорожному ходу для перевозки рельсовых плетей.

Из материалов дела следует, что 29.09.2017 ГУП "Московский Метрополитен" на сайте http://www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на сайте электронной торговой площадки АО "ЕЭТП" (http://roseltorg.ru) размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку сцепа из 10 тележек ТР4М для перевозки рельсовых плетей N 0573200007517000610.

Согласно извещению начальная (максимальная) цена контракта составила 42 234 070 руб. 59 коп.

16.10.2017 истец подал заявку на участие в аукционе.

Также в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 19.10.2017 N 0573200007517000610-1 на участие в аукционе помимо истца подана заявка от общества "МЭТ", обе заявки были допущены к аукциону.

Комиссией ГУП "Московский Метрополитен" принято решение признать победителем и заключить контракт на поставку сцепа из 10 тележек ТР4М для перевозки рельсовых плетей с ООО "МЭТ" (протокол подведения итогов электронного аукциона от 26.10.2017 N 0573200007517000610-3).

Между ГУП "Московский Метрополитен" и ООО "МЭТ" заключен контракт от 09.11.2017 на поставку сцепа из 10 тележек ТР4М для перевозки рельсовых плетей на сумму 27 240 975 руб. 57 коп.

Ссылаясь на то, что согласно описанию полезной модели, прилагаемому к патенту, тележка ТР4М полностью содержит все существенные признаки, имеющиеся на изображениях и приведенные в формуле полезной модели, и полагая в этой связи, что общество "МЭТ" без согласия патентообладателя осуществляет изготовление, предложение к продаже, продажу, хранение изделий, в которых без разрешения общества НПО "ГСМ" используется принадлежащая ему полезная модель: "Тележка на железнодорожном ходу для перевозки рельсовых плетей", последнее обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции руководствовался положениями, предусмотренными подпунктом 8 пункта 1 статьи 1225, пунктом 1 статьи 1229, подпунктом 2 пункта 1, пунктом 3 статьи 1252, пунктом 1, подпунктом 1 пункта 2 статьи 1345, статьей 1353, пунктом 1, подпунктом 1 пункта 2, пунктом 3 статьи 1358, пунктом 2 статьи 1377, статьей 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации, и исходил из того, что со стороны ответчика имеет место нарушение исключительных прав истца на полезную модель, защищенную патентном N 165908; исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения посчитал возможным снизить размер компенсации до 2 000 000 руб., признав указанную сумму соразмерной, обоснованной и способной восстановить имущественное положение истца.

Изучив материалы дела, исследовав доводы апелляционной жалобы, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, суд апелляционной инстанции оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта не установил.

В силу пункта 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 названной статьи установлено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем в силу статьи 1399 Гражданского кодекса Российской Федерации действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Таким образом, при прекращении действия патента прекращается защита прав патентообладателей.

Указанной нормой предусмотрено обеспечение баланса прав и законных интересов патентообладателей, своевременно не выполнивших возложенную на них законом обязанность уплаты пошлины за поддержание патента в силе, и лиц, начавших использование соответствующего изобретения до восстановления действия патента или сделавших необходимые к тому приготовления (постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2014 N С01-626/2014 по делу N А53-20291/2012).

Таким образом, в том случае, если к лицу предъявлено требование, основанное, как полагает правообладатель, на незаконном использовании его патента на полезную модель, то это лицо вправе возражать против таких требований путем предъявления соответствующих доказательств начала использования полезной модели или приготовления к ее использованию в период, когда патент не действовал (право послепользования).

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации именно ответчик, заявляющий о наличии у него права послепользования, обязан доказать наличие у него всей совокупности условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации, для подтверждения наличия у него данного права. В частности, установлению в рамках настоящего дела подлежит тождественность технических решений истца и ответчика. Также при рассмотрении таких споров суд обязан установить дату начала приготовлений к использованию полезной модели или начало ее использования.

Так, факт использования ответчиком принадлежащей истцу полезной модели обществом "МЭТ" не оспорен. Более того, признание данного обстоятельства явствует из содержания имеющегося в деле письма названного общества от 08.11.2018 N 381, адресованного в ГУП "Московский метрополитен", согласно которому тележка ТР4М, указанная в конкурсной документации, защищена исключительными правами в виде патента на полезную модель N 165908 "Тележка на железнодорожном ходу для перевозки рельсовых плетей".

В то же время арбитражным судом установлено отсутствие условий, необходимых для вывода о том, что у ответчика возникло права послепользования в отношении полезной модели истца.

Материалами дела подтверждено, что действие патента N 165908 было прекращено 09.09.2017 в связи с неуплатой истцом патентной пошлины за поддержание патента в силе. В последующем действие патента восстановлено 15.03.2018.

Между тем, ответчиком не представлено доказательств того, что приготовления к использованию полезной модели истца ответчиком совершены, а производство началось в период, когда спорный патент приостановил свое действие.

Действительно, контракт с ГУП "Московский метрополитен" заключен ответчиком 09.11.2017 - в период, когда действие патента на полезную модель истца было прекращено.

Однако заявка на участие в аукционе на поставку сцепа из 10 тележек ТР4М для перевозок рельсовых плетей подана в более ранний период, что следует из протокола рассмотрения заявок от 19.10.2017.

Под необходимыми приготовлениями понимается создание необходимой для этого совокупности условий технического, организационного, финансового, кадрового и иного характера.

Такая позиция также подтверждается Верховным Судом Российской Федерации. Необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать (пункт 30 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Понятие "необходимые приготовления к использованию полезной модели" по пункту 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации включает в себя все необходимые действия, которые лицо должно осуществить, чтобы "с нуля" приготовиться к использованию полезной модели.

При этом из материалов дела не следует с очевидностью, что ответчик приступил к использованию охраняемого патентом решения в период прекращения действия этого патента (приобрел необходимые материалы, наладил производство спорного товара). В частности, доказательств, бесспорно свидетельствующих о том, что в соответствующий юридически значимый период (именно после прекращения действия патента и до подачи заявки на участие в аукционе, в столь короткий срок) ответчиком были осуществлены какие-либо приготовления к использованию полезной модели истца, в деле не имеется (статьи 9, 65, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, очевидно, что подавая 16.10.2017 заявку на участие в аукционе, ответчик фактически заявил об использовании полезной модели по патенту N 165908, что объективно могло быть сделано им только при наличии у него на тот момент соответствующих технологических решений и уже с учетом ранее осуществленных им действий по производству или по приготовлению к производству продукции, содержащей признаки полезной модели истца. Именно с учетом указанного обстоятельства арбитражный суд считает возможным принять во внимание, что ответчиком не представлено в материалы дела каких-либо соглашений, лицензий, заключенных с патентообладателем (истцом) на право использования принадлежащего последнему полезной модели в период действия патента.

Дата заключения контракта сама по себе не является тем обстоятельством, которое подтверждает позицию ответчика о приобретении им права послепользования.

С учетом вышеизложенного суд первой инстанции пришел к верному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на полезную модель, защищенную патентном N 165908, в результате чего удовлетворил исковые требования ООО "ГСМ".

Оценка представленных в дело доказательств на правомерные выводы суда первой инстанции не влияет, иные выводы повлечь не может (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, общество "МЭТ" предложило ГУП "Московский метрополитен" расторгнуть контракт на поставку сцепа из 10 тележек ТР4М для перевозки рельсовых плетей, зная о том, что тележка ТР4М, указанная в конкурсной документации, защищена исключительными правами в виде патента на полезную модель N 165908, при этом доказательства добросовестного поведения общества "МЭТ" при осуществлении приготовлений к использованию полезной модели истца в материалах дела отсутствуют (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), суд апелляционной инстанции лишен возможности прийти к иному выводу лишь на основании самого факта заключения указанного контракта в период приостановления действия патента.

В результате установления факта нарушения исключительных прав истца на полезную модель суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований и взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав истца в размере 2 000 000 руб. (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Суд апелляционной инстанции считает, что все имеющие существенное значение для рассматриваемого дела обстоятельства судом установлены правильно, представленные доказательства полно и всесторонне исследованы и им дана надлежащая оценка.

Доводы апелляционной жалобы рассмотрены судом апелляционной инстанции и отклонены как не влияющие на отмену правильного судебного акта.

Основания для отмены или изменения судебного акта суда первой инстанции по приведенным в апелляционной жалобе доводам отсутствуют.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на уплату государственной пошлины в сумме 3 000 руб., понесенные при подаче апелляционной жалобы, относятся на ее заявителя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 15 февраля 2019 года по делу N А71-19553/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий

Н.А. Гребенкина

Судьи

Л. В. Дружинина М.Н. Кощеева