Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2019 г. N 08АП-5538/19

город Омск

24 июня 2019 г.

Дело N А46-18748/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июня 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июня 2019 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кливера Е.П.,

судей Фроловой С.В., Шиндлер Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Плехановой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера 08АП-5538/2019, 08АП-5546/2019) общества с ограниченной ответственностью "Деликатесы Сибири" (далее - Общество, ответчик), а также акционерного общества "Оптхолод" (далее - АО "Оптхолод", истец) и общества с ограниченной ответственностью "Планета Мириталь" (далее - ООО "Планета Мириталь", истец) на решение Арбитражного суда Омской области от 19.03.2019 по делу N А46-18748/2018 (судья Третинник М.А.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Планета Мириталь" (ИНН 5012078811, ОГРН 1135012002652), акционерного общества "Оптхолод" (ИНН 7704170097, ОГРН 1027739004534) к обществу с ограниченной ответственностью "Деликатесы Сибири" (ИНН 5504202848, ОГРН 1085543003116) об устранении нарушений законодательства в области интеллектуальной собственности, о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от АО "Оптхолод" - Давыдов Д.В. (личность подтверждена паспортом гражданина Российской Федерации, по доверенности от 05.10.2018 N 2018.10-03/С сроком действия один год);

от ООО "Планета Мириталь" - Давыдов Д.В. (личность подтверждена паспортом гражданина Российской Федерации, по доверенности от 05.10.2018 N 2018.10-11/С сроком действия один год);

от ООО "Деликатесы Сибири" - Рабецкий С.С. (личность подтверждена паспортом гражданина Российской Федерации, по доверенности от 01.12.2018 б/н сроком действия по 31.12.2019),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Планета Мириталь" и акционерное общество "Оптхолод" обратились в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Деликатесы Сибири", содержащим следующие требования:

1) об обязании прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 398811 (пельмени "Фроловские"), N 621014 (пельмени "Иркутские"), принадлежащими АО "Оптхолод", для индивидуализации товаров по свидетельству N 398811 на товары 29, 30 и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг, принятой в рамках Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 (далее - МКТУ), и по свидетельству N 621014 на товары 30-го класса МКТУ, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы, в том числе, путем размещения товарных знаков на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом выводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на выставках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени, вводить в гражданский оборот товары, маркированные такими изображениями, иными способами;

2) об обязании удалить и уничтожить за свой собственный счет этикетки, упаковки уже изготовленных товаров, иные носители, на которых размещено незаконно используемое изображение, схожее до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 398811 и 621014;

3) о взыскании с ООО "Деликатесы Сибири" в пользу АО "Оптхолод" 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 398811 и 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 621014;

4) о взыскании с ООО "Деликатесы Сибири" в пользу АО "Оптхолод" и ООО "Планета Мириталь" в равных долях компенсации за нанесение вреда имиджу и деловой репутации истцов в сумме 4 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Омской области от 19.03.2019 исковые требования АО "Оптхолод" и ООО "Планета Мириталь" удовлетворены частично, на ответчика возложена обязанность прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 398811 (пельмени "Фроловские"), N 621014 (пельмени "Иркутские"), принадлежащими АО "Оптхолод", для индивидуализации товаров по свидетельству N 398811 на товары 29, 30 и услуг 35-го класса МКТУ и по свидетельству N 621014 на товары 30-го класса МКТУ, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы, в том числе, путем размещения товарных знаков на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на выставках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени, вводить в гражданский оборот товары, маркированные такими изображениями, иными способами; удалить и уничтожить за свой собственный счет этикетки, упаковки уже изготовленных товаров, иные носители, на которых размещено незаконно используемое изображение, схожее до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам NN 398811 и 621014. С ответчика также взыскано 250 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 398811 и 250 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 621014, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

При принятии решения суд первой инстанции исходил из того, что факт распространения ответчиком продукции, упакованной с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками АО "Оптхолод", подтверждается материалами дела, в связи с чем, требования истцов в части обязания ООО "Деликатесы Сибири" прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 398811 (пельмени "Фроловские"), N 621014 (пельмени "Иркутские"), принадлежащими АО "Оптхолод", для индивидуализации товаров по свидетельству N 398811 на товары 29, 30 и услуг 35-го класса МКТУ и по свидетельству N 621014 на товары 30-го класса МКТУ, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы, и обязания ООО "Деликатесы Сибири" удалить и уничтожить за свой собственный счет этикетки, упаковки уже изготовленных товаров, иные носители, на которых размещено незаконно используемое изображение, схожее до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам NN 398811 и 621014, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Суд первой инстанции отметил, что исходя из характера и длительности нарушения ответчиком исключительных прав на указанные товарные знаки, а также соразмерности компенсации последствиям допущенного ООО "Деликатесы Сибири" нарушения, имеются основания для снижения суммы взыскиваемой компенсации до 250 000 руб. за каждый товарный знак.

По мнению суда первой инстанции, истцами не приведены надлежащие аргументы в подтверждение ущемления их имиджа и деловой репутации, не представлены доказательства совершения ответчиком противоправных действий, свидетельствующих о распространении последним сведений, порочащих деловую репутацию истцов, равно как и не представлены доказательства, на основании которых суд может определить размер справедливой компенсации в конкретных правоотношениях, в связи с чем, требование о взыскании компенсации за нанесение вреда имиджу и деловой репутации истцов в равных долях в сумме 4 000 000 руб., является необоснованным и не подлежит удовлетворению.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Деликатесы Сибири", АО "Оптхолод" и ООО "Планета Мириталь" обратились с апелляционными жалобами в Восьмой арбитражный апелляционный суд, в которых просили решение Арбитражного суда Омской области от 19.03.2019 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Обосновывая требования апелляционной жалобы, АО "Оптхолод" и ООО "Планета Мириталь" ссылаются на то, что ответчик в течение длительного времени (более 8 месяцев), умышленно нарушая права истцов, использовал обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 398811 (пельмени "Фроловские"), N 621014 (пельмени "Иркутские"), принадлежащими АО "Оптхолод", для распространения своей продукции на всей территории Российской Федерации с целью максимального смешения с указанной продукцией, и на то, что решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области от 26.02.2019 по делу N 04-05/15-2018 соответствующие действия ответчика признаны недобросовестной конкуренцией в соответствии с пунктом 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в связи с чем, исковые требования АО "Оптхолод" и ООО "Планета Мириталь" в части взыскания с ООО "Деликатесы Сибири" 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 398811 и 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 621014 подлежат удовлетворению в полном объеме.

ООО "Деликатесы Сибири" в апелляционной жалобе (с учетом дополнений) настаивает на том, что спорные обозначения не являются сходными до степени смешения с товарными знаками АО "Оптхолод" ни по звуковому, ни по графическому, ни по смысловому признакам, что подтверждается, в том числе фактом регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 16.10.2018 используемого ответчиком обозначения (свидетельство N 680473).

Ответчик обращает внимание на то, что производство и реализация продукции, маркированной спорным обозначением, добровольно прекращены в связи с изданием управляющим ООО "Деликатесы Сибири" приказа от 05.11.2018 N 5.11 "О приостановке производства пельменей под наименованием "Моменталь Орловские" и "МОМЕНТАЛЬ Иркутские" и приказа от 06.11.2018 N 6.11 о запрете предлагать к продаже, реализовывать, хранить указанную продукцию, а также иным образом вводить ее в гражданский оборот, в связи с чем, отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований АО "Оптхолод" и ООО "Планета Мириталь" в части обязания удалить и уничтожить за свой собственный счет этикетки, упаковки уже изготовленных товаров, иные носители, на которых размещено незаконно используемое изображение, схожее до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам NN 398811 и 621014.

По мнению ответчика, с учетом длительности, характера и обстоятельств возможного нарушения ответчиком исключительных прав на указанные товарные знаки, принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, имеются основания для снижения взыскиваемого с ответчика размера компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки по свидетельствам N N 398811 и 621014.

Кроме того, ООО "Деликатесы Сибири" отмечает, что товарные знаки АО "Оптхолод" N N 398811 и 621014 являются серией, в связи с чем, нарушение прав на указанные товарные знаки представляет собой одно нарушение.

АО "Оптхолод" и ООО "Планета Мириталь" в представленном суду апелляционной инстанции письменном отзыве не согласились с доводами и требованиями апелляционной жалобы ООО "Деликатесы Сибири" и дополнений к ней, просили оставить апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Представитель АО "Оптхолод" и ООО "Планета Мириталь" в судебном заседании поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, пояснил, что не оспаривает решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нанесение вреда имиджу и деловой репутации в сумме 4 000 000 руб., просит решение суда первой инстанции в обжалуемой части отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ООО "Деликатесы Сибири" в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе и дополнениях к ней, просил решение суда первой инстанции в обжалуемой части отменить и принять по делу новый судебный акт.

Рассмотрев материалы дела, апелляционные жалобы и письменный отзыв на апелляционную жалобу, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

АО "Оптхолод" является правообладателем (обладателем исключительных прав) на следующие комбинированные товарные знаки:

- по свидетельству N 398811 (в составе - слова "Мириталь", "Фроловские", изображение в виде тройки запряженных лошадей, скачущих по зимней дороге на фоне зимнего леса) с приоритетом от 20 июня 2008 года, срок действия истёк 20.06.2018, продлен до 20.06.2028 (изменения к свидетельству зарегистрированы в установленном порядке 26.07.2018). Правовая охрана товарному знаку предоставлена на товары 29, 30 и услуги 35-го класса МКТУ;

- по свидетельству N 621014 (в составе - слово "Мириталь", "Иркутские", изображение тройки запряженных лошадей, скачущих по зимней дороге на фоне зимнего леса) с приоритетом от 19 января 2016 года, срок действия истекает 19 января 2026 года (с учетом изменений к свидетельству, зарегистрированных в установленном порядке 14.05.2018). Правовая охрана товарному знаку предоставлена на товары 30 класса МКТУ.

Пельмени отнесены к товарам 30 класса МКТУ.

АО "Оптхолод" (лицензиар) и ООО "Планета Мириталь" 16.10.2017 заключили лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на товарные знаки N 398811, N 412734, N 315571, N 621014, зарегистрированный Роспатентом 24.05.2018, номер государственной регистрации договора Р Д0252928, согласно пункту 1.1 которого ООО "Планета Мириталь" в течение срока действия договора производит и реализует продукцию под товарными знаками N 398811 (пельмени "Фроловские") и N 621014 (пельмени "Иркутские").

В силу пункта 1.6 договора, в случае, если третьи лица нарушат права, предоставленные по договору лицензиату, то лицензиат и лицензиар совместно предъявят им иск. Расходы и/или поступления, понесенные и/или полученные в результате судебного или арбитражного решения или соглашении/между истцом и ответчиком, будут распределены между лицензиатом и лицензиаром согласно договоренности.

В июле 2018 года истцам стало известно, что в магазинах городов Российской Федерации, в том числе в городах Москва, Орел, Белгород, Калининград, предлагалась к продаже продукция ООО "Деликатесы Сибири", а именно: пельмени "Орловские" и пельмени "Иркутские", упаковка которых сходна до степени смешения с упаковкой аналогичной продукции ООО "Планета Мириталь" (пельмени "Фроловские" и "Иркутские").

Полагая, что при производстве и реализации продукции ответчик без согласия АО "Оптхолод" использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N N 398811 и 621014, правообладателем которых является АО "Оптхолод", последним в адрес ООО "Деликатесы Сибири" 21.09.2018 направлено требование о прекращении производства, изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара - пельменей "Орловские" и пельменей "Иркутские", а также этикеток и упаковок к ним (т.1 л.д.39-40).

Оставление ответчиком обозначенного требования без удовлетворения послужило основанием для обращения ООО "Планета Мириталь" и АО "Оптхолод" в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

19.03.2019 Арбитражный суд Омской области принял обжалуемое решение.

Учитывая, что ООО "Деликатесы Сибири", ООО "Планета Мириталь" и АО "Оптхолод" не обжалуют решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за нанесение вреда имиджу и деловой репутации в сумме 4 000 000 руб., суд апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил законность и обоснованность решения суда первой инстанции только в обжалуемой сторонами части и считает его не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

В пункте 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании статьи 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака.

Согласно статье 10-bis вышеуказанной Конвенции "(3)... подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента".

Судом первой инстанции установлено, материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что АО "Оптхолод" принадлежит исключительное право на товарные знаки N N 398811 и 621014 (т.1 л.д.31-38).

Вместе с тем, ответчик при производстве продукции незаконно использовал вышеуказанные товарные знаки, а именно: на упаковке пельменей "Орловские" имеется обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащим АО "Оптхолод" товарным знаком N 398811 (пельмени "Фроловские"); на упаковке пельменей "Иркутские" имеется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 621014 (пельмени "Иркутские"), принадлежащим АО "Оптхолод", что подтверждается представленными в материалы дела кассовыми чеками и упаковками пельменей (т.1 л.д.110-113).

При этом доводы ООО "Деликатесы Сибири" о том, что спорные обозначения не являются сходными до степени смешения с товарными знаками АО "Оптхолод" ни по звуковому, ни по графическому, ни по смысловому признакам, отклоняются судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

Так, пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Аналогичные положения содержатся в пункте 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство).

В соответствии с пунктом 7 Руководства оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения.

В силу пункта 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В рассматриваемой ситуации при сопоставлении образцов упаковок пельменей, изготовленных ответчиком, с товарными знаками и упаковками пельменей, изготовленных ООО "Планета Мириталь", судом первой инстанции обоснованно установлено фонетическое сходство словесных обозначений "МИРИТАЛЬ" и "МОМЕНТАЛЬ", а именно: все буквы заглавные и выполнены сходным шрифтом русского алфавита, словесные обозначения размещены внутри выгнутой графической фигуры, сходной по форме и размеру.

Используемые обозначения, равно как и товарные знаки АО "Оптхолод" содержат изображения в виде тройки лошадей, скачущих по зимней дороге на фоне зимнего леса.

Словесные обозначения "пельмени", "Иркутские", а также "Фроловские" и "Орловские" выполнены в одном стиле, сходным шрифтом русского алфавита, то есть тождественны по фонетическому и смысловому сходству.

В спорных обозначениях ответчиком использованы идентичная цветовая гамма упаковки пельменей, расположение цветных полос на упаковке, изобразительный элемент в виде оттиска сургучной печати с надписью: "продукт высокого качества", в центре которого размещены цифры (масса нетто), изобразительный элемент в виде тарелки с пельменями и зеленью, размещенной на упаковках пельменей.

По мнению суда апелляционной инстанции, в используемых ООО "Деликатесы Сибири" изображениях применены схожие с товарными знаками АО "Оптхолод" фигурные контуры изображений, художественные приемы (орнамент, композиционное решение, расположение графических элементов, словесные компоненты, изобразительные элементы по отношению друг к другу в общей композиции).

Из материалов дела также следует, что товарные знаки истца и нанесенные ООО "Деликатесы Сибири" на упаковки продукции обозначения используются ответчиком для индивидуализации одной и той же категории товаров (замороженные пельмени).

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что используемые ООО "Деликатесы Сибири" обозначения являются сходными до степени смешения с товарными знаками АО "Оптхолод".

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что истцы давали согласие на использование вышеуказанных товарных знаков.

При этом доводы ООО "Деликатесы Сибири" о том, что используемый ответчиком товарный знак зарегистрирован Роспатентом 16.10.2018, отклоняются судом апелляционной инстанции в силу следующего.

Так, из материалов дела усматривается, что товарные знаки N 398811 (пельмени "Фроловские") и N 621014 (пельмени "Иркутские"), принадлежащие АО "Оптхолод", зарегистрированы 20 июня 2008 года и 19 января 2016 года соответственно.

В свою очередь, товарный знак ООО "Деликатесы Сибири" зарегистрирован 16.10.2018, то есть указанный товарный знак имеет более поздний приоритет.

Кроме того, зарегистрированный ответчиком товарный знак визуально отличается от спорного обозначения "МОМЕНТАЛЬ Орловские" (т.2 л.д.30-31).

Из содержания представленной в материалы дела выписки следует, что указанный товарный знак не зарегистрирован Роспатентом в отношении товара 30 класса МКТУ - пельмени.

В связи с этим указанный довод ответчика подлежит отклонению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункты 1 и 2 статьи 1515 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, принимая во внимание, что факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками АО "Оптхолод" N 398811 (пельмени "Фроловские"), N 621014 (пельмени "Иркутские"), подтверждается материалами дела, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований истцов в части обязания ООО "Деликатесы Сибири" прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками АО "Оптхолод".

При этом утверждения ООО "Деликатесы Сибири" о том, что производство и реализация продукции, маркированной спорным обозначением, добровольно прекращены в связи с изданием управляющим ООО "Деликатесы Сибири" приказа от 05.11.2018 N 5.11 "О приостановке производства пельменей под наименованием "Моменталь Орловские" и "МОМЕНТАЛЬ Иркутские" и приказа от 06.11.2018 N 6.11 о запрете предлагать к продаже, реализовывать, хранить указанную продукцию, а также иным образом вводить ее в гражданский оборот (т.1 л.д.108-109), отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку обозначенные приказы не являются доказательством фактического изъятия из гражданского оборота контрафактной продукции.

Доказательств, свидетельствующих о таком изъятии ответчиком из оборота продукции с изображениями, сходными до степени смешения с товарными знаками N 398811 (пельмени "Фроловские"), N 621014 (пельмени "Иркутские"), в том числе, актов изъятия и уничтожения продукции, упаковок и иных носителей, на которых размещены изображения, схожие до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, ответчиком в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования истцов об обязании ООО "Деликатесы Сибири" удалить и уничтожить за свой собственный счет этикетки, упаковки уже изготовленных товаров, иные носители, на которых размещены незаконно используемые изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 398811, N 621014.

Из содержания пункта 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ следует, что правообладатель по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков вправе требовать, в том числе выплаты компенсации в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (действовавшего на момент принятия обжалуемого решения), разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела - 10 000 руб.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно пункту 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей, в том числе, публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, то есть таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Доводы истцов сводятся к тому, что ответчик в течение длительного времени (более 8 месяцев), умышленно нарушая права истцов, использовал обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 398811 (пельмени "Фроловские"), N 621014 (пельмени "Иркутские"), принадлежащими АО "Оптхолод", для распространения своей продукции на всей территории Российской Федерации с целью максимального смешения с указанной продукцией, и что решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области от 26.02.2019 по делу N 04-05/15-2018 соответствующие действия ответчика признаны недобросовестной конкуренцией в соответствии с пунктом 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в связи с чем, исковые требования АО "Оптхолод" и ООО "Планета Мириталь" в части взыскания с ООО "Деликатесы Сибири" 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 398811 и 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 621014 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции, исследовав фактические обстоятельства дела, оценив характер допущенного ответчиком нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности и степень вины нарушителя, соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что компенсация в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права на каждый товарный знак не отвечает принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности, является чрезмерной и нарушает права ответчика.

При таких обстоятельствах, учитывая принципы разумности, справедливости и соразмерности последствиям совершенного ответчиком нарушения, суд апелляционной инстанции считает обоснованным снижение судом первой инстанции размера взыскиваемой компенсации до 250 000 руб. за каждый товарный знак.

При этом доводы ответчика о том, что сумма компенсации в размере 250 000 руб. за каждый товарный знак также не соответствует критерию разумности, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку дальнейшее снижение указанной суммы повлечет нарушение прав и законных интересов истцов.

Утверждения ООО "Деликатесы Сибири" о том, что товарные знаки АО "Оптхолод" N N 398811 и 621014 являются серией, в связи с чем, нарушение прав на указанные товарные знаки представляет собой одно нарушение, не принимаются во внимание судом апелляционной инстанции ввиду следующего.

Так, при сопоставлении товарных знаков N N 398811 и 621014 суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что указанные товарные знаки независимы между собой, не являются сходными, имеют различные элементы и различаются по графическому и фонетическому признакам.

Согласно пояснениям истцов, изложенных в письменном отзыве на апелляционную жалобу ответчика, обозначенные товарные знаки зарегистрированы с целью индивидуализации продукции, имеющей разную рецептуру.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что товарные знаки истцов N N 398811 и 621014 не являются серией, как следствие, в рассматриваемом случае ответчиком допущено два самостоятельных нарушения.

При таких обстоятельствах, учитывая, что надлежащих доказательств чрезмерности определенного судом первой инстанции размера компенсации, ответчиком в материалы дела не представлено, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворении требования истцов о взыскании компенсации в размере 500 000 руб., в том числе 250 000 руб. за товарный знак N 398811 и 250 000 руб. за товарный знак N 621014.

По мнению суда апелляционной инстанции, при вынесении решения судом первой инстанции в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в полном объеме оценены представленные в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела.

Учитывая изложенное, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение.

Нормы материального права применены судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Таким образом, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда не имеется, апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в связи с подачей апелляционных жалоб в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на подателей апелляционных жалоб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 19.03.2019 по делу N А46-18748/2018 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Выдача исполнительных листов осуществляется судом первой инстанции после поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.

При условии предоставления копии настоящего постановления, заверенной в установленном порядке, в суд первой инстанции взыскатель вправе подать заявление о выдаче исполнительного листа до поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.

Председательствующий судья

Е.П. Кливер

Судьи

С.В. Фролова Н.А. Шиндлер