Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 июля 2019 г. N 15АП-6832/19

город Ростов-на-Дону

01 июля 2019 г.

дело N А32-11407/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июня 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 июля 2019 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова А.А.,

судей Ванина В.В., Галова В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ткаченко Е.С.,

при участии:

от истца: представителя Семенникова Д.А. по доверенности N 125 от 26.10.2018,

от ответчика: представителя Платонова М.П. по доверенности N 16 от 17.01.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

акционерного общества "Свобода"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06 сентября 2018 года по делу N А32-11407/2018

по иску акционерное общество "Свобода"

к открытому акционерному обществу "Аванта"

о запрещении использования обозначения, о взыскании компенсации,

принятое в составе судьи Шепель А.А.,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Косметическое объединение "Свобода" (далее - АО "КО "Свобода", истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Аванта" (далее - ОАО "Аванта", ответчик), в котором просило:

- запретить ответчику использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 622297 с приоритетом от 05.09.2016, принадлежащим истцу;

- обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено сходное с товарным знаком N 622297 с приоритетом от 05.09.2016 до степени смешения обозначение;

- взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак N 622297 с приоритетом от 05.09.2016 в размере 5 000 000 руб., судебные издержки в размере 100 000 руб., расходы на подготовку нотариальных протоколов в размере 18 200 руб., расходы на закупку товара в размере 2 334 руб. 22 коп. и судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 48 000 руб. (исковые требования уточнены в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования мотивированы тем, что АО "КО "Свобода" принадлежат исключительные права на товарный знаком N 622297 с приоритетом от 05.09.2016. ОАО "Аванта" без согласия истца при изготовлении товара (детского крема) и его продвижения на рынке использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.09.2018 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объёме. Судебный акт мотивирован тем, что истец и ответчик являются правопреемниками предприятий входивших в состав ВО ПКиЭМП (Союзпорфюмерпром). При этом истец не представил доказательства того, что именно работниками его правопредшественника был разработан дизайн упаковки крема "Детский". Суд указал, что из содержания журнала "Косметический вестник" N 18 за 1991 год следует, что правопредшественник ответчика уже в то время использовал дизайн упаковки, который в последующем был зарегистрирован в качестве товарного знака истца, также материалами дела подтверждается факт длительного использования данного дизайна ответчиком, который осуществлял активное продвижение товара. Истец на момент регистрации спорного товарного знака не мог не знать о том, что ответчик на протяжении длительного времени использовал спорное обозначение, а также о том, что товар ответчика с данным изображением приобрёл популярность у потребителей. С учётом данных обстоятельств суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что истец, осуществляя регистрацию товарного знака, стремился воспользоваться деловой репутацией ответчика. После регистрации спорного товарного знака истец подал заявку на регистрацию товарного знака со сходными изображениями в цветовой гамме ответчика. Истец долгое время не осуществлял регистрацию спорного изображения в качестве товарного знака и не предъявлял претензий к ответчику по поводу нарушения авторских прав на данное изображение. Оценив доказательства по делу в совокупности, суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что истец, осуществив регистрацию товарного знака за собой, злоупотребил своими правами, допустив недобросовестное поведение в отношении ответчика.

С принятым судебным актом не согласилось АО "КО "Свобода", в порядке, определённом положениями главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции отменить, исковые требования удовлетворить в полном объёме.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к следующему:

- суд не учёл, что истец не знал и не мог знать о факте правопреемства ответчика после КПКФ "Сувенир". При этом в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие факт перехода к ответчику от фабрики прав на использование спорного изображения. В материалах дела также отсутствуют доказательства, достоверно подтверждающие факт использования спорного изображения самой КПКФ "Сувенир". Сама по себе длительность использования изображения не свидетельствует о правомерности такого использования, т.к. потребителя путают продукцию истца и ответчика;

- отсутствие доказательств правомерности использования спорного изображения ответчиком (последний не представил доказательства создания им спорного изображения) исключает вывод о допущении истцом злоупотребления своими правами при регистрации товарного знака. Спорное изображение было создано сотрудником истца - Барсуковым А.И.;

- решение об обращении с иском по настоящему делу было принято после проведения исследований ВЦИОМ, установившим факт смешения потребителями товарного знака истца и изображения, используемого ответчиком. Длительное не обращение в суд с требованием о защите исключительных прав истца на спорное изображение не может вменяться в вину последнему и свидетельствовать о злоупотреблении своими правами;

- в материалах дела отсутствуют доказательства того, что истец регистрацией товарного знака преследовал цель воспользоваться деловой репутацией ответчика. Согласно исследованиям ВЦИОМ около 80% респондентов полагают, что оба товара (с товарным знаком истца и спорным изображением ответчика) производятся АО "КО "Свобода". Таким образом, данный факт свидетельствует об использовании ответчиком деловой репутации истца, а не наоборот. Вывод суда о том, что истец не осуществлял деятельности по продвижению товара, не соответствует представленным в материалы дела доказательствам.

Определением от 16.11.2018 суд апелляционной инстанции произвёл процессуальную замену на стороне истца, заменив АО "Косметическое объединение "Свобода" (ИНН 7714078157) на АО "Свобода" (ИНН 7714431171).

Постановлением от 05.02.2019 суд апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.09.2018 по настоящему делу отменил в части, изложил резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Запретить открытому акционерному обществу "Аванта" использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком N 622297, с приоритетом от 05.09.2016, принадлежащим акционерному обществу "Свобода".

Обязать открытое акционерное общество "Аванта" изъять из оборота и уничтожить за свой счёт контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 622297, с приоритетом от 05.09.2016, принадлежащим акционерному обществу "Свобода".

С ОАО "Аванта" в пользу АО "Свобода" взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 100 000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу в размере 6 960 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано. С АО "Свобода" в доход федерального бюджета взыскано 2 028 руб. государственной пошлины по иску".

Судебный акт мотивирован тем, что представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт создания спорного изображения, в последующем зарегистрированного ответчиком в качестве товарного знака, работником универсального правопредшественника истца, в связи с чем последний получил право на его использование в своей хозяйственной деятельности. Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что в материалы дела не представлены доказательства, достоверно подтверждающие факт стремления истца на момент регистрации спорного товарного знака воспользоваться репутацией ответчика, могущий свидетельствовать о допущении злоупотреблении субъективным правом, в том числе исследованиями фонда "ВЦИОМ" подтверждается, что большинство опрошенных респондентов изготовителем продукции, маркируемой изображением, используемым ответчиком, полагают АО "Свобода", а не ОАО "Аванта". Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что истец достоверно не доказал размер отыскиваемой им компенсации в размере 5 млн. руб., пришёл к выводу о соразмерности компенсации за допущенное ответчиком нарушение в размере 100 000 руб.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2019 постановление суда апелляционной инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Суд кассационной инстанции указал, что суд апелляционной инстанции не исследовал довод ответчика о допущении истцом злоупотребление субъективным правом при осуществлении регистрации прав на спорный товарный знак, а также на то, что суд апелляционной инстанции в достаточной степени не мотивировал своё решение о необходимости уменьшения отыскиваемой компенсации за нарушение прав на товарный знак с 5 млн. руб. до 100 000 руб.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель АО "Свобода" поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, заявил ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы, мотивированное необходимостью предоставлению суду апелляционной инстанции дополнительных доказательств в обоснование своей процессуальной позиции.

Рассмотрев заявленное ходатайство, протокольным определением суд апелляционной инстанции его отклонил, т.к. сторонам спора было предоставлено достаточно процессуального времени для обоснования своей процессуальной позиции по делу. АО "КО "Свобода" (универсальный правопредшественник АО "Свобода"), выступая истцом по заявленным требованиям, действуя разумно и добросовестно, уже на стадии обращения с иском было обязано представить арбитражному суду все доказательства, обосновывающие правомерность заявленных требований. В силу положений статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации АО "Свобода", как апеллянт, ограничено в предоставлении дополнительных доказательств по делу. Тем не менее, сохраняя беспристрастность к сторонам спора, суд апелляционной инстанции в целях правильного разрешения настоящего дела, предоставил истцу и ответчику равную возможность в представлении в отведённое процессуальное время дополнительных доказательств по делу с учётом указаний, изложенных в постановлении суда кассационной инстанции. Стороны реализовали данное процессуальное право в том объёме, в котором посчитали для себя необходимым. АО "Свобода" не указало на конкретные документы, которое оно желало бы дополнительно представить суду апелляционной инстанции, а также не обосновало наличие объективных препятствий для предоставления этих документов в сроки, установленные судом апелляционной инстанции. Подобное процессуальное поведение истца в силу положений части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является его процессуальным риском.

Представитель АО "Свобода" поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе и дополнительно представленных пояснениях по делу, просил решение суда первой инстанции отменить, по делу принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объёме.

Представитель ОАО "Аванта" с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве и дополнительных пояснениях по делу, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, АО "Свобода" (до реорганизации - АО "Косметическое объединение "Свобода") принадлежат исключительные права на товарный знак N 622297 "Детский" с приоритетом от 05.09.2016. Товарный знак представляет собой изображение щенка с мячом в красно-белой цветовой гамме вверху тубы в зеленом квадрате и котёнка в красно-белой цветовой гамме на зеленом фоне внизу тубы, над щенком слова в зеленом круге "крем Детский", при этом неохраняемым элементом товарного знака является слово "Детский".

Истец указывает, что он является универсальным правопреемником МПОКП "Свобода", которое утвердило рецептуру крема "Детский" 05.07.1955 (с последующими изменениями) и с тех пор выпускает данный крем, дизайн-проект упаковки крема, который в последующем получил правовую защиту в виде зарегистрированного товарного знака, был разработан работником МПОКП "Свобода", в связи с чем, именно истцу принадлежит исключительное право на использование выше описанного изображения при осуществлении хозяйственной деятельности. Спорное изображение, выступающее в настоящее время товарным знаком истца, по сегодняшний день используется АО "Свобода", что подтверждается представленными в материалы дела товаросопроводительными документами, на основании которых крем поставлялся контрагентам истца.

АО "Свобода" указывает на то, что ОАО "Аванта" также осуществляет выпуск крема с наименованием "Детский", что само по себе права истца не нарушает. Однако в отсутствие к тому правовых оснований при оформлении упаковки выпускаемого товара ответчик использует изображение, имеющее сходство до степени смешения с изображениями, входящими в охраняемые элементы товарного знака истца, а именно: в верхней части тубы ответчиком наносится изображение котёнка с мечом в красно-белой цветовой гамме на синем фоне, в центральной части тубы в синем круге наносится наименование "крем "Детский", на нижней части тубы наносится изображение щенка с мячом в красно-белой цветовой гамме в синем квадрате, дополнительно используются стилизованные изображения цветов.

Данное обстоятельство подтверждается содержанием официального Интернет сайта ОАО "Аванта", сведениями, полученными в результате проведения истцом контрольных закупок продукции ответчика.

АО "Свобода" указывает на то, что в результате таких неправомерных действий со стороны ОАО "Аванта" нарушается исключительное право истца на индивидуализацию товара, неограниченный круг потребителей вводится в заблуждение в вопросе о производителе товара, что подтверждается открытыми сведениями Интернет (обсуждение потребителями на форумах свойств и качеств кремов, их производителей), а также исследованиями фонда "ВЦИОМ".

Ввиду того, что ответчик при выпуске своей продукции в добровольном порядке отказался от прекращения использования спорного изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, последний обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Возражая против исковых требований, ОАО "Аванта" указывает на злоупотребление со стороны АО "Свобода" своими субъективными правами, которое оно усматривает в том, что ответчик, является универсальным правопреемником КПКФ "Сувенир", входившей, как и правопредшественник истца (МПОКП "Свобода"), в состав Союзпарфюмерпром. По сути, и КПКФ "Сувенир", и МПОКП "Свобода" не являлись самостоятельными юридическими лицами, а были только лишь структурными подразделениями Союзпарфюмерпром. Изначально право на использование спорного изображения принадлежало Союзпарфюмерпром, следовательно, вариации данного изображения могли использовать любые структурные подразделения последнего, выпускающие продукцию с наименованием "крем "Детский". АО "Свобода" не могло не знать о данном обстоятельстве, как и о том, что ОАО "Аванта", с учётом своего правопреемства после КПКФ "Сувенир", данное изображение использует с 1950-ых годов, однако намеренно осуществило действия, направленные на регистрацию спорного изображения как исключительного своего товарного знака.

По мнению ответчика, использование им упаковки крема "Детский" со спорными изображениями до даты приоритета и даты регистрации товарного знака истца подтверждается статей "Двадцать лет популярности" в журнале "Коммерческий вестник" N 18 за 1991 год, аналогичный дизайн утверждался генеральным директором и главным инженером ПК ЗАО "Сувенир" (правопредшественник ответчика) в 2000 году, а также руководством самого ОАО "Аванта" в 2004, 2006 годах.

ОАО "Аванта" указывает на то, что его продукция, маркированная спорным изображением, приобрела широкую известность на рынке, пользуется спросом потребителей, в связи с чем действия АО "Свобода" по регистрации товарного знака N 622297 имело своей целью воспользоваться репутацией и узнаваемостью обозначений ответчика, что следует квалифицировать как злоупотребление гражданскими правами (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), в связи с чем заявленный иск подлежит отклонению в полном объёме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу пункта 1 статьи 1515 Кодекса, свидетельствует об их контрафактности.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьёй 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьёй 1514 Кодекса.

Вместе с тем, в пункте 62 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В абзаце 2 пункта 3.2 "Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий", утверждённой постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам N СП-21/2 от 21.03.2014, указано, что злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 4 указанной справки, в соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Таким образом, действия лица по регистрации товарного знака могут быть признаны судом злоупотреблением правом (недобросовестным поведением) в зависимости от конкретных обстоятельств дела. В частности, такие действия признаются злоупотреблением правом (недобросовестным поведением) при наличии следующих обстоятельств: на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака другое лицо законно и добросовестно использовало соответствующее обозначение без регистрации в качестве товарного знака на протяжении длительного времени; такое обозначение приобрело известность среди потребителей; лицо, зарегистрировавшее товарный знак, знало или должно было знать об обстоятельствах, указанных выше; лицо, зарегистрировавшее товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения.

Отказывая в удовлетворении исковых требований АО "Свобода", суд первой инстанции согласился с процессуальной позицией ответчика, усмотрев в действиях истца по регистрации за собой товарного знака признаки злоупотребления субъективными гражданскими правами. Суд указал, что правопредшествнники истца (МПОКП "Свобода") и ответчика (КПКФ "Сувенир") входили в состав Союзпарфюмерпром, которым утверждалась рецептура крема "Детский". Данную продукцию выпускали несколько структурных подразделений Союзпарфюмерпром, в том числе КПКФ "Сувенир", что свидетельствует о длительности использования ответчиком спорного изображения. О данном обстоятельстве, в частности, свидетельствует копия статьи из журнала "Коммерческий вестник" (выпуск N 18 за 1991 год); утверждение руководством ответчика дизайна упаковки крема "Детский" со спорным обозначением в 2000, 2004, 2006 годах; рекламные объявления, размещённые в СМИ в 2007-2012 годах; информаця, полученная от контрагентов ответчика, закупавших продукцию последнего с 2009 года (письма ООО "ТД "ФораФарм", ЗАО "Фирма "ЦВ Протек").

Суд первой инстанции отклонил, как не имеющий значения для правильного разрешения настоящего спора, довод истца о том, что он начал использовать спорное обозначение ранее ответчика, указав, что в данном случае имеет значение сам факт длительного использования ОАО "Аванта" спорного обозначения. Суд со ссылками на результаты исследований, проведённых фондом "ВЦИОМ", пришёл к выводу о том, что спорное изображение в варианте, используемом ответчиком, приобрело достаточно широкую известность среди потребителей. При этом истец не представил доказательства, достоверно подтверждающие факт разработки дизайна упаковки крема именно работником МПОКП "Свобода".

При вынесении постановления от 05.02.2019 суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт универсального правопреемства АО "Свобода" после МПОКП "Свобода", а ОАО "Аванта" после КПКФ "Сувенир", а также факт того, что МПОКП "Свобода" на момент разработки дизайна упаковки крема "Детский" являлось самостоятельным юридическим лицом.

Суд апелляционной инстанции указал, что правопреемство АО "Свобода" по отношению к МПОКП "Свобода" подтверждается следующим. 11.08.1976 на основании приказа N 137 Министерство пищевой промышленности СССР создало МПОКП "Свобода" в составе: Московский тубный завод, Московская косметическая фабрика "Рассвет", Московская косметическая фабрика "Свобода". 27.07.1992 распоряжением Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом N 304-р МКФ "Рассвет" была выделена в самостоятельное юридическое лицо - МГКФ "Рассвет". 15.06.1994 МПОКП "Свобода" преобразовано в АООТ КО "Свобода", которое, в свою очередь, 26.09.1996 было преобразовано в

ОАО "Косметическое объединение "Свобода". 13.06.2017 ОАО "Косметическое объединение "Свобода" переименовано в акционерное общество "Косметическое объединение "Свобода". Внеочередным общим собранием акционеров АО "КО "Свобода" 17.05.2018 было принято решение о реорганизации АО "КО "Свобода" в форме выделения из него АО "Свобода". При этом на основании передаточного акта от 17.05.2018 образуемому акционерному обществу были переданы права, в том числе на товарный знак N 622297. Запись о создании АО "Свобода" в качестве самостоятельного юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 03.09.2018. Таким образом, АО "Свобода" в спорных правоотношениях является универсальным правопреемником АО "КО "Свобода" и МПОКП "Свобода".

Правопреемство ОАО "Аванта" в отношении КПКФ "Сувенир", существовавшей с 22.12.1943, подтверждается представленными в материалы дела договором аренды от 27.06.1991, заключенным между Союзпарфюмерпромом и организаций арендаторов, созданной на базе фабрики; решением N 323/52 о создании арендного предприятия от 05.07.1991, планом приватизации от 19.10.1992, договором N 252 купли-продажи от 03.11.1992; учредительным договором о преобразовании арендного предприятия в АОЗТ "Сувенир", постановлением администрации Октябрьского района г. Краснодара от 06.04.1993 N 1972 о регистрации АОЗТ "Сувенир", свидетельством о праве собственности от 11.08.1994 N 580, свидетельством о регистрации сделки купли-продажи имущества КПКФ "Сувенир" от 23.08.1994.

Суд апелляционной инстанции полагает обоснованным довод истца о том, что его правопредшественник - МПОКП "Свобода" являлось самостоятельным юридическим лицом и не являлось структурным подразделением Союзпарфюмерпром.

В соответствии со статьями 23-25 ГК РСФСР 1964 года юридическими лицами признаются организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде.

Юридическими лицами признавались, в том числе государственные предприятия и иные государственные организации, состоящие на хозяйственном расчете, имеющие закрепленные за ними основные и оборотные средства и самостоятельный баланс; учреждения и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете и имеющие самостоятельную смету, руководители которых пользуются правами распорядителей кредитов (за изъятиями, установленными законом); государственные организации, финансируемые за счет иных источников и имеющие самостоятельную смету и самостоятельный баланс.

Юридическое лицо действует на основании устава (положения). Учреждения и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете, а в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, также и другие организации могут действовать на основании общего положения об организациях данного вида.

МПОКП "Свобода" создано приказом Министерства пищевой промышленности СССР 11.08.1976. 17.12.1976 г. Союзпарфюмерпром утвердил устав МПОКП "Свобода", который действовал до 13.11.1986, т.е. в период создания спорного изображения. Согласно пункту 3 устава МПОКП "Свобода" состоит на полном хозяйственном расчете, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и счета в банковских органах, приобретает связанные с его деятельностью права и обязанности и является юридическим лицом со дня утверждения устава.

В соответствии с пунктом 4 устава МПОКП "Свобода" действует на основании Положения о производственном объединении (комбинате), утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 27.03.1974 N 212 и устава объединения.

Согласно пункту 2 указанного Положения о производственном объединении (комбинате), производственное объединение (комбинат), используя закрепленное в его оперативном управлении или пользовании государственное имущество, осуществляет силами коллектива объединения под руководством вышестоящего органа свою деятельность в соответствии с народнохозяйственным планом, на основе хозяйственного расчета, выполняет возложенные на него обязанности и пользуется правами, связанными с этой деятельностью, имеет самостоятельный баланс и является юридическим лицом.

В соответствии с пунктами 7, 8 Положения о производственном объединении (комбинате), производственное объединение (комбинат) отвечает по своим обязательствам тем закрепленным за ним имуществом, на которое по законодательству Союза ССР и союзной республики может быть обращено взыскание. Производственное объединение (комбинат) имеет устав, утверждаемый вышестоящим органом. Объединение приобретает связанные с его деятельностью права и обязанности и является юридическим лицом со дня утверждения устава.

В соответствии со статьёй 38 Положения о производственном объединении (комбинате), имущество производственного объединения (комбината) состоит из основных и оборотных средств, образующих его уставный фонд, а также из фондов и другого имущества, закрепленного за объединением. Имущество, закрепленное за объединением, отражается на его самостоятельном балансе.

Согласно пунктам 13-14 устава имущество МПОКП "Свобода" состоит из основных и оборотных средств, образующих его уставной фонд, а также из фондов и другого имущества, закрепленного за объединением. МПОКП "Свобода" отвечает по своим обязательствам тем закрепленным за ним имуществом, на которое по законодательству Союза ССР и союзной республики может быть обращено взыскание.

Аналогичные положения закреплены во всех последующих уставах МПОКП "Свобода", а именно - в уставах от 13.11.1986, от 13.06.1989, от 04.06.1991, от 26.06.1991.

Таким образом, МПОКП "Свобода" являлось юридическим лицом, созданным в качестве производственного объединения, имеющего обособленное имущество, банковские счета и отвечающего по своим обязательствам перед третьими лицами, о чем прямо указано в уставе объединения.

При этом ни в одном нормативном документе не имеется прямого указания на тот факт, что МПОКП "Свобода" является структурным подразделением какой-либо иной организации, в том числе и Союзпарфюмерпрома. Напротив, МПОКП "Свобода" в соответствии с пунктом 15 устава само являлось производственным объединением, включающим в себя следующие производственные единицы: Московский тубный завод - головная производственная единица; Московская косметическая фабрика "Свобода"; Московская косметическая фабрика "Рассвет".

Правопредшественник Союзпарфюмерпром был создан постановлением Совмина СССР в 1937 году. В последующем наименование и подчинение данной организации неоднократно изменялось (Всесоюзное объединение косметической и эфирно-масленичной промышленности при Министерстве пищевой промышленности СССР по состоянию на 1975 год - Всесоюзное промышленное объединение по производству парфюмерно-косметических изделий, синтетических душистых веществ и эфирных масел Министерства пищевой промышленности СССР по состоянию на 1976 год - в 1986 году Союзпарфюмерпром относился к подведомственности Государственного агропромышленного комитета СССР - до 16.10.1989 Союзэфирпарфюмерагропром осуществлял свою деятельность при Министерстве медицинской и микробиологической промышленности СССР).

16.10.1989 Союзэфирпарфюмерагропром был переименован во Всесоюзное объединение по производству парфюмерно-косметических изделий, синтетических душистых веществ и эфирных масел (ВО "Союзпарфюмерпром") при Министерстве медицинской промышленности СССР.

Приказом N 205 от 06.06.1990 на базе ВО "Союзпарфюмерпром" утверждён концерн "Союзпарфюмерпром" при Министерстве медицинской промышленности СССР.

В материалы дела не представлены доказательства того, что концерну "Союзпарфомерпром" подлежало передаче имущество, имущественные права любого из членов ВО "Союзпарфюмерпром".

В соответствии с пунктом 2 устава Союзпарфюмерпром, концерн действует на основании Закона СССР "О предприятиях в СССР" и создается с целью координации деятельности, обеспечения защиты прав предприятий - членов концерна, представления общих интересов в соответствующих государственных и иных органов, а также международных организациях.

Согласно пункту 5 устава предприятия - члены концерна сохраняют свою самостоятельность и несут ответственность за результаты производственной и финансово-хозяйственной деятельности, являются юридическими лицами, имеют свои гербовые печати, самостоятельные балансы, расчетные и другие счета в банковских учреждениях.

Согласно пункту 8 устава, концерн представляет интересы предприятий - членов концерна во взаимоотношениях с государственными органами. Взаимоотношения концерна с предприятиями-членами концерна осуществляется на договорной основе.

Согласно перечню N 206, утвержденному 06.07.1990, МПОКП "Свобода" являлось членом концерна, равно как и КПКФ "Сувенир".

В соответствии с пунктом 13 устава, финансовые средства концерна формируются за счет паевых взносов входящих в состав концерна предприятий, а также ежегодных отчислений в фонд концерна и на содержание его аппарата и иных материальных ценностей и финансовых ресурсов по решению Совета концерна.

В соответствии с пунктом 15 устава членами концерна могут быть государственные, акционерные, кооперативные объединения, предприятия и организации, а также иностранные юридические лица, признающие устав концерна и принявшие на себя обязательства по осуществлению производственно-хозяйственной и научной деятельности в соответствии с задачами концерна.

Согласно статье 3 Закона СССР "О предприятиях в СССР" предприятия могут на добровольных началах объединяться в союзы, хозяйственные ассоциации, концерны и другие объединения по отраслевому, территориальному или иным принципам в целях координации деятельности, обеспечения защиты их прав, представления общих интересов в соответствующих государственных и иных органах, а также в международных организациях. По согласованному решению предприятий на объединение может быть возложено централизованное выполнение отдельных производственно-хозяйственных и других функций.

Объединение действует на основе устава, утверждаемого его учредителями. Предприятия, входящие в состав указанных организационных структур, сохраняют самостоятельность, права юридического лица, и на них распространяется действие настоящего Закона. Регистрация объединения производится в порядке, установленном настоящим Законом для предприятия. Объединение является юридическим лицом, имеет самостоятельный и сводный балансы, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием. Объединение не отвечает по обязательствам входящих в его состав предприятий, а предприятия не отвечают по обязательствам объединения, если иное не предусмотрено учредительным договором (уставом). Входящие в объединение предприятия вправе выйти из его состава с сохранением обязательств перед предприятиями, входящими в состав объединения, в соответствии с заключенными договорами.

Таким образом, на момент начала процесса приватизации в СССР и Российской Федерации концерн Союзпарфюмерпром не являлся организацией, обладающей имущественным комплексом организаций - членов концерна. Кроме того, из устава концерна прямо следует, что членами концерна являются юридические лица. Членство в концерне носило добровольный характер, имущество концерна формировалось за счет паевых взносов его членов. При этом в материалах настоящего дела отсутствуют какие-либо доказательства передачи в собственность в форме паевых членских взносов от МПОКП "Свобода" каких-либо прав на спорное изображение. В уставе концерна отсутствуют какое-либо указание на правовой статус объектов интеллектуальной собственности его членов.

Являясь членом концерна Союзпарфюмерпром, МПОКП "Свобода" не утрачивало свой статус юридического лица и не лишалось закрепленного за ним имущества, своих имущественных прав.

Также суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что дизайн упаковки, содержащий изображения, в последующем трансформировавшиеся в товарный знак, был разработан и утвержден сотрудниками МПОКП "Свобода":

- 07.07.1980 утверждена рецептура красок на тубу шампуня "Детский" с изображениями "котёнка и щенка" в красно-синих цветах;

- 17.01.1981 утверждена рецептура красок на тубу крема "Детский" с изображениями "котёнка и щенка" в красно-зелёных цветах.

АО "Свобода" указало на то, что автором данных изображений являлся сотрудник МПОКП "Свобода" Барсуков А.И., который в период с 1977 года по 15.03.1980 занимал должность художника предприятия, что подтверждается представленной в материалы дела личной карточкой работника. Данное обстоятельство подтверждается содержанием представленных в материалы дела карточек дизайна эталонного образца печати изображения для алюминиевой тубы шампуня и крема.

Суд апелляционной инстанции отклонил довод ОАО "Аванта" о том, что оно начало использовать спорное изображение в 1990 годах, ввиду вхождения его правопредшественника в структуру Союзпарфюмерпром, который стремился унифицировать выпускаемую продукцию, как неподтверждённый какими-либо объективными доказательствами по делу. Суд апелляционной инстанции также указал, что МПОКП "Свобода" являлось самостоятельным юридическим лицом, в связи с чем результаты труда его работника не могли использоваться Союзпарфюмерпром, фактически выполняющим функции ассоциативной организации по обеспечения защиты прав предприятий - членов концерна. Кроме того, в материалы дела не представлены доказательства принятия Союзпарфюмерпром распорядительных актов, обязывающих либо рекомендующих правопредшественнику ответчика использовать спорные изображения при выпуске крема "Детский".

С учётом изложенного, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что АО "Свобода" приобрело первоочередное право на использование изображения, в последующем трансформировавшееся в товарный знак, в то время как в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о возникновении у ОАО "Аванта" (его правопредшественника) права на использование аналогичного изображения в иной вариации.

Отменяя выше указанное постановление суда апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции не согласился с выводом нижестоящего суда о том, что АО "Свобода" приобрело первоочередное право на использование спорного изображения в своей хозяйственной деятельности, указал, что суд апелляционной инстанции не исследовал вопросы о продолжительности и объеме использования ОАО "Аванта" сходного обозначения, об обстоятельствах начала его использования ответчиком, наличии (отсутствии) известности среди потребителей используемого ответчиком обозначения, цели регистрации товарного знака истцом (с учетом последующего поведения истца, направленного на пресечение использования ответчиком сходного обозначения). Суд кассационной инстанции также критически оценил сведения, полученные фондом "ВЦИОМ" от респондентов при изучении общественного мнения по вопросу об установлении наличия сходства / различий упаковки крема "Детский" производства АО "Свобода" и ОАО "Аванта", указав, что при получении данных сведений не была учтена дата приоритета товарного знака.

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции не наделяется полномочиями по переоценке выводов судов вышестоящих инстанций.

Исполняя указания суда кассационной инстанции, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

ОАО "Аванта" в материалы дела были представлены фотографии туб, подтверждающие факт производства фабрикой "Сувенир" крема "Детский" с использованием спорного изображения до приватизации, а именно в 1990 году (т. 7 л.д. 148-151).

В материалы дела представлены копии из журнала "Коммерческий вестник", выпуск N 18 (1991 г.). На стр. 26-28 журнала опубликована статья "Двадцать лет популярности", посвященная продукции Краснодарской парфюмерно-косметической фабрики "Сувенир". На рисунке на стр. 26 присутствует изображение тубы крема "Детский" в красно-синей гамме, в том числе изображение "Кошечка". Номер журнала был сдан в набор 23.07.1991, а договор купли-продажи между Фондом государственного имущества Краснодарского края и арендным предприятием о выкупе имущества Фабрики был заключен 03.11.1992.

В подтверждение факта непрерывного и активного использования ответчиком в своей хозяйственной деятельности спорного изображения при выпуске крема "Детский" задолго до приоритета товарного знака истца ОАО "Аванта" в материалы дела были представлены следующие доказательства:

- документы об утверждении дизайна спорного изображения на упаковке крема "Детский" в 2000, 2004, 2006 годах (т. 3 л.д. 158-1162);

- рекламные объявления крема "Детский" в газете "Фармацевтический вестник" от 30.01.2007, 13.02.2007, от 27.02.2007, от 13.03.2007 (т. 3 л.д. 163-166), в журнале "Мама, это я!" N 1 (январь) 2012 г., N 2 (февраль) 2011 г. (т. 4 л.д. 1), в журнале "Кроха" N 2 (февраль) 2011 г. (т. 4 л.д. 2), в журнале "Счастливые родители" за февраль 2011 г. (т. 4 л.д. 3), в журнале "Мой ребенок" за февраль 2011 г. (т. 4 л.д. 3);

- информация, предоставленная ООО "ТД ФораФарм", которое в письме от 06.04.2018 указало, что с 01.01.2009 оно производило закупки крема "Детский", изготовленного ОАО "АВАНТА", в упаковке со спорным дизайном (т. 4 л.д. 4);

- информация, предоставленная ЗАО Фирма "ЦВ "Протек" в письме от 03.04.2018 (т. 4 л.д. 5);

- маркетинговые исследования агентства DSM Group за 2013-2015 годы (т. 5 л.д. 151-153);

- договоры и товарные накладные, свидетельствующие о продаже крема "Детский" (т. 3 л.д. 1-110);

- информация об объемах продаж крема "Детский" за 2004-2006 годы (т. 3 л.д. 126);

- справка об объеме производства крема "Детский" за 2006-2017 годы N 181 от 27.04.2018 (т. 2 л.д. 140);

- сертификаты соответствия и удостоверение качества (т. 3 л.д. 136-138);

- документы, подтверждающие экспортирование крема "Детский" за рубеж (т. 3 л.д. 150-153).

Суд апелляционной инстанции исследовал сведения об объёмах выпуска и продаж продукции, маркируемой спорящими сторонами спорным изображением, и установил следующее.

Из сводных данных по производству крема "Детский", предоставленных АО "Свобода" (т. 6 л.д. 52-54), следует, что в 2015-2017 годах объем производства крема "Детский" АО "Свобода" составил от 3,1 до 4,2 млн. штук ежегодно.

В то же время объем производства крема "Детский" ОАО "Аванта" составил около 12-13 млн. штук ежегодно (т. 2 л.д. 144-149).

Из сводных данных по производству крема "Детский", предоставленных АО "Свобода" (т. 6 л.д. 52-54), следует, что в 2006-2017 годах объем производства крема "Детский" АО "Свобода" составил в совокупности немногим более 45 млн. штук.

В то же время объем производства крема "Детский" ОАО "Аванта" составил более 110 млн. штук (т. 2 л.д. 140).

Указанные данные подтверждаются также сведениями независимого аудита, проведённого DSM Group (т. 5 л.д. 151-153, т. 2 л.д. 141), согласно которым объем только лишь аптечных продаж крема "Детский" производства ОАО "Аванта" составил:

- в 2013 году - 2 134 000 штук;

- в 2014 году - 2 757 300 штук;

- в 2015 году - 6 866 600 штук;

- в 2017 году - 3 150 000 штук.

В то время как объем всех продаж крема "Детский" АО "Свобода" за те же промежутки времени составил:

- в 2013 году - 3 836 740 штук;

- в 2014 году - 4 114 660 штук;

- в 2015 году - 4 257 340 штук;

- в 2017 году -3 183 130 штук.

Выше указанные доказательства со стороны АО "Свобода" не оспорены и в установленном процессуальном порядке не опровергнуты, в том числе истец не обращался с ходатайством о назначении судебной экспертизы, направленной на исследование бухгалтерской документации сторон спора, касающейся объёмов выпуска крема "Детский" в период до даты приоритета товарного знака и самой даты регистрации спорного изображения в качестве товарного знака.

Суд апелляционной инстанции полагает, что выше приведённые доказательства свидетельствуют о большей распространённости и известности крема "Детский", выпускаемого ОАО "Аванта" с использованием спорного изображения.

Действующая судебная практика выработала правовой подход, согласно которому действия по приобретению хозяйствующим субъектом исключительных прав на товарный знак, который состоит из обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с обозначением, использовавшимся другими хозяйствующими субъектами (субъектом) в качестве средства индивидуализации реализуемых им товаров (оказываемых услуг, работ) на одном рынке, при отсутствии доказательств того, что спорное обозначение приобрело широкую известность только лишь благодаря хозяйственной деятельности формального правообладателя товарного знака до даты подачи заявки и последующей регистрации товарного знака Роспатентом, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, не подлежащим судебной защите (постановления Суда по интеллектуальны правам от 30.11.2017 по делу N А32-24863/2016, от 26.01.2018 по делу N А32-14332/2017).

Суд первой инстанции правомерно указал, что истец и ответчик являются конкурентами, поскольку они производят взаимозаменяемые товары. Ответчик маркирует свой товар спорным обозначением на протяжении длительного времени, объёмы выпуска продукции ОАО "Аванта" являлись существенными, в связи с чем истцу должно было быть известно о деятельности ответчика до даты приоритета спорного товарного знака.

Из совокупности обстоятельств спора усматривается намерение истца воспользоваться деловой репутацией ответчика. Наличие репутации у одного из конкурентов и узнаваемости используемого им обозначения сами по себе не означают, что такое лицо вправе совершать действия, направленные на умаление прав и деловой репутации других конкурентов. Репутация нематериальна и включает в себя узнаваемость используемого обозначения, рынки сбыта, определенный сегмент покупателей и т.д. Посредством присвоения себе результатов деятельности другого лица по продвижению происходит умаление репутации другого лица и, как следствие, увеличение объемов собственных продаж. Поэтому регистрация товарного знака недопустима в тех случаях, когда несколько лиц добросовестно на протяжении длительного времени используют соответствующее обозначение.

Кроме того, после регистрации товарного знака истец подал в Роспатент заявление на регистрацию еще одного товарного знака, содержащего стилизованные изображения "Собачка", "Кошечка", геометрические фигуры "Квадрат", "Круг", но уже в красно-синих цветах, т.е. в той цветовой гамме, в которой соответствующее изображение используется ответчиком.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно пришёл к выводу о том, что регистрация товарного знака со стороны истца является злоупотреблением правом.

Поскольку при регистрации товарного знака истцом допущено злоупотребление правом, суд первой инстанции, руководствуясь положениями п. 1, п. 2 ст. 10 ГК РФ, статьей 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009, обоснованно отказал истцу в защите его права на товарный знак, а также правомерно отклонил иные сопутствующие исковые требования АО "Свобода" (требования о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак, об установлении запрета на использование спорного изображения, об изъять из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров).

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не находит оснований к отмене либо изменению решения суда первой инстанции. Суд правильно определил спорные правоотношения и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. Выводы суда основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой инстанции не допущено.

Судебные расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При обращении с кассационной жалобой ОАО "Аванта" по платежному поручению N 514 от 14.02.2019 в доход федерального бюджета была уплачена государственная пошлина в размере 3 000 руб., данные судебные расходы ответчика подлежат взысканию с истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06 сентября 2018 года по делу N А32-11407/2018 оставить без изменения.

Взыскать с акционерного общества "Свобода" (ИНН 7714431171, ОГРН 1187746790318) в пользу открытого акционерного общества "Аванта" (ИНН 2309013175, ОГРН 1022301425794) судебные расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе в размере 3 000 руб.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента изготовления его текста в полном объёме.

Председательствующий

А.А. Попов

Судьи

В.В. Ванин В.В. Галов