Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2019 г. N 09АП-33732/19

г. Москва

16 июля 2019 г.

Дело N А40-57804/19

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 июля 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Д.Н. Садиковой, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт"

и Общества с ограниченной ответственностью "Фортес"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 14 мая 2019 года

по делу N А40-57804/19, принятое судьей В.И. Крикуновой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт"

(ОГРН: 1107746953313; 115035, город Москва, Садовническая улица, дом 76/71 строение 4) к Обществу с ограниченной ответственностью "Фортес"

(ОГРН: 1137746779455; 125493, город Москва, Нарвская улица, дом 23)

о взыскании 5 000 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Зуев В.Е. по доверенности от 13.02.2019

от ответчика: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (далее - ООО "Си Ди Лэнд контакт", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Фортес" (далее - ООО "Фортес", ответчик) о взыскании 5 000 000 рублей компенсации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2019 исковые требования удовлетворены частично, с ООО "Фортес" в пользу ООО "Си Ди Лэнд контакт" взыскано 500 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами.

Истец в своей апелляционной жалобе просил отменить решением суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал на то, что судом первой инстанции по собственной инициативе изменен способ расчета суммы компенсации, что является недопустимым, принятие судом первой инстанции несоответствующего обстоятельства дела послужило основанием для применения подпункта 1 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Ответчик в своей апелляционной жалобы указал на обстоятельства недоказанности факта использования ответчиком произведения, права на которые заявлены истцом.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Поскольку апелляционные жалобы поданы без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции 10.07.2019 представитель истца доводы своей апелляционной жалобы поддержал, по доводам, изложенным в апелляционной жалобе ответчика, возражал.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, представителей в суд апелляционной инстанции не направил.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отмене решения Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2019 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ООО "Си Ди Лэнд контакт" на основании лицензионного договора 25.04.2017 и сертификата-подтверждения от 25.04.2017 о предоставленном праве использования объекта авторского права, заключенных с автором произведения (скульптуры), приобрело, в том числе на территории Российской Федерации, исключительные права на произведение изобразительного искусства с условным названием "Ждун" (Homunkulus Loxodontus). Произведение представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненном в положении сидя без ног, а также с руками человека (далее - произведение "Ждун").

В соответствии с положениями статьи 1254 ГК РФ - если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 настоящего Кодекса.

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 1235 ГК РФ лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

В пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии - право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса. Таким правом обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Соответственно, истец вправе в соответствии со статьей 1254 ГК РФ обращаться с исковыми требованиями по факту нарушения его исключительных прав.

Иск мотивирован тем, что ответчиком осуществлено использование произведения "Ждун" выразившееся в форме продажи товаров - блокноты, подушки, кружки, шоколад, боди для малышей, мешочки, сумки, футболки, тарелки, печенья - на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу redkube.ru.

Представителем истца осуществлена закупка указанного товара по заказу N 387846 от 16.10.2017. Факт нарушения исключительных прав ответчиком с использованием сайта redkube.ru подтверждается протоколом осмотра доказательств от 16.10.2017.

Пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи. Таким образом, при определенных установленных законом условиях персонаж произведения может быть признан объектом авторского права.

Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

На основании пункта 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 7 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" установлено, что действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав. При этом сам по себе факт приобретения этих экземпляров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины лица, их перепродающего

Как указывает истец, использование произведения "Ждун", осуществленное ответчиком, является незаконным, поскольку истец не давал ответчику согласия на его использование. Лицензионные договоры на право использования ответчиком произведения отсутствуют.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Судом первой инстанции сделан вывод о заявлении истцом требований о взыскании компенсации на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ и необходимости их частичного удовлетворения, с учетом проверки расчета истца в части определения суммы компенсации (сумма компенсации исходя из двукратной стоимости права использования права, составляет 2 600 000 * 2 = 5 200 000 рублей), уменьшения истцом суммы компенсации до 5 000 000 рублей, установления характера правонарушения, соблюдения принципов разумности и справедливости, соразмерности совершенного правонарушения.

В апелляционной жалобе и при даче пояснений в заседании суда, представитель истца пояснил, что произвольное сокращение предъявленной истцом суммы до 5 000 000 рублей является демонстрацией реализации истцом правомочия по изменению размера исковых требований, предусмотренных статьей 49 АПК РФ, суд первой инстанции по собственной инициативе изменен способ расчета компенсации.

Как установлено судом апелляционной инстанции в материалах дела отсутствует ходатайство истца об изменении основания иска.

Судом первой инстанции не было принято во внимание, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, N 308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, закреплено в пункте 59 Постановления Пленума N 10.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации, суд первой инстанции не мог по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации.

В предмет доказывания по данной категории дел входит установление стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации, исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

Так, размер компенсации определен истцом в двукратном размере стоимости прав использования произведения изобразительного искусства с названием "Ждун", как это предусмотрено пунктом 3 статьи 1301 ГК РФ.

Истцом приведен расчет предъявленной к взысканию суммы компенсации в соответствии со стоимостью права использования произведения по лицензионному договору N 24/07/17_ЖД, заключенному с ООО "Патриот Проект".

При этом размер, предъявленной к взысканию суммы компенсации произвольно сокращен до 5 000 000 рублей, вместо получившихся по представленному расчету 5 200 000 рублей.

В этой связи истцом правомерно предъявлен к взысканию размер компенсации в общей сумме 5 000 000 рублей, который не является чрезмерным.

Судом отклоняется довод ответчика о нетождественности спорных товаров и произведения.

Суд апелляционной инстанции, проведя сравнение указанных произведений, исследовал приложение к лицензионному договору и информацию, размещенную на сайте ответчика, фотографий купленного товара, на основании чего сделал вывод об их схожести до степени смешения.

Доводы о неподтвержденности факта реализации товара противоречат представленным в материалы дела заказом покупателя N 387846 от 16.10.2017, видеосъемкой, фотографиями экземпляров товара.

Доводы о нарушениях при составлении протокола осмотра не подтверждены, подлежат отклонению, поскольку извещение нотариусом заинтересованных лиц о времени и месте проведения осмотра в данном случае, могло привести к утрате доказательства, за обеспечением которого к нотариусу обратился заявитель, вследствие чего заявитель лишился бы возможности доказать в суде факт нарушения своего права.

Учитывая изложенное, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт. В случае отмены решения арбитражного суда первой инстанции апелляционным судом принимается новый судебный акт.

Государственная пошлина по иску и апелляционной жалобы подлежит распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 мая 2019 года по делу N А40-57804/19 отменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Фортес" (ОГРН: 1137746779455; 125493, город Москва, Нарвская улица, дом 23) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (ОГРН: 1107746953313; 115035, город Москва, Садовническая улица, дом 76/71 строение 4) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей компенсации за использование произведения, а также 51 000 (Пятьдесят одну тысячу) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы.

В удовлетворении апелляционной жалобы ООО "Фортес" - отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Д.Н. Садикова Е.Б. Расторгуев