Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2019 г. N 13АП-10853/19

г. Санкт-Петербург

01 августа 2019 г.

Дело N А56-133662/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 августа 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О., судей Будылевой М.В., Згурской М.Л.

при ведении протокола судебного заседания Гаджиевым М.С.

при участии:

от истца (заявителя): Ильина М.С. по доверенности от 22.07.2019

от ответчика (должника): Смирнова С.А. по доверенности от 16.11.2018; Ускова Н.В. по доверенности от 16.11.2018

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-10853/2019) ООО "ШКОЛКОВО" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.03.2019 по делу N А56-133662/2018 (судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску ООО "ШКОЛКОВО"

к ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ЛИТЕРА"

о нарушении исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Школково", место нахождения: 119331, г. Москва, пр. Вернадского, д. 29, офис 4Б, ОГРН 1167746296046 (далее - истец, ООО "Школково") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Литера", место нахождения: 192131, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 24, лит. А, ОГРН 1037835014282 (далее - ответчик, ООО "Издательский Дом "Литера") об обязании ответчика прекратить незаконное использование обозначения "ШКОЛКОВО", сходного до степени смешения с товарным знаком ООО "Школково"; об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные экземпляры книг, на которых незаконно размещено обозначение "ШКОЛКОВО", сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Школково", а также о взыскании 4 720 000 руб. компенсации.

Решением суда от 01.03.2019 требования истца удовлетворены частично.

Суд обязал прекратить незаконное использование обществом "Издательский Дом "Литера" обозначения "ШКОЛКОВО", сходного до степени смешения с товарным знаком ООО "Школково"; обязал ООО "Издательский Дом "Литера" изъять из оборота и уничтожить за свой счет обложки экземпляров книг, на которых незаконно размещено обозначение "ШКОЛКОВО", сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Школково".

Взыскал с ООО "Издательский Дом "Литера" в пользу ООО "Школково" компенсацию в размере 460 000 руб.

В остальной части иска отказал.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, просит решение суда изменить в части размера компенсации и судебных расходов и принять в данной части новый судебный акт о взыскании с ответчика компенсации в размере 4 720 000 руб. По мнению подателя жалобы, поскольку истцом был выбран способ расчета компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то размер такой компенсации должен был составить не менее 927 200 руб. При этом, как считает истец, исходя из заявленного требования у суда первой инстанции отсутствовали основания для уменьшения двукратного размера компенсации до однократного. Кроме того, размер компенсации должен быть определен исходя цены покупки товара истцом - 59 руб.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, приведенные в апелляционной жалобе, а представитель ответчика доводы жалобы отклонил и просит оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке в пределах доводов апелляционной жалобы

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака "ШКОЛКОВО" по Свидетельству N 617155 (с приоритетом от 10.06.2016) в отношении товаров и услуг, в том числе 41 класса МКТУ - издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно- воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение].

Истцом выявлен факт издания и предложения к продаже ответчиком книг, на обложках которых размещено словесное обозначение "ШКОЛКОВО", как наименование серии книг:

1) Все правила русского языка, 1 класс, 2018 (автор: Щеглова И.М.);

2) Все правила русского языка, 2 класс, 2018 (автор: Щеглова И.М.);

3) Все правила русского языка, 3 класс, 2018 (автор: Щеглова И.М.);

4) Все правила русского языка, 4 класс, 2018 (автор: Щеглова И.М.);

5) Все правила математики, 1 класс, 2018 (автор: Селиванова М.С.);

6) Все правила математики, 2 класс, 2018 (автор: Селиванова М.С.);

7) Все правила математики, 3 класс, 2018 (автор: Селиванова М.С.);

8) Все правила математики, 4 класс, 2018 (автор: Селиванова М.С.).

В подтверждение данного обстоятельства истцом представлены копия протокола осмотра сайта 77 АВ 713631 от 03.04.2018, заверенного нотариусом Горбатенко Н.В., скриншоты страниц сайтов с предложениями о продаже книг, копии обложек книг, копия квитанции к заказу N 15061026-0021-1 т 26.03.2018.

Поскольку ООО "Школково" своего разрешения на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 617155 обществу "Издательский Дом "Литера" не давало, истец пришел к выводу, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, нарушает исключительное право истца на указанный товарный знак.

06.04.2018 истец направил в адрес ответчика претензию от 05.04.2018 с требованием прекратить неправомерное использование обозначения, сходного с товарным знаком истца, изъять из оборота контрафактные экземпляры книг и выплатить компенсацию за нарушение указанных прав в размере 4 720 000 руб.

Оставление ответчиком данной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения ООО "Школково" в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ и исходил из доказанности как принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 617155, так и из доказанности факта нарушения этого права действиями ответчика.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации, суд первой инстанции, исходил из наличия правовых оснований для применения в настоящем деле разъяснений, содержащихся в постановлении пленума Верховного суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009, согласно которым суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного законом.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы жалобы, считает, что решение суда первой инстанции в обжалуемой части подлежит изменению.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Факты принадлежности ООО "Школково" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 617155, а также нарушения этого права действиями общества "Издательский Дом "Литера" установлены судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, сводятся к несогласию заявителя с порядком определения и размером компенсации, определенной судом за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на упомянутый товарный знак.

Так, податель жалобы считает, что при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости товаров, необходимо исходить из цены, по которой товар был приобретен истцом, а именно 59 руб. за экземпляр.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом за основу должна быть принята стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже или иным образом вводятся в гражданский оборот нарушителем третьим лицам.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Требования указанной нормы распространяется, в том числе, и на установление цены, по которой осуществлялась реализация контрафактных товаров.

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в полномочия суда, с учетом положений статьи 71 АПК РФ, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров и (или) тех количественных показателей, их которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Аналогичный правовой подход при определении размера компенсации, заявленной по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.03.2019 N 305-ЭС18-12363.

Как следует из материалов дела, ООО "Школково" заявлено требование о взыскании компенсации на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 617155.

Размер компенсации определен истцом, исходя из стоимости одного экземпляра книги, изданной ответчиком и содержащей обозначение "ШКОЛКОВО", приобретенной истцом на сайте www.ozon.ru. На указанном сайте спорный товар предлагался к продаже по цене 59 руб.

Вместе с тем, поскольку исковые требования предъявлены к ООО "Издательский Дом "Литера", то сумма компенсации должна определяться исходя из той стоимости товара, по которой ответчик продавал контрафактный товар третьим лицам.

Из представленных ответчиком в материалы дела товарных накладных и УПД следует, что реализация спорных книг в адрес покупателей ООО "Развитие", ООО "Знание Пресс" осуществлялась обществом "Издательский Дом "Литера" по цене 11,59 руб. за экземпляр.

Таким образом, двукратный размер стоимости товара составляет 927 200 руб. (40 000 экз. х 11,59 руб.) х 2.

Следовательно, отсутствуют правовые основания для взыскания компенсации в размере, превышающем 927 200 руб.

Суд первой инстанции, не установив размер компенсации, подлежащий взысканию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, вместе с тем, снизил размер компенсации ниже низшего предела, установленного законом, - до однократной стоимости контрафактных товаров.

При этом, снижая размер компенсации, суд первой инстанции не учел следующего.

В силу абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 64 постановления от 23.04.2019 N 10, положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в частности, когда одним действием нарушены права на: несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец; несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Кроме того, при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости контрафактных товаров) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, содержащейся в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление от 13.12.2016 N 28-П)).

Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, данными в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, поскольку в рамках настоящего дело истцом заявлены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на один товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 617155.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2018 по делу N А70-16361/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2018 N 304-ЭС18-21773 в передаче кассационной жалобы на указанное постановление для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), а также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787 по делу N А36-16236/2017.

Кроме того, суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформулирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3(2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920.

Вместе с тем, со стороны ответчика таких доказательств представлено не было. Кроме того, ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции не заявлял о снижении размера компенсации, доказательств необходимости снижения размера компенсации, в том числе со ссылками на правовую позицию, изложенную в Постановлении N 28-П, не представлял.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что при разрешении настоящего спора суд первой инстанции необоснованно снизил размер компенсации ниже минимального предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в размере 927 200 руб., в остальной части требований о взыскании компенсации надлежит отказать.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.03.2019 по делу N А56-133662/2018 изменить в части размера компенсации и судебных расходов, изложив резолютивную часть решения в указанной части в следующей редакции

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Литера" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Школково" 927 200 руб. компенсации и 21 154 руб. расходов по государственной пошлине.

В остальной части требований о взыскании компенсации отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.В. Будылева М.Л. Згурская