Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 августа 2019 г. N 17АП-6799/19

г. Пермь

02 августа 2019 г.

Дело N А60-69031/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 02 августа 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Григорьевой Н.П.,

судей Кощеевой М.Н., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Моор О.А.,

при участии:

от истца ООО "Международная торговая компания 5 Звезд": Яхновец Е.Ф., доверенность от 25.09.2018,

от ответчика ООО Торговый дом "Стройдормаш": Бочкарев Д.О., доверенность от 12.03.2019,

от ответчика Фадеева Ивана Викторовича, третье лицо: ООО "Конструктор" не явились,

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу

истца, ООО "Международная торговая компания 5 Звезд",

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 21 марта 2019 года,

принятое судьей Дурановским А.А.,

по делу N А60-69031/2018

по иску ООО "Международная торговая компания 5 Звезд" (ОГРН 1157847409224, ИНН 7802553098)

к ООО Торговый дом "Стройдормаш" (ОГРН 1169658018419, ИНН 6677008950), Фадееву Ивану Викторовичу,

третье лицо: ООО "Конструктор" (ОГРН 1127847355954, ИНН 7814541386),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Международная торговая компания 5 звезд" (далее - компания, истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью торговый дом "Стройдормаш" (далее - общество, ответчик-1), к Фадееву Ивану Викторовичу (далее - Фадеев И.В., ответчик-2) о взыскании с ответчиков солидарно 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак РФ N 653 007 (словесное обозначение "Taurus Crane"). Также истец потребовал взыскать с ответчиков денежные средства в возмещение судебных расходов (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Свердловской области суда от 21.03.2019 в иске отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просит решение суда отменить, как принятое с нарушением норм материального и процессуального права, принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Заявитель апелляционной жалобы считает, что судом первой инстанции неправильно истолкованы положения ст. 1484 ГК РФ, неправильно применена ст. 1487 ГК РФ. Полагает необоснованным вывод суда о том, что ответчики осуществляют предложение к продаже продукции, производимой истцом, поскольку в материалы дела не представлены соответствующие доказательства.

Указывает на то, что судом допущено нарушение норм процессуального права, выразившееся в том, что суд не привлек к участию в деле ООО "Чайка-НН", на чьи права и обязанности может повлиять судебный акт.

Ответчик-1 представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором полагает решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Ответчик-2, третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, отзывы на апелляционную жалобу не представили, представителей в заседание апелляционного суда не направили, что в силу ч. 3 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца поддержала доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просила решение суда первой инстанции отменить; представитель ответчика-1 поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Представитель истца заявила ходатайство о приобщении в материалы дела дополнительных документов - письменных пояснений в порядке ст. 81 АПК РФ, информационного письма ООО "Чайка-НН" N 178 от 02.04.2019.

Ответчик возражал против удовлетворения ходатайства.

Судом апелляционной инстанции отказано в удовлетворении ходатайства на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ, поскольку истец не обосновал невозможность представления доказательств в суд первой инстанции, не направил заблаговременно письменные пояснения лицам, участвующим в деле.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака, имеющего словесное обозначение "Taurus Crane" по свидетельству Российской Федерации N N 653007. Дата приоритета товарного знака - 17.10.2016, дата регистрации товарного знака - 20.04.2018, срока действия регистрации истекает 17.10.2026. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих классов МКТУ и товаров: 07- буры для горных работ; вышки буровые плавучие или наземные; головки буровые [детали машин]; копья кислородные для термического бурения [машины]; краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; краны спускные [водоотделители]; манипуляторы автоматические [машины] перфораторы бурильные (л.д. 24).

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указал на то, что на сайте "tehmodern.ru" предлагалась к продаже специальная техника с использованием на этом сайте обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 653 007, в подтверждение чего представлены нотариальные протоколы осмотра Интернет-страниц.

Владельцем доменного имени "tehmodern.ru" является Фадеев Иван Викторович. Указанный сайт в своей деятельности использует общество "Стройдормаш", Фадеев И.В. является участником указанного общества. Посредством указанного сайта общество предлагает к продаже специальную технику различных производителей. Указанные обстоятельства ответчиками не оспаривались.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. ст. 1225, 1229, 1477, 1478, 1479, 1484, 1487 ГК РФ, пришел к выводу о том, что в действиях ответчиков отсутствует нарушение исключительных прав истца, поскольку доказано то обстоятельство, что ответчики предлагают к продаже товар, который введен в оборот самим истцом, либо с его согласия (исчерпание исключительного права), доказательств реализации контрафактной продукции истец не представил, в связи с чем в иске отказал.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает решение суда первой инстанции подлежащим отмене на основании следующего.

Довод ответчика о том, что судом первой инстанции допущено нарушение норм материального права, влекущее безусловную отмену судебного акта в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ, поскольку он не привлек к участию в деле в качестве третьего лица ООО "Чайка-НН", не может быть принят во внимание, поскольку ходатайство о его привлечении к участию в деле в качестве третьего лица не заявлялось, в судебном акте отсутствуют какие-либо выводы в отношении указанного лица, и решение суда не может повлиять на его права и обязанности. При таких обстоятельствах, у суда апелляционной инстанции нет оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в первой инстанции в силу п. 6.1 ст. 268 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса, владелец домена также несет ответственность за содержание размещенной на таком сайте информации.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В связи с этим, исходя из предмета и оснований заявленных в настоящем деле требований, истец должен подтвердить факт принадлежности ему исключительных прав на товарный знак, а также факт использования данных прав ответчиком. На ответчиков возлагается обязанность доказать выполнение им требований указанного закона при использовании товарного знака истца.

Материалами дела подтверждается факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, а также факт использования ответчиками в своей деятельности обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, что ответчиками не оспорено.

Вместе с тем, руководствуясь положениями ст. 1487 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия ответчиков не образуют нарушение исключительного права истца на товарный знак.

На основании ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Ответчик утверждает о том, что им на сайте предлагается к продаже продукция, производимая истцом. Между тем, представленными ответчиком в материалы дела доказательствами данное обстоятельство не подтверждается.

Так, из дилерского соглашения N 01-03/2018 от 01.03.2018, заключенного между ответчиком и ООО "Чайка-НН" (п.1.1.) следует, что в соответствии с указанным соглашением осуществляется реализация продукция производства ООГО "Чайка-НН", сведения о реализации продукции истца в договоре не содержатся (т. 2 л.д. 66-68), аналогичная информация сообщается в письме ООО "Чайка-НН" от 01.02.2018 (т. 2 л.д. 65).

Договор купли-продажи N 326/0103/19 от 01.03.2019 (т. 2 л.д. 69-71) не может служить доказательством предложения ответчиком к продаже продукции истца, поскольку отсутствуют доказательства его исполнения, а из пояснений представителя ответчика следует, что этот договор не исполнялся. Кроме того, указанный договор заключен уже в период рассмотрения судом настоящего спора.

Из представленных истцом доказательств - нотариального протокола осмотра доказательств от 02.10.2018 (т. 1 л.д. 25-44), нотариального протокола осмотра доказательств N 78АБ от 25.01.2019 на стр. 17, 22, 24 протокола (т. 1 л.д. 118-139) следует, что ответчик позиционирует себя в качестве изготовителя оригинальной продукции Taurus, при этом на сайте сведения о правообладателе, являющемся производителем, отсутствуют.

Кроме того, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить то, что нарушение, в связи с которым истец заявил требование в настоящем деле, заключается не в размещении товарного знака на товаре, вводимом в гражданский оборот, а в размещении этого обозначения в предложении к продаже на интернет-сайте, что в силу п. 2 ст. 1484 ГК РФ, образует самостоятельное нарушение. Вместе с тем, сведения о том, что обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, размещено на интернет-сайте, используемом ответчиками, с согласия истца, в материалах дела отсутствуют.

С учетом изложенного выше, отклоняются доводы ответчика-1 о том, что не имеет правового значения факт наличия или отсутствия у него заключенных договоров на приобретение продукции, производимой истцом, с лицами, которые реализуют ее с согласия истца, поскольку при наличии заявки на приобретение товара от своего покупателя, он имеет возможность заключить такой договор с истцом, либо иными лицами, которые реализуют товар с согласия истца.

Вопреки выводам суда первой инстанции, правовая позиция Суда по интеллектуальным правам, приведенная в постановлении от 18.12.2018 N С01-1088/2018 по делу N А65-11487/2018, не может быть применена в настоящем деле, поскольку в рамках спора в названном деле ответчиком было доказано, а истец не оспаривал осуществление ответчиком деятельности по реализации оригинальной продукции правообладателя, что в настоящем деле не подтверждено.

При таких обстоятельствах, материалами дела подтверждается факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, апелляционный суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований в части взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака.

Истец просит взыскать с ответчиков на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав.

В соответствии с разъяснениями п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС N 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии с п. 61 Постановления Пленума ВС N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В силу п. 62 Постановления Пленума ВС N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

На основании разъяснений п. 71 Постановления Пленума ВС N 10, в соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Истец мотивирует размер заявленной им ко взысканию солидарно с ответчиков компенсации высокой стоимостью предлагаемого ими к продаже товара. Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства продажи ответчиками контрафактного товара, а также доказательства того, что допущенное ответчиками нарушение исключительных прав повлекло для истца такие последствия, что он вправе был рассчитывать на взыскание компенсации в заявленном размере.

При указанных обстоятельствах, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателя в сумме 5 000 000 руб., а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, полагает, что с ответчиков подлежит взысканию компенсация в сумме 500 000 руб.

На основании ст. 110 АПК РФ, п. 5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" расходы по оплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в сумме 7 800 рублей подлежат отнесению на ответчиков в солидарном порядке.

На основании изложенного, решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании ч. 1 и ч. 2 ст. 270 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 266, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 марта 2019 года по делу N А60-69031/2018 отменить.

Иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО Торговый дом "Стройдормаш" (ОГРН 1169658018419, ИНН 6677008950), Фадеева Ивана Викторовича в пользу ООО "Международная торговая компания 5 Звезд" (ОГРН 1157847409224, ИНН 7802553098) солидарно компенсацию в сумме 500 000 рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО Торговый дом "Стройдормаш" (ОГРН 1169658018419, ИНН 6677008950), Фадеева Ивана Викторовича в пользу ООО "Международная торговая компания 5 Звезд" (ОГРН 1157847409224, ИНН 7802553098) солидарно расходы по оплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в сумме 7 800 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Н.П.Григорьева

Судьи

М.Н.Кощеева И.О.Муталлиева