Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2019 г. N 15АП-13076/19

город Ростов-на-Дону

23 августа 2019 г.

дело N А32-35522/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 21 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 августа 2019 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Соловьевой М.В.,

судей М.В. Ильиной, С.С. Филимоновой

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Струкачевой Н.П.

при участии:

от ООО "Прайм Групп": Сеньшина Ю.В., по доверенности от 25.09.2017,

от таможни: Корякина Т.С., по доверенности от 15.01.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Новороссийской таможни

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28.05.2019 по делу N А32-35522/2017, принятое судьей Бондаренко И.Н.

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Прайм Групп"

к Новороссийской таможне

о признании незаконными действий, выразившихся в отказе в выпуске товаров; о признании недействительным решения об отказе в выпуске товаров; об обязании

принять решение о выпуске товаров,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Прайм Групп" (далее - ООО "Прайм Групп") обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к Новороссийской таможне о признании незаконными действий Новороссийской таможни, выразившихся в отказе в выпуске товаров N N 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 41 по ДТ N 10317110/270717/0016658, недействительным решения N 35.1-22/9104 от 14.08.2017, вынесенного должностном лицом таможенного поста Юго-восточный Новороссийской таможни, об отказе в выпуске товаров удилищ (рыболовных) под номером NN 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 по ДТ N10317110/270717/0016658, об обязании Новороссийской таможни принять решение о выпуске товаров NN 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 по ДТ N10317110/270717/0016658.

Решением от 28.05.2019 суд удовлетворил заявленные требования.

Не согласившись с принятым судебным актом, Новороссийская таможня обжаловала его в порядке, определенном главой 34 АПК РФ. В апелляционной жалобе таможня просит отменить решение суда, ссылаясь на то, что согласно заключению таможенного эксперта изображения, размещенные на транспортной и индивидуальной упаковке (таре) товара, навесном ярлыке, прикрепленном к товару N N 27-35, задекларированным в ДТ N 10317110/270717/0016658, сходны до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N468468; товар NN 27-35, задекларированный по ДТ N 10317110/270717/0016658 однороден товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 468468 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Таможней также указано, что нарушение обществом исключительных прав при ввозе товара подтверждено постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу NА32-48142/2017.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель таможни поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить и отказать в удовлетворении заявления общества.

Представитель ООО "Прайм Групп" в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, считая решение суда законным и обоснованным по доводам представленного отзыва.

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 12 час. 30 мин. 21.08.2019. После перерыва судебное заседание продолжено.

От ООО "Прайм Групп" в суд поступили дополнительные пояснения к отзыву на апелляционную жалобу.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, выслушав пояснения представителей участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об обоснованности жалобы.

Как следует из материалов дела, 17.01.2017 между компанией "WEIHAI CHIRUI ТRADE СО.,LTD" Китай (поставщик) и ООО "Прайм Групп" заключен контракт N PG008/2017, согласно которому поставщик обязуется производить, продавать и поставлять покупателю, а покупатель обязуется заказывать, принимать и оплачивать товары, изготовленные Поставщиком и доставленные на условиях FОВ-Циндао в порт назначения Новороссийск. Предметом контракта являются удилища рыболовные.

01.04.2015 между ООО "Прайм Групп" и таможенным представителем ООО "НовотрансЮг" (свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей N 0776/00 от 15.12.2016) заключен договор N 32/ТБ об оказании услуг таможенного представителя по совершению таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств ООО "Прайм Групп" в соответствии с таможенным законодательством Таможенного Союза, а также оказанию иных услуг в области таможенного дела.

27.07.2017 ООО "НовотрансЮг" по поручению ООО "Прайм Групп" в отдел таможенного оформления и таможенного контроля (далее по тексту - ОТО и ТК) Новороссийского юго-восточного таможенного поста Новороссийской таможни для помещения товара под таможенную процедуру с применением электронной формы декларирования подана предварительная декларация на товары (далее по тексту -ДТ) N N 1-50, прибывающие в контейнере N TCNU8545764 общей таможенной стоимостью 5183101,73 рублей, страна отправления Китай, страна происхождения Китай, под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего потребления". Декларация на товары принята и зарегистрирована за N 10317110/270717/0016658.

В декларации на товары N 10317110/270717/0016658 были задекларированы в том числе:

* N 24 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 210 см, тест 10-30г, модель "Warrior 210", товарный знак "RAFFER", марка "Warrior 210", изготовитель "WEIHAI CЕNTER FISHING TACKLE СО.,LTD", Китай, общим количеством 400 шт., 16 грузовых мест (картонных коробок) весом нетто 60 кг, весом брутто 76,640 кг;

* N 25 удилища разборные рыболовные, длинной 240 см, тест 10-30 г, модель "Warrior 240", товарный знак "RAFFER", марка "Warrior 240", изготовитель "WEIHAI CЕNTER FISHING TACKLE СО.,LTD", Китай, общим количеством 400 шт., 16 грузовых мест (картонных коробок) весом нетто 68 кг, весом брутто 86,560 кг;

* N 26 удилища разборные рыболовные, длинной 270 см, тест 10-30 г, модель "Warrior 270", товарный знак "RAFFER", марка "Warrior 270", изготовитель "WEIHAI CЕNTER FISHING TACKLE СО.,LTD", Китай, общим количеством 150 шт., 6 грузовых мест (картонных коробок) весом нетто 27 кг, весом брутто 35,100 кг;

* N 27 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 210 см, тест 60-120г, модель "Trigger 210 60-120", артикул "Trigger 210 60-120", товарный знак "RAFFER", марка "Trigger 210 60-120", изготовитель "WEIHAI CЕNTER FISHING TACKLE СО.,LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок), весом нетто 75 кг, весом брутто 87,96 кг;

* N 28 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 210 см, тест 80-160 г, модель "Trigger 210 80-160", артикул "Trigger 210 80-160", товарный знак "RAFFER", марка "Trigger 210 80-160", изготовитель "WEIHAI CЕNTER FISHING TACKLE СО.,LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок), весом нетто 81 кг, весом брутто 91,92 кг;

* N 29 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 210 см, тест 100250г, модель "Trigger 210 100-250", артикул "Trigger 210 100-250", товарный знак "RAFFER", марка "Trigger 210 100-250", изготовитель "WEIHAI CЕNTER FISHING TACKLE СО.,LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок), весом нетто 87 кг, весом брутто 97,92 кг;

* N 30 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 240 см, тест 60-120г, модель "Trigger 240 60-120", артикул "Trigger 240 60-120", товарный знак "RAFFER", марка "Trigger 240 60-120", изготовитель "WEIHAI CЕNTER FISHING TACKLE СО.,LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок), весом нетто 102 кг, весом брутто 115,32 кг;

* N 31 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 240 см, тест 80-160г, модель "Trigger 240 80-160", артикул "Trigger 240 80-160", товарный знак "RAFFER", марка "Trigger 240 80-160", изготовитель "WEIHAI CENTER FISHING TACKLE СО., LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок), весом нетто 108 кг, весом брутто 118,08 кг;

* N 32 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 240 см, тест 100250г, модель "Trigger 240 100-250", артикул "Trigger 240 100-250", товарный знак "RAFFER", марка "Trigger 240 100-250", изготовитель "WEIHAI CBNTER FISHING TACKLE СО., LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок), весом нетто 114 кг, весом брутто 126,36 кг;

* N 33 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 270 см, тест 60-120г, модель "Trigger 270 60-120", артикул "Trigger 270 60-120", товарный знак "RAFFER", марка "Trigger 270 60-120", изготовитель "WEIHAI CENTER FISHING TACKLE СО., LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок), весом нетто 120 кг, весом брутто 134,04 кг;

* N 34 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 270 см, тест 80-160г, модель "Trigger 270 80-160", артикул "Trigger 270 80-160", товарный знак "RAFFER", марка "Trigger 270 80-160", изготовитель "WEIHAI CENTER FISHING TACKLE СО., LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок), весом нетто 129 кг., весом брутто 135,60 кг;

* N 35 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 270 см, тест 100250г, модель "Trigger 270 100-250", артикул "Trigger 270 100-250", товарный знак "RAFFER", марка "Trigger 270 100-250", изготовитель "WEIHAI CENTER FISHING TACKLE СО., LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок), весом нетто 138 кг, весом брутто 147,240 кг;

- N 39 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 210, тест 15-45г, модель "Warrior 210", товарный знак "RAFFER", марка "Warrior 210", изготовитель "WEIHAI CENTER FISHING TACKLE СО., LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок) весом нетто 45 кг, весом брутто 57,720 кг;

-N 40 удилища разборные (штекерные) рыболовные, длинной 240, тест 15-45г, модель "Warrior 240", товарный знак "RAFFER", марка "Warrior 240", изготовитель "WEIHAI CENTER FISHING TACKLE СО., LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок) весом нетто 51 кг, весом брутто 66 кг;

-N 41 удилища рыболовные, длинной 270, тест 15-45г, модель "Warrior 270", товарный знак "RAFFER", марка "Warrior 270", изготовитель "WEIHAI CENTER FISHING TACKLE СО.,LTD", Китай, общим количеством 300 шт., 12 грузовых мест (картонных коробок) весом нетто 51 кг, весом брутто 73,440 кг.

В рамках проводимого документального контроля по ДT N 10317110/270717/0016658 должностными лицами Новороссийской таможни установлено, что на товарах N N 24, 25, 26, 39, 40, 41 имеется обозначение "Warrior", схожее с товарным знаком "RED-BLU WARRIORS" по свидетельству N528319 правообладатель Уланов Петр Сергеевич, 127521, Москва, ул. Октябрьская, д. 64, кв. 9, а на товарах NN 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 имеется обозначение "Trigger", сходное с комбинированным товарным знаком "TRIGGER Х" по свидетельству N 468468 правообладатель компания "Рапала ВМК Ойю" (Tехтаантие 2, 172200 Ваакси, Финляндия (FI), зарегистрированного в отношении товаров по 28 классу МКТУ.

08.08.2017 Новороссийским юго-восточным таможенным постом Новороссийской таможни, в соответствии со статьями 308, 309 Федерального закона от 07.11.2010 N 311 ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", приостановлен выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

Наличие на товарах N 24, 25, 26, 39, 40, 41 обозначения схожего с товарным знаком "RED-BLU WARRIORS" по свидетельству N 528319 подтверждено не было.

14.08.2017 в отношении товаров N N 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 по ДТ N10317110/270717/0016658 поступил ответ на запрос, направленный в рамках приостановления выпуска товаров, от представителя правообладателя компании "Рапала ВМК Ойю" Картошкина Е.А. письмо от 11.08.2017 NИД- 205/17, согласно которому компания "Рапала ВМК Ойю" является правообладателем товарного знака "TRIGGER Х" по свидетельству N 468468, зарегистрированного в отношении товаров по 28 классу МКТУ. Правообладатель не давал разрешения ООО "Прайм Групп" использовать товарный знак "TRIGGER Х" в отношении товаров 28 класса МКТУ (рыболовных удилищ).

14.08.2017 Новороссийская таможня на основании пункта 2 статьи 201 ТК ТС приняла решение N 35.1 -22/9104 об отказе в выпуске удилищ (рыболовных) под номером N N 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 по ДТ N 10317110/270717/0016658.

14.08.2017 в целях определения степени сходства обозначения, размещенного на товаре, ввезенного ООО "Прайм Групп", с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 468468, исключительные права на который принадлежат компании "Рапала ВМК Ойю", назначено исследование объектов интеллектуальной собственности.

23.08.2017 в таможенный орган поступило заключение ЭИО N 1 (г. Новороссийск) ЭКС регионального филиала ЦЭКТУ г. Ростов-на-Дону по результатам исследования от 21.08.2017 N 12406010/0030187, в соответствии с которым, изображение размещенные на транспортной и индивидуальной упаковке (таре) товара, навесном ярлыке, прикрепленном к товару N 27-35, задекларированном в ДТ N10317110/270717/0016658, сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 468468.

Считая незаконными действия таможни по отказу в выпуске товаров, ООО Прайм Групп" обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Согласно части 2 статьи 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Исходя из положений ст. 198-201 АПК РФ для признания незаконными действий (акта) должностных лиц органа государственной власти необходимо наличие совокупности двух условий: несоответствия оспариваемых действий (акта) закону и нарушение ими прав и законных интересов заявителя по делу.

В соответствии с п. 1 ст. 195 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) выпуск товаров осуществляется таможенными органами при соблюдении следующих условий:

1) таможенному органу представлены лицензии, сертификаты, разрешения и (или) иные документы, необходимые для выпуска товаров в соответствии с ТК ТС и (или) иными международными договорами государств - членов таможенного союза, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза указанные документы могут быть представлены после выпуска товаров;

2) лицами соблюдены необходимые требования и условия для помещения товаров под избранную таможенную процедуру в соответствии с ТК ТС, а при установлении таможенных процедур в соответствии с:

п. 2 ст. 202 ТК ТС - международными договорами государств - членов таможенного союза;

п. 3 ст. 202 ТК ТС - законодательством государств - членов таможенного союза;

3) в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги либо предоставлено обеспечение их уплаты в соответствии с ТК ТС.

В соответствии с требованиями ст. 201 ТК ТС при несоблюдении условий выпуска товаров, установленных п. 1 ст. 195 ТК ТС, а также в случаях, указанных в п. 6 ст. 193 ТК ТС и в п. 2 ст. 201 ТК ТС, таможенный орган не позднее истечения срока выпуска товаров отказывает в выпуске товаров в письменной форме с указанием всех причин, послуживших основанием для такого отказа, и рекомендаций по их устранению.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" предметом регулирования настоящего Федерального закона является, в том числе, регулирование властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения товарами, ввезенными в Российскую Федерацию и вывозимыми из Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 308 Закона N 311-ФЗ при приостановлении выпуска товаров в соответствии с настоящей статьей таможенные органы не позднее следующего дня после дня приостановления выпуска товаров информируют об этом правообладателя и декларанта

В силу ст. 309 Закона N 311-ФЗ решения таможенных органов о приостановлении выпуска товаров, о продлении срока приостановления выпуска товаров, об отмене решения о приостановлении выпуска товаров, а также о предоставлении права на информацию и взятие проб и образцов принимаются таможенным органом не позднее следующего рабочего дня со дня обнаружения признаков нарушения прав интеллектуальной собственности, поступления соответствующего письменного обращения либо совершения иного действия, являющегося основанием для принятия соответствующего решения.

Порядок оформления отказа в выпуске товаров определяется Решением Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 N 262 "Об Инструкции о порядке оформления отказа в выпуске товаров" (далее - Инструкция).

В соответствии с п. 3 Инструкции N 262 отказ в выпуске товаров оформляется должностным лицом путем проставления штампа "Отказано в выпуске" и (или) соответствующих записей (если требуется) под номером 2 в графе "С" основного листа ДТ и в правом верхнем углу каждого экземпляра дополнительно прикладываемых листов к ДТ, если такие листы используются, а в случае использования в качестве ДТ транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов с предоставлением письменного заявления (далее - заявление) или перечня товаров (далее - перечень) - в верхнем левом углу каждого экземпляра заявления или перечня. Указанные отметки заверяются подписью и оттиском личной номерной печати должностного лица. Сведения об отказе в выпуске товаров должностное лицо вносит в электронную копию ДТ.

Согласно п. 5 Инструкции причины, послужившие основанием для отказа в выпуске товаров, указываются должностным лицом на оборотной стороне основного листа ДТ, заявления либо перечня, заверяются подписью и оттиском личной номерной печати.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Повторно изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции установил, что правообладателем товарного знака "TRIGGER Х" на дату подачи декларации являлась компания "Рапала ВМК Ойю" (Tехтаание 2, 172200 Ваакси, Финляндия). Tоварный знак "TRIGGER Х" зарегистрирован 15.08.2012 в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ под номером N 468468, что подтверждает свидетельство на товарный знак.

Правообладатель товарного знака "TRIGGER Х" не выдавал разрешительных документов на использование указанного товарного знака и не регистрировал лицензионные договоры (неисключительные лицензии) с обществом.

Принимая решение по делу, суд первой инстанции исходил из недоказанности наличия на товарах, ввезенных обществом по ДT N 10317110/270717/0016658 объектов интеллектуальной собственности схожих до степени смешения с товарным знаком "TRIGGER Х" по свидетельству N 468468.

Суд указал, что решением Арбитражным судом Краснодарского края дела по результатам рассмотрения дел N А32-48142/2017 по заявлению таможенного органа о привлечении общество с ограниченной ответственностью ООО "Прайм Групп" к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП на основании протокола об административном правонарушении от 20.10.2017 г. N10317000-755/2017 о ввозе товаров по ДТ N10317110/270717/0016658, маркированных изображением, сходным до степени смешения с товарным знаком "TRIGGER Х", в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2018 в удовлетворении заявленных требований также отказано.

Согласно постановлению Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2018 на основании представленного письма от правообладателя товарного знака "TRIGGER Х" по свидетельству N 468468 компании "Рапала ВМК Ойю" N ИД-205/17 от 11.08.2017, а также отзыву третьего лица, установлено, что рыболовная продукция под товарным знаком "TRIGGER Х" никогда правообладателем не производилась; правообладатель подтвердил, что отсутствует нарушение его исключительных прав, Компания "Рапала ВМК Ойю" никогда не производила на территории Российской Федерации рыболовных удилищ или иных товаров однородных товарам, ввезенным ООО "Прайм Групп" по ДТ N 10317110/270717/0016658.

07.12.2017 правообладателем досрочно прекращено действие товарного знака по свидетельству N 468468 от 11.08.2017, ввиду его неиспользования на территории Российской Федерации более 2,5 года подряд.

Суд пришел к выводу, что факт однородности товаров таможенным органом при принятии решения N 35.1 -22/9104 об отказе в выпуске удилищ (рыболовных) под номерами NN 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 по ДТ N 10317110/270717/0016658 установлен не был.

Суд также указал, что согласно данным из открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности, товарный знак "TRIGGER Х" по свидетельству N 468468 не зарегистрирован в отношении группы товаров "удилища" по 28 классу МКТУ.

Таким образом, судом сделан вывод, что правообладатель компания "Рапала ВМК Ойю" не имеет исключительных прав, а товарный знак "TRIGGER Х" не является объектом правовой охраны в отношении группы товаров "удилища".

Суд апелляционной инстанции полагает необоснованными приведенные выводы суда первой инстанции.

В соответствии с п.3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 однородность товаров признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при проверке на тождество и сходство обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

С учетом правовой позиции, изложенной в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В ходе проведения исследования ввезенного обществом товара экспертом ЭИО N 1 (г. Новороссийск) ЭКС - филиала ЦЭКТУ г. Ростов-на-Дону установлено, что словесные изображения, размещенные на транспортной и индивидуальной упаковке (таре) товара, навесном ярлыке, прикрепленном к товарам NN 27-35, задекларированным в таможенной декларации, сходны до степени смешения с товарным знаком "TRIGGER X". При этом экспертом сделан вывод о том, что данные товары однородны товарам 28-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак.

Судом апелляционной инстанции не принимаются доводы общества о том, что на момент принятия решения об отказе в выпуске товара экспертное заключение не было изготовлено.

Принимая решение об отказе в выпуске товара, таможенный орган обоснованно исходил из заключения правообладателя.

На Новороссийский юго-восточный таможенный пост Новороссийской таможни 14.08.2017 в ответ на запрос, направленный в рамках приостановления выпуска товаров от представителя правообладателя товарного знака поступило письмо от 11.08.2017 N ИД-205/17, согласно которому компания "Рапала ВМК Ойю" является правообладателем товарного знака "TRIGGER X" по свидетельству Российской Федерации N 468468.

Представителем правообладателя было указано, что правообладатель не разрешал обществу использовать товарный знак "TRIGGER X" в отношении рыболовных удилищ, что нарушает исключительное право правообладателя на данный товарный знак; декларируемые обществом удилища являются контрафактными, поскольку подобные удилища под вышеуказанным товарным знаком правообладателем в настоящий момент не производятся; общая сумма ущерба, который может быть причинен правообладателю вследствие незаконного использования товарного знака, составляет 2 756 754 рублей.

Таким образом, на момент принятия таможней оспариваемого решения, представитель правообладателя подтвердил, что действия общества по ввозу товара, на котором размещено обозначение "TRIGGER" нарушает исключительные права компании "Рапала ВМК Ойю".

Суд апелляционной инстанции полагает, что в данном случае ООО "Прайм Групп" и суд первой инстанции узко оценивают понятие однородности товаров, без учета восприятия потребителей соответствующей группы товаров.

Постановление суда апелляционной инстанции по делу N А32-48142/2017 было оспорено в Суд по интеллектуальным правам.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2019 постановление апелляционной инстанции оставлено без изменения в связи с истечением на момент рассмотрения дела судом по интеллектуальным правам срока давности привлечения ООО "Прайм Групп" к административной ответственности.

При этом, Суд по интеллектуальным правам указал на наличие в действиях ООО "Прайм Групп" состава административного правонарушения.

СИП установил следующие обстоятельства, не подлежащие доказыванию при рассмотрении настоящего дела в силу статьи 69 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.201 5 разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Суд по интеллектуальным правам указал, что суды неправомерно исходили из того, что в отношении спорного товара должна была подаваться отдельная заявка на регистрацию товарного знака; при этом судами не было учтено, что правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товара 28-го класса МКТУ "принадлежности рыболовные".

В силу положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ правовая охрана товарного знака распространяется не только в отношении товаров, непосредственно указанных в свидетельстве на товарный знак, но и однородных товаров.

В представленном таможенному органу заключении эксперта ЭИО N 1 (г. Новороссийск) ЭКС - филиала ЦЭКТУ г. Ростов-на-Дону сделан вывод об однородности ввезенных обществом удочек товарам 28-го класса МКТУ "принадлежности рыболовные".

При рассмотрении настоящего дела суд апелляционной инстанции также приходит к выводу, что судом первой инстанции и обществом не опровергнута установленная таможенным органом однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак - "принадлежности рыболовные" и товара, ввезенного обществом, - "удилища рыболовные".

Удилища рыболовные относятся к рыболовным принадлежностям, являясь приспособлением для рыбной ловли.

Указанные однородные товары реализуются в одной товарной группе, обычно представлены потребителю на одной либо соседних витринах.

При таких обстоятельствах, по мнению суда апелляционной инстанции, для восприятия потребителя является очевидной сходность до степени смешения товарного знака и обозначения, размещенного на ввезенном обществом товаре.

При этом, применительно к восприятию потребителя, отсутствие производства компанией-правообладателем рыболовных принадлежностей именно в виде удилищ, не имеет значения и не влияет на возникновение у потребителя суждения о том, что удилища на которых размещено обозначение "TRIGGER", также производятся компанией, осуществляющей изготовление иных рыболовных принадлежностей, маркированных знаком "TRIGGER X".

Суд апелляционной инстанции признает обоснованными выводы таможенного эксперта о том, что имеется фонетическое и смысловое тождество и графическое сходство словесного элемента "TRIGGER" сравниваемых обозначений, в том числе одинаковое зрительное впечатление, использование одинакового алфавита (латиница), одинакового графического написания и сходных по начертанию шрифтов (л.д. 164 том 1).

Суд апелляционной инстанции полагает, что приведенный в решении суда анализ смыслового значения английского слова "TRIGGER", применительно к наличию у общества права на его использование на товаре, является необоснованным и не учитывает наличия правовой охраны обозначения "TRIGGER", выполненного соответствующим образом.

Из материалов дела, фототаблицы, акта таможенного досмотра, экспертного заключения следует, что обозначение "TRIGGER" было размещено на удилищах таким образом, при котором оно выделялось и занимало центральное место в маркировке, по отношению к товарному знаку Raffer.

Суд апелляционной инстанции также полагает, что при проведении исследования эксперту не требовалась получения оригинальных товаров компании-правообладателя в целях подготовки выводов о наличии признаков схожести обозначений и контрафактности ввезенного обществом товара.

В данном случае наличие фотоматериала и сведений правообладателя о том, что соответствующие однородные товары им не выпускаются, являлось достаточным для получения выводов, изложенных в заключении эксперта.

Судом апелляционной инстанции также признаются несостоятельными доводы о том, что в дальнейшем, при рассмотрении дела N А32-48142/2017 правообладатель подтвердил отсутствие нарушения его исключительных прав на товарный знак, отсутствие факта наличия однородных товаров и каких-либо претензий с его стороны к обществу, и заинтересованности в реализации исключительных прав в отношении данного объекта интеллектуальной собственности в связи с досрочным прекращением правообладателем правовой охраны вышеназванного товарного знака.

Суд проверяет законность ненормативного акта таможни по состоянию на дату его принятия.

В материалы дела не представлено доказательств, опровергающих заинтересованность компании "Рапала ВМК Ойю" в правовой охране товарного знака "TRIGGER X" на дату ввоза товара (июль 2017 года).

Утрата соответствующего интереса (в правовой охране товарного знака) в последующем, в данном случае не влияет на законность решения таможни и не влечет удовлетворения требований ООО "Прайм Групп", рассматриваемого по правилам главы 24 АПК РФ.

На момент декларирования исключительному праву предоставлялась охрана и правообладатель подтверждал наличие соответствующих прав и однородность товаров.

При таких обстоятельствах, действия Новороссийской таможни по отказу в выпуске товаров N N 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 41 по ДТ N 10317110/270717/0016658 и решение N 35.1-22/9104 от 14.08.2017 соответствуют закону и не нарушают прав заявителя по делу, в связи с чем предусмотренные ст.ст. 198-201 АПК РФ основания для удовлетворения заявления ООО "Прайм Групп" отсутствуют.

Решение суда от 28.05.2019 об удовлетворении заявленных требований подлежит отмене.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы по делу относятся на ООО "Прайм Групп".

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28.05.2019 по делу N А32-35522/2017 отменить, в удовлетворении заявленных ООО "Прайм Групп" требованиях отказать.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, в течение двух месяцев с даты его вступления в законную силу (даты изготовления в полном объёме), через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

М.В. Соловьева

Судьи

М.В. Ильина С.С. Филимонова