Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2019 г. N 19АП-3849/18

город Воронеж

19 ноября 2019 г.

Дело N А08-15108/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 ноября 2019 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Щербатых Е.Ю.,

судей Поротикова А.И.,

Ушаковой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Карабковой О.В.,

при участии:

от открытого акционерного общества "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС": Дудченко Ю.С., представителя по доверенности от 29.12.2018;

от индивидуального предпринимателя Лихачевой Риты Федоровны: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Лихачевой Риты Федоровны на решение Арбитражного суда Белгородской области от 05.07.2019 по делу N А08-15108/2017 (судья Линченко И.В.),

по исковому заявлению открытого акционерного общества "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" (ИНН 5243001622, ОГРН 1025201335279) к индивидуальному предпринимателю Лихачевой Рите Федоровне (ИНН 312102855155, ОГРН 304312134600091) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" (далее- истец, ОАО "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Лихачевой Рите Федоровне (далее- ответчик, ИП Лихачева Р.Ф.) о взыскании компенсации в размере 180 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 289416.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 28.04.2018 исковые требования общества удовлетворены частично: с предпринимателя в пользу общества взыскана компенсация в размере 90 000 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2018 решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении требования общества в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2019 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 05.07.2019 исковые требования общества удовлетворены.

Не согласившись с данным решением суда, полагая его незаконным и необоснованным, ответчик обратился в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции 12.11.2019 ИП Лихачева Р.Ф., извещенная надлежащим образом, явку полномочного представителя не обеспечила.

Учитывая наличие в материалах дела доказательств надлежащего извещения указанного лица о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в его отсутствие в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, считает обжалуемое решение законным и обоснованным.

В соответствии с частью 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, заслушав объяснения представителя истца, судебная коллегия не находит оснований к отмене или изменению решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, ОАО "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" является правообладателем товарного знака в виде изобразительного обозначения в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), согласно свидетельству N 289416 от 23.05.2005, сроком действия до 22.07.2024.

Наименование и адрес правообладателя товарного знака согласно приложению к указанному свидетельству от 20.02.2007 изменено на ОАО "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" (прежнее наименование правообладателя - открытое акционерное общество "Арзамасский завод радиодеталей").

Право на использование на неисключительной основе на территории Российской Федерации товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству N 289416 в отношении всех товаров, включенных в 7, 9, 12 и 20 классы МКТУ, ОАО "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" предоставило ООО "Техносфера" на основании лицензионного договора от 01.10.2016.

Товарный знак по свидетельству N 289416 включают буквенное обозначение, выполненное стандартными заглавными буквами латинского алфавита "А" и "Р".

19.10.2016 в магазине "Вираж", расположенном по адресу: г. Строитель, ул. Октябрьская д. 6, осуществлена реализация товара - датчика положения дроссельной заслонки, что подтверждается товарным чеком, кассовым чеком, чеком оплаты банковской картой.

Процесс приобретения товара зафиксирован видеозаписью, произведенной представителем истца при помощи мобильного телефона, в материалы дела предоставлен диск формата DVD, содержащий видеозапись процесса реализации товара.

Данные о продавце (наименование общества, ИНН), содержащиеся в чеке, совпадают с данными ответчика, указанными в выписке из ЕГРИП, представленной в материалы дела истцом.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком товарного знака, истец обратился в суд с настоящими требованиями.

Правовой режим различных обозначений, используемых в гражданском обороте для отличия товаров, работ и услуг одних лиц от однородных товаров, работ и услуг других лиц закреплен нормами, содержащимися в главе 76 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Статья 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416.

Обращаясь с настоящим иском, истец указывает на то, что предпринимателем был реализован контрафактный товар с использованием указанного товарного знака на упаковке.

Факт реализации спорного товара не отрицался предпринимателем, однако, по мнению предпринимателя, этот товар был приобретен и реализован на законных основаниях, поскольку не имеет признаков контрафактности.

Как усматривается из материалов дела и подтверждено представителем истца, оригинальный товар, аналогичный реализованному предпринимателем, производится обществом (либо иными лицами по его заказу) и выпускается им в свободное обращение.

В свою очередь на товаре, приобретенном у предпринимателя и приобщенном к материалам настоящего дела судом первой инстанции как вещественное доказательство, в качестве производителя указано именно общество.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип исчерпания права).

Как указывает истец, ни третьи лица с его согласия, ни сам истец не вводили в гражданский оборот товар, реализованный ответчиком.

При таких обстоятельствах довод ответчика о том, что права истца на товарный знак не нарушены, так как на товаре товарный знак уже размещен при производстве товара и ответственность в данном случае может нести только производитель товара, правомерно отклонен судом области.

При этом следует учитывать разъяснения, содержащиеся в пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, согласно которым требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

При рассмотрении настоящего дела истцом представлены сравнительные характеристики, фотографии оригинального товара и товара, реализованного предпринимателем. Так, товар ответчика отличается дизайном исполнения лицевой части детали, имеет дефекты отливки корпуса (торчащий пластик по всем граням детали), тогда как оригинальный товар лишен такого дефекта; у оригинального датчика 3 следа (точки) от толкателя и только в определенных местах (обусловлено особенностью оборудования - формой отливки датчика; контакты штекера оригинального датчика изготовлены из стали (белый металл), а у товара ответчика - из меди (желтый металл); у оригинального датчика посадочное место, расположенное с тыльной стороны, изготовлено из полупрозрачного белого пластика (пластик выглядит сероватым из-за частичной прозрачности), а у товара ответчика - из непрозрачного пластика разных оттенков (белый, бежевый, молочный и т.д.) с посторонними вкраплениями.

Кроме того, у товара, приобретенного истцом у ответчика, имеются ошибки в указании единицы измерения напряжения, различия в упаковке товара, указание противоречивых данных на упаковке товара (несоответствие даты изготовления датчика и срока действия сертификата соответствия), отсутствует цифра "2" на тыльной стороне детали,

В судебном заседании суда апелляционной инстанции истцом был представлен оригинальный товар - датчик положения дроссельной заслонки для его сравнения с товаром, приобретенным у ответчика, и заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела.

Учитывая указание Суда по интеллектуальным правам при новом рассмотрении дела провести анализ оригинального товара и товара, реализованного ответчиком, установить наличие или отсутствие признаков контрафактности товара, ходатайство истца о приобщении к материалам дела представленного вещественного доказательства удовлетворено судебной коллегией.

В ходе сравнения оригинального товара и товара, приобретенного у ответчика, вышеуказанные отличия подтверждены.

Правом на уточнение правовой позиции по делу с учетом приобщенного к материалам дела вещественного доказательства ответчик не воспользовался вопреки предложению суда апелляционной инстанции от 15.10.2019.

Исследовав и оценив представленное в материалы дела, руководствуясь Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, суд области пришел к выводу о том, что на товаре, приобретенном истцом у ответчика, использованы характерные изобразительные особенности расположения букв "А" и "Р": пропорции и характерное положение их черт. Данное обстоятельство свидетельствует о сходстве до степени смешения спорного товара с товарным знаком, зарегистрированным под N 289416.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят это обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком осуществлялась продажа товара с изображением товарного знака, схожего до степени смешения с товарным знаком, права на которые принадлежат истцу.

Доказательств представления ответчику права на введение в гражданский оборот вышеуказанного товара, в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.), в нарушение требований статей 9 и 65 АПК РФ, ответчиком не представлено.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 указанной статьи.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом в обоснование размера взыскиваемой компенсации представлен лицензионный договор от 01.10.2016, заключенный с ООО "Техносфера", на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен иск в рамках настоящего спора, а также платежное поручение об оплате лицензиатом по данному договору 90 000 руб.

Согласно пункту 4.1 указанного договора лицензиат за получение исключительного права использования объекта интеллектуальной собственности обязуется выплатить фиксированное вознаграждение в размере 90 000 руб. независимо от срока и количества фактов использования объекта интеллектуальных прав, кроме того лицензиат уплачивает лицензиару 7% от полной фактурной стоимости продажи продукции и/или оказания услуг, содержащих объект интеллектуальной собственности.

Вменяемое ответчику правонарушение совершено в период действия указанного договора и сопоставимо с моментом предоставления права пользования товарного знака.

Исходя из избранного истцом способа определения размера компенсации (подпункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ), единственным (одновременно и минимальным и максимальным пределом) размером компенсации является двукратный размер стоимости права использования товарного знака, предусмотренный законом.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, определяет стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и с учетом ее определяет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение.

Доводы ответчика о несогласии с расчетом заявленного истцом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Между тем, ответчиком, оспаривающим сам факт нарушения права истца на товарный знак, такие доказательства не представлены.

Убедительных доводов, основанных на доказательственной базе и опровергающих выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит, в силу чего удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, которые в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ являются безусловными основаниями к отмене судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Учитывая результат рассмотрения апелляционной жалобы, в соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина в сумме 3000 руб. относится на заявителя апелляционной жалобы и возврату не подлежит.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Белгородской области от 05.07.2019 по делу N А08-15108/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Лихачевой Риты Федоровны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.Ю. Щербатых

Судьи

А.И. Поротиков И.В. Ушакова