Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2019 г. N 12АП-13708/19

г. Саратов

06 декабря 2019 г.

Дело N А57-8611/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 02 декабря 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 06 декабря 2019 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Жаткиной С. А.,

судей Антоновой О. И., Волковой Т. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Лукиной И.С.,

при участии в судебном заседании:

- от Федерального государственного унитарного предприятия "Торговый дом "Кремлевский" Управления делами Президента Российской Федерации представителя Прокошина Павла Викторовича по доверенности от 26.12.2018 г. N 191-Д,

- от индивидуального предпринимателя Петровой Алины Александровны представителя Сальникова Александра Павловича по доверенности от 05.08.2019 г.,

- от общества с ограниченной ответственностью "Хорошие продукты" генерального директора Зимина Романа Владимировича на основании приказа N 1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Хорошие продукты" и индивидуального предпринимателя Петровой Алины Александровны

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 04 октября 2019 года по делу N А57-8611/2019

по исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия "Торговый дом "Кремлевский" Управления делами Президента Российской Федерации, (ОГРН 1027739712637, ИНН 7703258101)

к обществу с ограниченной ответственностью "Хорошие продукты" (ОГРН 1116450002063, ИНН 6452952366), ИП Петровой А.А. (ОГРНИП 217645100015761 ИНН 645492510090)

о взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратилось Федерального государственного унитарного предприятия "Торговый дом "Кремлевский" Управления делами Президента Российской Федерации (далее - истец, предприятие) к обществу с ограниченной ответственностью "Хорошие продукты" (далее - ООО "Хорошие продукты"), индивидуальному предпринимателю Петровой Алине Александровне (далее - ИП Петрова А.А.) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 283007 "КРЕМЛЕВСКИЙ" (св-во N 283007) с ООО "Хорошие продукты" в размере 960 000 руб., с ИП Петровой А.А. в размере 960 000, возмещении судебных издержек.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 04 октября 2019 года по делу N А57-8611/2019 исковые требования удовлетворены частично.

С ООО "Хорошие продукты" в пользу истца взыскана денежная компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 960 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 200 руб.

С ИП Петровой А. А. В пользу истца взыскана денежная компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 300 000 рублей, расходы по госпошлине в размере 6 938 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчики обратились с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное.

В обоснование доводов жалобы ООО "Хорошие продукты" указывает, что наличие Декларация о соответствии Требованиям Техническиз Регламентов Таможенного Союза словосочетаний со словами "Кремлевская", "Кремлевский" без продажи, предложения к продаже само по себе не является использованием товарного знака истца. Кроме того, предоставленный ИП Петровой А.А. образец не является разновидностью колбасы "Кремлевская", упаковка и этикетка были самостоятельно изготовлены предпринимателем.

ИП Петрова А.А., указывает на завышенный размер компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак.

Генеральный директор ООО "Хорошие продукты" в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе ООО "Хорошие продукты".

Представитель ИП Петровой А.А. в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе ИП Петровой А.А.

Представитель Федерального государственного унитарного предприятия "Торговый дом "Кремлевский" Управления делами Президента Российской Федерации возражал против удовлетворения апелляционных жалоб по основаниям, изложенным в отзыве.

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в суд апелляционной инстанции обеспечили, о времени и месте судебного рассмотрения извещены надлежащим образом в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, отзывах на нее, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, предприятие является правообладателем словесного товарного знака "КРЕМЛЕВСКИЙ" по свидетельству Российской Федерации N 283007. Товарный знак зарегистрирован 28.02.2005 с датой приоритета 18.12.2002, в отношении части товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг.

Истцу стало известно о том, что ответчиками без его согласия используется спорное обозначение "Кремлевская".

Факт реализации данного товара подтверждается материалами контрольной закупки в ООО "Пятый урожай", товарным чеком и фотоизображением приобретенного товара.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, в целях ведения экономической деятельности ИП Петрова А.А. в ноябре 2018 года получила от ООО "Хорошие продукты" образцы для дегустации, что не оспаривается, а подтверждено под протокол (аудиозапись) ответчиком ООО "Хорошие продукты".

Часть указанных образцов были направлены клиентам, в том числе ООО "Пятый урожай", где была произведена контрольная закупка истцом.

В связи с тем, что ООО "Хорошие продукты" не принимает продукцию на возврат оставшуюся часть в количестве 2,5 кг. была промаркирована "Колбаса из мяса "Кремлевская" и реализована в указанный розничный магазин.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на использование которого принадлежат истцу, предприятие обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров. Основным назначением товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" (далее - Постановление N 15), и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

Из указанного разъяснения следует, что в предмет доказывания в рамках настоящего спора входят обстоятельства, подтверждающие наличие у истца исключительного права на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, и факт незаконного использования ответчиком обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком, с товарным знакам истца является вопросом факта и может быть решен судом без назначения экспертизы.

Колбасные изделия в составе товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг входят в перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован словесный товарный знак N 283007 "КРЕМЛЕВСКИЙ".

ООО "Хорошие продукты" производит и реализует колбасные изделия, что сторонами не оспаривается.

Товары "колбасные изделия" и колбаса сырокопченая сухая "КРЕМЛЕВСКАЯ Премиум" относятся к одному классу МКТУ (29-му классу) и являются идентичными товарами, соотносящимися как род/вид.

Обозначение "КРЕМЛЕВСКИЙ", "Кремлевская", и товарный знак "КРЕМЛЕВСКИЙ" по свидетельству N 283007 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, имеют полное фонетическое и семантическое совпадение по признакам внешней формы, звукового и смыслового значения.

Доказательств наличия разрешения правообладателя на использование товарного знака ответчики не представили.

ООО "Хорошие продукты" утверждает, что им не производилась и не реализовывалась колбаса с обозначением "Кремлевская".

Вместе с тем, ООО "Хорошие продукты" в материалы дела представлена декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ24.В.00580 (дата регистрации - 24.11.2017 по 23.11.2020 включительно), ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ24.В.00551 (архивный), истцом также были представлены соответствующие сведения, распечатанные с официального сайта. Согласно представленным доказательствам в указанных декларациях отображены сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция, в частности ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011.

В декларациях ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ24.В.00580 (дата регистрации - 24.11.2017 по 23.11.2020 включительно), ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ24.В.00551 (архивный), содержится информация о том, что Ответчиком, наряду с иной продукцией, были задекларированы:

- подвид: сырокопченые, категория А, колбаса "Кремлевская Особая";

- подвид: сырокопченые, категория А, колбаса салями "Кремлевская";

- подвид: сырокопченые, категория Б, колбаса сервелат "Кремлевский";

- подвид: сырокопченые, категория В, колбаса "Кремлевская";

- подвид: сырокопченые, категория А, колбаса сервелат "Кремлевский".

Доводы ООО "Хорошие продукты" о том, что в орган сертификации продукция была предоставлена не вся продукция, заявленная им в перечне, а позиция с наименованием колбаса "Кремлевская Особая" не попала в этот перечень правомерно отклонены судом первой инстанции со ссылкой на положения Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 021/2011.

Как в ТР ТС 034/2013 (п. 13 5), так и в ТР ТС 021/2011 (пп. 3.1 п.3 ст.23) предусмотрено, что схема декларирования включает в себя этап проведения испытаний образцов пищевой продукции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товарного знака в гражданский оборот.

Таким образом, наличие декларации соответствия подтверждает предоставление ООО "Хорошие продукты" для ее получения образца контрафактной продукции с обозначением "КРЕМЛЕВСКАЯ", что в свою очередь свидетельствует о неправомерном использовании товарного знака Истца, поскольку такие действия осуществляются для серийного производства продукции и введения ее в гражданский оборот в будущем. Обратного Ответчиком не доказано.

Кроме того, ответчик ООО "Хорошие продукты" представил образцы цветных наклеек, используемые при производстве колбасной продукции. Наклейка для колбасы "Краковская" была приобщена к материалам дела. По цветовому решению, изображенным графическим объектам наклейка, приобщенная к материалам дела на колбасу "Краковскую" визуально похожа на наклейку, которая находилась на образце колбасной продукции, представленной Истцом.

ИП Петровой А.А. факт использования товарного знака признан.

Установив вышеперечисленные обстоятельства, с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06 о достаточности для признания сходства товарных знаков уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчиками использовалось в их экономической деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, для маркировки товаров, однородных товарам для которых зарегистрирован товарный знак, правообладателем которого является истец.

В силу с пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей за каждый случай нарушения исключительного права.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 9 четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), применяя положения ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В обоснование требований истцом представлен в материалы дела Отчет N 02S0801-2711-18 от 02.10.2018 об оценке рыночной стоимости права пользования товарным знаком, защищенным свидетельством Роспатента N 283007. Согласно данному отчету, по состоянию на 01.09.2018 года итоговое значение рыночной стоимости права пользования товарным знаком N283007 "КРЕМЛЕВСКИЙ" составляет 960 788 (девятьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей в год, с учетом НДС. (то есть 80 000 руб. в месяц). Анализ аналогичных лицензионных договоров показывает, что обычный срок заключения лицензионного договора составляет 10 лет. Минимальный срок заключения лицензионного договора 1 год.

Поскольку ООО "Хорошие продукты" согласно представленным декларациям о соответствии использовало товарный знак в период с 20.11.2017 года по 18.11.2018 и с 24.11.2017 по 23.11.2020, то следует признать, что неправомерное использование товарного знака "КРЕМЛЕВСКИЙ", свидетельство о регистрации N 283007, правообладателем которого является ФГУП "Торговый дом "Кремлевский", осуществлялось ответчиком, в том числе и на дату определения рыночной стоимости права пользования товарным знаком.

При таких обстоятельствах, оценивая размер подлежащей взысканию компенсации по настоящему делу, суд первой инстанции, принимая во внимание, длительность периода использования товарного знака - более одного года, высокую степень известности товарного знака "КРЕМЛЕВСКИЙ" потребителю, степень вины ответчика, который мог и должен был знать о незаконности использования товарного знака, правообладателем которого является истец, однако не принял надлежащих мер к устранению нарушения, обоснованно признал разумными, правомерными и подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика ООО "Хорошие продукты" компенсации за допущенное нарушение в размере 960 000 рублей.

ИП Петровой А.А. заявлено ходатайство о снижении размера компенсации со ссылкой на чрезмерность заявленного размера и однократность нарушения.

Учитывая признанное нарушение ответчиком ИП Петровой А.А., оценив заявленное ходатайство о снижении размера компенсации, характер и объем нарушения, кратковременность использования товарного знака, отсутствие доказательств наличия ранее совершенных нарушений исключительного права со стороны ответчика (признака неоднократности), суд первой инстанции пришел к выводу о возможности снижения размера компенсации до 300 000 руб., полагая, что такой размер соразмерен последствиям нарушенного права истца.

Оснований для переоценки выводов суда по определению размера компенсации, подлежащей взысканию, судебная коллегия не усматривает.

Суд апелляционной инстанции считает, что разрешая спор, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал представленные доказательства, установил все имеющие значение для дела обстоятельства, сделал правильные выводы по существу требований заявителя, не допустил при этом неправильного применения норм материального и процессуального права.

Оценивая доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции считает, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на принятие законного и обоснованного судебного акта при рассмотрении заявленных требований по существу. В целом, доводы, изложенные в апелляционных жалобах, направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, поскольку, не опровергая их, они сводятся исключительно к несогласию с оценкой представленных в материалы дела доказательств, что в силу положений статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является основанием для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Апелляционные жалобы следует оставить без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 04 октября 2019 года по делу N А57-8611/2019 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

С. А. Жаткина

Судьи

О. И. Антонова Т. В. Волкова